本刊261期文章（網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！ ）曾經介紹過，Booking.com這個知名的訂房網站欲申請美國商標，卻被美國專利商標局駁回申請。而後一路打訴訟，一審、上訴審均支持其可以註冊商標。2020年6月30日最高法院做出判決，認為根據消費者的認知，Booking.com並不是一個通用詞，確認可以註冊商標。

圖片來源：Booking.com官方粉絲專頁

前情摘要

Booking.com這個網站欲申請美國商標，指定使用於第39類的線上安排旅程、線上訂票服務，以及第43大類的飯店訂房服務類。但美國專利商標局認為，booking是訂房訂票領域的通用詞，在後面增加一個.com，仍然是代表訂房訂票網站的通用詞，不得註冊商標。

後來Booking.com公司提出訴訟，一審判決認為，「Booking.com」這個詞比起單純的「booking」，不再是一個通用詞，而變成描述詞，可註冊商標。
到了第四巡迴上訴法院後，法院則認為，判斷「Booking.com」是不是通用詞，要看消費者對這個詞的認知。

最高法院審理與判決

這個案件又上訴到最高法院， 2020年5月4日進行言詞辯論，最高法院於6月30日做出正式判決[1]，以8比1票，認為 Booking.com可以註冊商標。判決由Ginsburg大法官主筆。

Ginsburg大法官最重要的結論認為，「通用詞+.com」這種類型，是否為某種商品或服務的通用名稱？必須消費者認為其屬於該領域之通用名稱，才會被認為是通用名稱。首先，一個複合詞是否為通用詞，取決於整體來看，是否傳達給消費者某種產品或服務類別的意思。本案事實上，消費者並沒有將「Booking.com」這個詞認知為某種產品服務類別的名稱。因此，「Booking.com」對消費者而言不是通用名稱，所以就不是通用詞。

專利商標局的當然規則與Goodyear Rubber Company案

專利商標局採取了一種「當然規則」（per se rule）：當一個通用詞，與通用的網域名稱，例如「.com」結合，所結合的詞組仍然是一個通用詞。專利商標局主張，他們是根據美國最高法院1888年的一個經典案例Goodyear Rubber Company案[2]，才推論出上述規則。

該案中的爭議商標為「Goodyear Rubber Company」。在當時，Goodyear Rubber代表的是發明家查爾斯·固特異（Charles Goodyear）所發明的一種橡膠製作方式，現在一般稱為「固特異橡膠」或「硫化橡膠」，而Company代表的就是公司類型。當時最高法院判決認為，既然Goodyear Rubber是某類產品的名稱而無法取得商標保護，加上company這個字，只代表他們成立了一家公司專門賣這類產品。若允許讓「Goodyear Rubber Company」獲得商標，將會打壓所有販售這類商品的其他人的權利，影響他們描述他們自己的產品。因而，專利商標局主張，「通用詞+.com」這種類型，就像「通用詞+Company」一樣，無法產生來源指示功能，而無法獲得商標保護。

但最高法院認為，這個前提是錯的，因為，對網域名稱來說，只會有一家公司取得一個特定的網域名稱，所以「通用詞+.com」這個傳達給消費者的訊息，就是與特定網址有關聯的組織。

甚至，專利商標局所提出的規則，完全不顧消費者的認知，這有違商標法（美國蘭漢姆法）的基本原則：一個特定詞是否為通用詞或非通用詞，取決於其對消費者的意義，亦即，消費者在事實上是否將該詞認知為產品類別的名稱？或者可以與其他產品類別相區別的詞？

避免獨占booking詞彙的政策考量？

美國專利商標局主張，在政策上，應避免「通用詞+.com」被獨占。專利商標局擔心，倘若允許註冊「Booking.com」，將會阻礙競爭。但是專利商標局並不是認為，其他想要提供線上訂房網站服務的公司，也需要將他們的服務稱為「Booking.com」。專利商標局擔心的是，如果本案允許註冊，將會排除或限制其他競爭對手使用「booking」這個詞，或者無法使用類似「ebooking.com」或「hotel-booking.com」這類的網域名稱。因此，專利商標局擔心的不是「Booking.com」這個商標被獨占，而是怕商標權人不當限制其他人使用類似的語言。

但最高法院認為，如果擔心這種事情，所有描述性商標都也會有類似的問題。如果要避免專利商標局擔心的反競爭效果，商標法上有幾個原則，都可避免「Booking.com」被註冊後，商標權人可以獨占「booking」這個詞。

一，競爭對手使用booking的方式，必須構成混淆誤認之虞，才會構成侵權。當一個詞的識別性越弱，混淆誤認之虞的可能性也越低。Booking.com 自己也承認「Booking.com」會是一個識別性弱的商標。Booking.com承認，因為該商標是描述性的，將來較難證明他人商標構成混淆誤認之虞。

二，就算Booking.com 受到商標保護，他人仍然可以基於「公平與善意」（fairly and in good faith），對自己的產品為描述性使用，而非作為商標使用，亦即典型的商標合理使用[3]。

上述這些商標法的原則，都可以避免專利商標局所擔心的反競爭效果，確保「Booking.com」獲得註冊後，並不會讓商標權人獨占「booking」這個詞。

用網址或其他法律保護？

最後，專利商標局主張，本案當事人根本不需要註冊商標，因為其已經取得了booking.com這個特殊的網域名稱，在競爭上已經具有優勢。消費者在輸入booking搜尋網頁時，最容易搜尋到的就是當事人的網站。之所以想要註冊商標，就是想要再取得更大的競爭優勢。

但最高法院認為，就算商標保護可以賦予其競爭優勢，並不必然就無法讓其註冊商標。其他描述性商標先天上也會與產品或服務有關聯，消費者輸入描述詞一樣也會較容易找到相關網站。但聯邦商標法一樣允許註冊描述性商標。

專利商標局認為，Booking.com可以透過商標法以外的法律尋求保護，例如可以使用不公平競爭法，避免其他事業模仿（passing off）Booking.com這個服務，只是商標法的保護更強。最高法院認為，有其他法律可以保護，並不足以成為拒絕Booking.com申請商標的理由。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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