為了吸引消費者目光，業者有時偏好以諧音字或流行詞彙申請註冊商標，譬如最近熱議的「順時中」便是一例。然而，這類創意極容易誤踩公序良俗界線或視為不具識別性，實不可不慎。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

繼上期專欄討論道德條款之後，本篇透過這幾年爭議不斷的「雙十一」商標問題，探討兩岸在處理流行詞彙之商標申請上有何不同，以及其背後理由。

根據中國國家知識產權局（CNIPA）商標局網站檢索資料顯示，阿里巴巴早自2011年起，即積極以包含「雙十一」的字樣指定使用於眾多類別[1]，至今為止（截至2020年6月7日）總計達135項之多，涵蓋「雙十一/雙11」、「雙十一/雙11狂歡節」、「雙十一/雙11網購狂歡節」、「雙十一/雙11購物狂歡節」、「雙十一/雙11全球狂歡節」、「雙十一/雙11狂歡夜」等商標。此外，阿里巴巴亦曾於2012年以「雙十二」及「雙12」字樣註冊商標，並指定使用於第35、38及41類[2]。簡單來說，不管是「雙十一」或「雙十二」，他人若在廣告、電信、教育等領域使用該等字樣，皆可能構成侵權。

面對阿里巴巴搶先將挾帶龐大商機的「雙十一」註冊為商標，京東也自2013年起提出多項包含「雙十一」字樣的商標申請案，指定使用於第35、38及41類。然而，阿里巴巴於2017年以「與類似服務之商標近似」為由（商標法第30條[3]）請求無效宣告，導致京東此系列商標多半遭裁定無效；京東不服，便狀告知識產權局，北京知識產權法院遂於2019年底做成五項行政判決，但就結果而言，京東幾乎是全盤敗訴。

在這一系列法院判決中，京東的涉訟商標以及阿里巴巴主張侵權的引證商標，分別如下表所示：

判決重點

(2018)京73行初7525號、7527號、7528號及7529號判決

1. 訴爭商標與引證商標構成近似

兩者商標指定使用的服務，係屬同一或類似服務群組而構成類似服務，雙方對此並不爭執。而在商標比對上，無論是哪一判決，法院皆認為屬於近似商標：

• 經圖形化藝術設計的訴爭商標「雙11·雙11」或「雙11·雙11上京東」，儘管其數字「11·11」與文字「雙·雙」為重合設計，但消費者仍可識別出「雙11·雙11」；此與引證商標「雙十一」、「雙11」或「雙11狂歡節」進行比對，訴爭商標明顯完整包含引證商標的文字部分或顯著識別部分，即「雙十一」與「雙11」，在文字構成、呼叫、含義等方面有較大重合，容易使消費者誤認兩者為同一來源或有關聯性。
• 純為文字的訴爭商標「京東雙十一」與引證商標「雙十一」或「雙11狂歡節」進行比對，前者明顯完整包含後者的文字或顯著識別部分，同樣容易使消費者誤認兩者為同一來源或有關聯性。

2. 「雙十一/雙11」並未構成通用名稱

雖然京東認為「雙十一」與「雙11」已經成為網路及實體商業促銷活動的通用名稱，但法院在「廣告」、「電視廣播」等服務上，判定該等商標並非通用名稱。縱使部分訴爭商標中之「京東」二字，在「替他人推銷」服務上具有較強的顯著性及知名度，但礙於引證商標註冊在先，為避免消費者產生誤認，因此仍不宜准予註冊。

(2018)京73行初7526號判決

1. 指定使用之服務有部分構成類似，但部分不類似

在此判決，兩者商標經比對後，雖是屬於近似商標，但法院在類似服務之認定上，結果有些不同：

• 法院認同知識產權局此部分判斷，訴爭商標指定使用之「出借書籍的圖書館；動物訓練；為藝術家提供模特服務」三項服務，與引證商標指定使用之服務[4]未構成類似服務。並且除下列四項服務以外，其餘指定使用之服務皆屬於類似服務。
• 法院認為，訴爭商標指定使用之「錄像帶發行；健身俱樂部（健身和體能訓練）；玩具出租；遊戲器具出租」四項服務，雖與引證商標指定使用之部分服務屬於同一服務群組，但在服務目的、內容、方式、對象等方面卻有相當差別，並未構成類似服務，因此撤銷被訴裁定，要求知識產權局就此部分重新裁定。

2. 「雙十一」及「雙11狂歡節」並未構成通用名稱

就此判決，法院判定在「培訓」等服務上，該等商標非屬於通用名稱。

值得注意的是，在訴訟過程中，阿里巴巴的第10136420號商標經撤銷而失效，根據最新檢索資料顯示，第10136470號商標正處於「撤銷/無效宣告申請審查中」，其他引證商標未來是否能維持有效，仍有待觀察。

台灣方面：智慧局觀點

「雙十一」不得註冊為商標

自2014年起，台灣智慧局陸續收到多項包含「雙十一」字樣的商標申請案，其中即有阿里巴巴的「雙十一」、「雙11」及「雙11購物節」，但皆未予核准。智慧局駁回理由大致如下[5]：

1. 「雙十一/雙11」為娛樂性節日之代稱

「雙十一/雙11」意指每年11月11日，係源於網路及校園文化，並流行於大陸的娛樂性節日，通稱為「光棍節」，在該日不僅有為單身男女舉辦的眾多交友聚會活動，各大商家也會推出各類促銷活動。因此，該詞彙給予相關消費者的印象，係指向特定娛樂性節日或特定日期，並不具商標識別性，故申請商標時若未聲明不專用[6]，即不得核准註冊。

2. 國內不少廠商於當日或之前舉辦購物活動

「雙十一/雙11」雖是最早由阿里巴巴旗下網購平台發起的促銷活動，但在申請商標當時，已有不少其他網路及實體廠商同時舉辦購物活動，該詞彙既是指向特定日期，也是競爭同業已經或極可能使用之用語，相關消費者亦僅認知為該時期舉辦的盛大購物活動，而未與特定商家產生聯想，因此，如賦予特定人對此詞彙之專屬及排他權利，將可能影響市場公平競爭。

「雙十二」能否註冊為商標？

儘管京東目前在大陸難以獲准「雙十一」或「雙十二」商標，卻已於2018年向台灣智慧局提出「京東雙十二」及「京東雙12」的商標申請案，並獲准註冊[7]。這是否意味著「雙十二」字樣即能註冊為商標？細查審查資料便可發現，此二項商標皆需聲明不專用，亦即不得就「雙十二（簡體字）/雙（簡體字）12」文字主張商標權；換言之，「雙十二」依舊未擺脫作為特定日期之說明，自然無法單獨以此字樣申請商標。

結語

對照大陸與台灣對於「雙十一」商標申請案的態度，可以發現，大陸僅從「是否構成通用名稱」討論註冊可能性，台灣則是從「是否不具識別性」的角度判斷，排除範圍較為廣泛：不僅包括指稱特定商品或服務之通用名稱，也涵蓋說明性文字、非說明性標語、常見祝賀語、流行用語、成語等標識；因此，即使「雙十一」並非通用名稱，也可能屬於單純說明日期或流行用語，而不具識別性，前述智慧局裁定基本上係以此為由駁回申請，認為不宜由特定人獨占該詞彙。智慧財產法院過去也曾以「雖非通用名稱但為商品之直接說明」為由，認定申請人不得將「型男（傘）」此一流行用語指定使用於傘類商品[8]。

至於能否以「順時中」申請商標，智慧局近期也做出回應[9]，認為流行用語在社會共識之下係表達特定概念，不僅應為社會共有，也不具備識別來源的功能；同理可證，「防疫五月天」以及「TAIWAN CAN HELP」亦屬於欠缺識別性的流行用語。不過，若是來自知名人物言談中的用語與詞彙，智慧局認為發想者有機會以此註冊商標，但仍需視申請時的實際情況而定，假使當時已成為流行用語，依舊無法獲准。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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