由於新冠病毒疫情影響，美國最高法院 於2020 年 5 月 4 日打破傳統，進行史上首次視訊聽審。這次具歷史意義的一步就獻給了美國專利商標局（USPTO）反對 Booking.com 註冊商標的上訴案的言詞辯論。也可以說是拜新冠病毒疫所賜，第一次讓民眾可以透過C-SPAN （National Cable Satellite Corporation）即時收聽辯論過程。針鋒相對之言辭盡收耳底，讓民眾對法院運作更有參與感。

Booking.com Headquarters Amsterdam，圖片來源：Wakuwaku99＠維基百科　

知名的訂房網站「Booking.com」在2011年向美國申請註冊商標，但美國專利商標局認為，Booking這個字只是一般訂房訂票的意思，而.com只是線上網站的意思，兩者合併的Booking.com只是一般線上訂房網站的通用名稱，而不得註冊。但因美國聯邦第四巡迴上訴法庭已經裁決 Booking.com 可以註冊為商標，因此USPTO向最高法院提起上訴。由於該案已於2020年5月4日在最高法院進行視訊言詞辯論，料近期即將會有正式判決結果。

美國最高法院九大法官，前排由左至右：
Associate Justice Stephen G. Breyer, Associate Justice Clarence Thomas, Chief Justice John G. Roberts, Jr., Associate Justice Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice Samuel A. Alito. Back
後排由左至右：Associate Justice Neil M. Gorsuch, Associate Justice Sonia Sotomayor, Associate Justice Elena Kagan, Associate Justice Brett M. Kavanaugh.
圖片來源：Credit: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States

通用詞彙不得註冊

各國商標法一般規定，通用名稱或詞彙不得註冊為商標，一方面是因為不具有識別性，二方面是怕若允許特定廠商註冊，將獨占該詞彙的使用。但若是描述性詞彙，亦即該商標內的詞彙乃是對商品或服務特徵的描述，先天識別性很弱，但只要經過長期使用而取得後天識別性（第二意義）時，仍得註冊為商標。

知名的訂房網站Booking.com在美國申請商標的爭議就在於，USPTO認為Booking是訂位的通用名稱，「.com」是線上網站通用名稱，二者合併則是「線上訂房網站」的通用名稱，不得註冊商標。

但申請人Booking.com則認為，「Booking.com」商標應該屬於描述性商標，乃描述這個線上訂房網站的網址，且根據消費者意見調查，具有後天識別性，應准予註冊。

Booking.com公司所申請的商標

本案中的商標申請人Booking.com公司，最早從2006年開始使用相關商標於商業網站上，提供消費者訂飯店房間、和機票、交通車之用。申請人於2011年到2012年間，開始陸續申請註冊下述四個商標圖案。這四種圖案，依申請時間先後順序分別為：

圖1：美國商標第85485097申請案（2011年12月1日申請）

圖2 ，第7911498申請案（2012年6月5日申請）

圖3：美國商標第 79122365 申請案（2012年11月7日申請）

圖4：美國商標第79122366申請案（2012年11月7日申請）

Booking.com公司一開始註冊的類別，包括第39大類（線上安排旅程、線上訂票服務）、第43大類（飯店訂房服務類）。

第一回合：美國專利商標局拒絕註冊

USPTO將這四個申請案都駁回。其主要理由認為，BOOKING.COM對於所指定之服務而言屬於通用性（generic）詞，不得讓人註冊[1]。

申請人不服，向商標審理暨救濟委員會（Trademark Trial and Appeal Board，簡稱TTAB）提出救濟，但TTAB審理後支持專利商標局原來的判斷。其指出，「booking」這個詞，通常只的就是「訂飯店和訂車票、機票等」或者「事先保留旅遊和住宿的動作」；而「.com」這個詞，指的就是商業網站。

因此，消費者看到「BOOKING.COM」這個組合，所認知的主要就是指一個線上訂房服務，而剛好這就是申請人所指定使用的服務類別。亦即，其只是訂房網站的通用詞。

此外，TTAB也同意，就算BOOKING.COM是對Booking.com服務的一種描述詞，但未能提出證據證明其取得第二意義，因而也無法註冊[2]。

一個通用詞加上「.com」這個通用詞，仍然是通用詞

過去美國法院曾經判決[3]，一個通用詞加上通用的商業組織型態（company、Corp.或Inc.）這類字，例如「Grain Company」或「The Grocery Store」，仍然是一個通用詞，不得註冊商標。

因而，在網址（URL）這個東西出現後，美國專利商標局的立場也是一樣，認為在一個詞前面加上頭（http://www），或在一個詞後面加上「常見的第一級網域名稱」（例如.com、org、edu），通常只是代表網址而已，而不具備來源指示功能。「.com」通常代表的就是商業公司，所以在一個通用詞後面加上「.com」，仍然只是通用詞而已，不得註冊[4]。

例如，美國各法院在過去的判決中，曾經：(1) 對MATTRESS.COM這個商標，認為代表的只是販售床墊的網站，仍為通用詞，不得註冊；(2) 對Hotels.com這個商標，認為是提供住宿訂房的網站的通用詞，不得註冊。(3) 對LAWYERS.COM這個商標，認為只是提供線上法律相關資訊與法律服務網站的通用詞，而不得註冊。(4) 對於 PATENTS.COM這個商標，認為只是關於專利申請資訊的資料庫網站的通用詞，而不得註冊[5]。

第二回合：一審法院認為「BOOKING.COM」為描述性，得註冊商標

本案申請人對商標審理暨救濟委員會的決定不服，向法院提起上訴。一審時，維吉尼亞東區地區法院判決推翻商標審理救濟委員會的見解。

一審法院認為，美國專利商標局上述的見解，是一種「當然不得註冊規則」（per se rule），亦即前述所說，「在一個通用詞後面，加上一個常見的一級網域名稱，仍然是一個通用詞，不得註冊」。但一審法院認為，這樣的標準線過度僵硬，是一個錯誤的規則[6]。

一審法院採取完全相反的見解，認為「在一個通用詞後面，加上一級網域名稱，原則上就會成為一個描述性商標」，其描述的是「這個通用的服務，可以透過該網域名稱在線上提供」。不過，描述性商標要得註冊，也必須取得後天識別性（第二意義）[7]。

套用在本案上，「booking」對於所指定的商品類別，只是一個通用詞，但是加上「.com」，整體的「BOOKING.COM」成為一個描述性商標，只要有第二意義，可申請註冊。其也有證據證明，74.8%的消費者認識系爭的BOOKING.COM商標指的是申請人的服務（訂房），而非一種通用服務[8]。

但是，作為一種描述詞，必須證明取得第二意義，一審法院認為申請人只有證明，消費者認識到「BOOKING.COM」是專業的訂房網站，但是並不會與認為其是第39類的旅行社[9]。故就指定使用於第45類的訂房服務，得註冊為商標；但就指定於第39類則不得註冊。   

第三回合：二審法院以「相關領域公眾對整個詞組的主要認知」作為判斷

本案上訴到第四巡迴法院。第四巡迴法院支持一審判決的判決結果。但是認為一審法院的標準又太過寬鬆。

首先，第四巡迴法院強調，在申請商標時，倘若專利商標局認為系爭商標屬於通用詞，應由專利商標局負舉證責任[10]。

其次，第四巡迴法院並不同意一審法院所提出的「在一個通用詞（例如booking）後面加上第一級網域名稱（例如.com），就會使整個商標成為描述性商標，具有來源指示功能」這個見解[11]。

第四巡迴法院認為，判斷商標是否為通用詞的標準，最重要的是，相關領域公眾（或消費者）對於該商標所認知的主要意義，是指該產品服務類別的性質，還是作為該商品或服務的來源。如果是前者，就是一種通用詞；如果是後者，就不是通用詞[12]。

第四巡迴法院，既然是否為通用詞的判斷，主要是看相關領域消費者對該商標整體的認知，因而，透過消費者意見調查，就可以看出相關領域消費者的認知是什麼。此時，第四法院稍微說明，如果這個詞在商標使用以前就已經是普遍使用的通用詞，即不必再經過消費者調查；但若這個詞是比較新的詞（法院認為booking.com屬於新的詞），就需要經過消費者意見調查[13]。

在本案中，根據一審法院接受的消費者意見調查，將近75%的消費者確實認知，booking.com這個詞是代表一家公司，也就是指示的是服務來源，而非代表「線上訂房網」的通用名稱。因此，其得註冊商標[14]。

第四回合：最高法院審理中：
是否會獨占booking.com這個詞而阻礙競爭？

之所以商標法對於通用名稱或通用詞不得註冊為商標，除了沒有識別性之外，是怕某個廠商獨占了這個詞之後，取得了不當的競爭優勢，使同一行業的其他後進廠商無法再使用這個詞。第四巡迴法院基於下述二個理由，認為該詞彙被獨佔的危險已經降低。

1. 一審法院認為，申請人只有在訂房服務上具有後天識別性（第二意義），故booking.com的商標範圍只存在訂房服務業（第43類），而沒有禁止其他訂票網站使用這個詞[15]。
2. 將來商標權人要告其他使用類似字眼的廠商侵權，仍必須證明具有混淆誤認之虞。但由於.com這個詞屬於通用詞，指的是網站，所以就算其他廠商使用了類似字眼，未必會與原告商標的來源指示產生混淆誤認[16]。

本案後來繼續上訴到美國最高法院。最高法院於2020年5月4日進行言詞辯論，辯論過程中，幾個大法官都集中關注在，若同意本案註冊商標，是否會造成該詞的獨占。我們稍等幾個月，應該就可以知道最後的判決結果了。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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