261期
2020 年 05 月 27 日
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商標申請案指定商品服務應考量自身商標使用計畫
北美智權 商標服務團隊

實務上有許多申請人在商標新案申請時,習慣在同一類別中指定與自己本業並不相干的商品或服務,比如將同一類別中官方可核收名稱的小群組標題通通都指定下來,心想著如此一來自己就可以在同一類別中取得包山包海的保護範圍。然而,可別忘了法律賦與的權利往往伴隨著義務,商標權也無法倖免。目前各國商標法制皆規定取得商標註冊的商標人,需在取得註冊後一定年限內使用其商標,且不得繼續停止使用超過一定年限。甚至在少數國家(例如美國、菲律賓),商標權人會被官方要求在申請時、領證前或領證後官期屆至時,提出得以證明商標權人確實有使用商標於所指定商品或服務的商標使用證據。而無法完成此等法定義務的商標權人,將可能面臨被官方依職權或第三人申請廢止(撤銷)其商標註冊。以下將以台灣商標法制及實務進行說明:

相關法令

台灣商標法第63條第1項第2款規定「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。」。

目前台灣實務上,智慧財產局就上述法條規定的商標未使用廢止,可以視商標權人實際上是否有合法使用該商標於所指定的全部或部分商品或服務,來認定為全部或部分廢止其商標註冊。因此,台灣商標的商標權人若有使用商標在部分指定商品或服務上,雖不至於整件商標註冊被官方廢止,但提不出三年內使用證據的商品或服務項目,就難免被部分廢止了!

相關判決

智慧財產法院 102 年行商訴字第 124 號行政判決:

台朔汽車股份有限公司(原告)因商標廢止註冊事件,不服經濟部(被告)中華民國102 年8 月30日經訴字第10206105860 號訴願決定,提起行政訴訟。
本判決結論重點:

(1) 本件依原告所提證據資料,足堪認定原告於大陸地區北汽福田汽車股份有限公司(參加人)於101 年1 月10日申請廢止前3 年內,確有將系爭商標使用於其指定使用之汽車、貨車、吉甫車、旅行車、車體、輪圈、汽車方向盤、傳動軸、車輛馬達、擋風玻璃、車輛引擎、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、觸媒轉換器、車輛懸吊裝置、車輛防鎖死剎車裝置等商品。故系爭商標就此部分,無法適用於商標法第63條第1 項第2 款之規定。因此,本件判決撤銷在此部分商品之訴願決定及原廢止處分撤銷。

(2) 至於系爭商標使用於其指定使用之自行車、輪船、飛機等商品部分,依本件原告所提證據資料,無法證明原告於參加人申請廢止前3 年內確有將系爭商標使用於其指定使用之該商品部分,系爭商標就「自行車、輪船、飛機」商品部分,違反商標法第63條第1項第2 款之規定。被告就系爭商標有關自行車、輪船、飛機等商品部分,所為廢止成立之處分,核無違誤;訴願決定就該部分予以維持。原告訴請撤銷系爭商標關於自行車、輪船、飛機商品等部分之訴願決定及原處分,則予以駁回。

解決方法

為了避免台灣商標註冊遭到官方全部或部分廢止,商標權人至少應注意以下二大重點:

1. 新案申請時不要指定用未來約三年半內,不會將商標投入使用的商品或服務項目
台灣商標法第63條第1項第2款規定,也可解釋為要求商標權人至少應於商標註冊後滿三年內開始使用商標於所指定的商品或服務上;再加上目前台灣商標審查最快約半年左右可以取得商標註冊證。因此,商標新案申請時應考量商標權人自身的商標使用計畫,不要將新案申請當下起至少三年半內不可能付諸實行的商品或服務名稱加入指定保護範圍。

2. 取得商標註冊後,應依自身商標使用計畫,在滿三年內開始使用商標於所有指定商品、服務項目。此外,若商標權人確定有部分商品、服務項目不會再經營,為了避免將來疲於應付第三人提出商標廢止申請,甚至之後衍生的訴願、行政訴訟程序。建議商標權人可以在審慎規劃後,主動向官方提出限縮部分商品或服務項目。以避免將商標部分未使用的弱點曝露給潛在競爭對手,成為對手在整體商標佈局上的談判籌碼。

 

 

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