在全球貿易商業活動中，同一個商標在不同國家的商標權人可能不是同一人。最常見的情況是，外國公司擁有外國商標權，本國代理商則擁有臺灣商標權。若外國公司在外國製造銷售的合法商品，由第三人在外國購買後，進口到臺灣銷售，臺灣商標權人是否可以對之主張商標侵權？第三人是否可以主張，該商品在外國屬於合法銷售取得，商標權已經權利耗盡？

最高法院108年度台上字第397號判決事實

最近臺灣最高法院在「最高法院108年度台上字第397號判決」[1]，採取了一個有爭議的見解，認為系爭商品屬於在外國合法銷售的產品，進口到臺灣仍然屬於「真品」，不會侵害臺灣的商標權。

圖一、系爭的PHILIP B商標的化妝品

圖片來源：PHILIP B官網

該案涉及的事實是，美國商標權人PHILIP B公司，在臺灣的代理商為O公司。O公司也用相同的圖案，在臺灣取得商標，為臺灣的商標權人。下面為系爭的二個商標。

本案的原告是I公司，分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入臺灣，並於公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳，販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品。因而，O公司通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎奇摩拍賣、GOOGLE網站，表示I公司侵害被上訴人系爭商標權。I公司主動提起訴訟，欲確認自己的進口銷售行為，符合商標法第36條第2項的權利耗盡抗辯。

商標法第36條權利耗盡中「商標權人同意流通」之爭議

臺灣商標法第36條第2項的權利耗盡規定為：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」

套用在本案，有問題的地方是，臺灣的商標權人是O公司，而系爭的化妝品，是美國商標權人在美國製造銷售，並非「臺灣商標權人同意於國內外市場上交易流通」。從法條文字表面來看，臺灣商標權人沒有同意流通。

但最高法院這次採取的見解，並不是從條文表面出來，而是採取立法目的解釋：「...商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」

最高法院所提出的「本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」，或者「只要彼此具有授權關係或法律上關係」，就不用再將商標分成美國商標或臺灣商標。只要物品經其中一個商標權人同意製造銷售，就權利耗盡，另一個商標權人不可再主張權利。

這樣的見解表面上似乎也有道理，但仍覺奇怪。以下筆者以美國法作為比較對象，思考問題所在。

美國關稅法對於商標權利耗盡之規定

美國聯邦商標法本身，並沒有直接規定商標的權利耗盡問題。聯邦商標的權利耗盡問題，規定於美國的關稅法1526條。

美國國會在1930年之所以制訂這一個條文，主要是想修正1921年的Bourjois & Co. v. Katzel案[2]判決。該案的基本故事是，一個法國製造商製造一款商標為「Java」的粉底，將產品銷售給美國的公司Bourjois & Co.，並也將在美國的商標權利都賣給該公司。因此，該公司在美國註冊了「java」這個商標，並開始廣告行銷。因為經營成本提高，產品價格也開始提高。不久後，有另一家公司Katzel決定直接跟法國製造商進口該產品，在美國銷售，與Bourjois & Co.公司直接競爭。Bourjois & Co.公司控告Katzel公司侵權，而法院認為，由於被告賣的產品是合法購買於法國，也是真品，故原告的商標權不能禁止被告的進口銷售。

這樣的判決結果，對於花錢向法國公司購買商標的美國公司是不利的。仔細思考，法國公司雖然有從銷售產品中獲得利益，但美國Bourjois & Co.公司卻沒有獲得利益，卻花大錢白買了美國的商標權。因此，美國國會才會修法糾正這樣的判決結果。

美國關稅法第1526條(a)(1)規定，禁止進口「至美國任何外國製造之商品（merchandise of foreign manufacture），如果該商品....上有使用美國公民、或美國境內公司、組織或機構的商標，並且由美國之居民註冊於美國專利商標局...，除非該物品進口時有得到該商標所有人之書面同意。[3]」

這個條文規定，所有國外進口產品只要侵害美國商標權人的權利，原則上都禁止進口，除非得到美國商標權人的同意。這樣又好像太過嚴格。因為在有些情況下，也許所謂外國製造之產品，跟美國商標權人之間，也會有某種關連。

三種平行輸入情境

在美國最高法院1988年的K Mart Corp. v. Cartier, Inc.一案[4]中，提到了三種平行輸入的情境。

第一種情況（case 1），所謂的典型的平行輸入受害者，就是國內廠商向外國廠商購買商標權利，在美國註冊，並銷售向外國廠商製造進口的產品。如果外國廠商已經將美國的商標權賣給美國廠商，卻又可以自己製造銷售，獲透過第三人製造銷售，進入美國市場，則最早的美國廠商成了冤大頭，因此被稱為典型的平行輸入受害者[5]。

第二種情況（case 2），大致上是美國商標權人與外國商標權人，兩者間具有某種彼此控制或從屬關係。又可以分為三種情況。Case 2a是外國廠商希望控制美國的銷售管道，自己到美國成立子公司，並以美國子公司註冊美國商標。Case 2b是美國公司到外國設立負責製造的子公司，並由外國子公司註冊擁有外國商標。Case 2c則是，外國的製造部門並不是獨立的子公司，但外國商標權同樣在外國部門手上[6]。

第三種情況（case 3），則是美國廠商原來先在美國有商標權，決定授權給外國的無關連的獨立公司製造銷售。美國廠商有向外國公司收取授權金，並限制其銷售的區域範圍僅限於外國，不可進口到美國[7]。

實質上為同一公司時

美國財政部在1987年，想要針對第二種情況和第三種情況，制訂例外規定。其規定於聯邦法規命令19 CFR 133.21(c)：

「 (c)不適用限制的情形。該限制規定....不適用於下列的進口物品：
(1) 外國和美國的商標或商號，由同一個人或事業實體擁有；或
(2)外國和本國的商標或商號所有人，是母子公司，或有其他的共同股權或控制關係（common ownership or control）...
(3)外國製造物品，其上使用的註冊商標或商號，乃是基於美國所有人授權下所申請....[8]」

財政部的法規命令規定這三種例外下，並不禁止將商標產品平行輸入進美國。

前面的(c)(1)，是指外國和美國商標都是由同一人或同一公司擁有，所以不管是在哪裡製造銷售，都可以自由進口到美國，反正利益都歸於同一家公司。

最重要的是(c)(2)，美國財政部這樣的規定，是想要採取某種「實質上屬同一家公司」或「彼此是關係企業」的角度，認為雖然外國商標和本國商標屬於不同公司，但兩家公司實質上是同一家公司或彼此是關係企業。那麼不論從哪一家公司在哪一個國家製造銷售，都可以權利耗盡，進口到美國。

有問題則是(c)(3)，美國公司雖然授權給外國公司申請商標，可能已經有所獲利，也許也可以允許讓該產品回銷到美國。但1988年美國最高法院多數意見認為，財政部頒佈的法規命令，主要是要解釋關稅法1526條(a)(1)的條文中，何謂「外國製造之商品」，何謂「擁有」等字眼，因為有解釋上的模糊空間，因而可以制定法規命令。第19 CFR 133.21條(c)(1)和(c)(2)這兩種例外，並沒有逾越母法的意涵；但(c)(3)最後一種例外，則違反了母法的意涵[9]。

比較美國與臺灣判決

美國國會之所以在1930年制訂美國關稅法第1526條(a)(1)，就是想要處理典型的平行輸入受害者，就是外國商標權人和本國商標權人並不是同一家公司，只有代理關係。本國代理商付出大筆金額取得代理權、並在本國註冊商標，結果卻允許其他第三人從外國直接購買產品進口，那麼，花錢買商標權或在本國註冊的公司，成了冤大頭。

但美國財政部訂的法規命令意識到，如果本國商標權人和外國商標權人是不同公司，但兩家公司實質上是同一家公司，或彼此有控制從屬關係，則所謂的得到商標權人的同意，就算是外國商標權人的同意，也可以當成是本國商標權人的同意。

臺灣最高法院最高法院108年度台上字第397號判決的判決中提到，「只要彼此具有授權關係或法律上關係」，就算不是本國商標權人同意製造銷售，仍然可以構成權利耗盡。此時，臺灣的代理商作為商標權人，付出了大筆金額得到授權並在臺灣取得商標註冊，卻無法禁止其他人從美國購買產品進口，就是美國判決中所說的典型的平行輸入的受害者，成了超級冤大頭。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們