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本案的原告是美國的家具製造商Stone Creek，在鳳凰城、亞利桑納州有自己的零售店面，直接銷售家具給消費者[1]。1990年起，Stone Creek開始使用如下的商標圖案（圖一）。1992年，Stone Creek申請註冊該州的商標，20年後，2012年，Stone Creek註冊了聯邦商標[2]。

圖一、Stone Creek的商標。

圖片來源：Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 875 F.3d 426, 430 (2017).

在2003年時，Stone Creek與被告Omnia的代表會面。Omnia是一家義大利公司，專門製作皮革家具，其在加州有展售店。當時，Stone Creek同意購買Omnia的皮革家具，並掛上Stone Creek的商標。這樣的合作模式一直持續到2012年[3]。

Omnia公司在2008年起，開始與一家家具連鎖店大客戶Bon-Ton公司合作推出新家具。Bon-Ton同意由Omnia公司提供皮革家具，讓Bon-Ton在其家具店販售。但是，Bon-Ton不想使用Omnia的商標名稱，Bon-Ton希望使用「聽起來像是美國」的商標。當時Omnia公司提供了幾個選項，但Bon-Ton公司最後選擇使用「STONE CREEK」。之所以Omnia會提出「STONE CREEK」這個選項，是因為這方面的行銷資料和標誌，本來都已經有了，不用另外準備[4]。

因此，Omnia從Stone Creek的資料上直接複製了標誌，並且使用在許多相關產品上，包括皮革樣品、Bon-Ton商店展示的顏色版、保證書等，時間從2008年到2013[5]年。Bon-Ton的家具展示店，分佈在美國中西部，包括伊利諾州、密西根州、俄亥俄州、賓州和威斯康辛州。這些家具展示店的產品，所賣給的對象，是住在離展示店不超過200英里內的消費者，除了上述這幾個州的消費者外，還包括印第安那州、愛荷華州的消費者[6]。

本案中，被告使用的商標，與原告註冊的商標，會讓消費者構成混淆誤認，沒有太多爭議。但被告提出一個抗辯，姑且可稱之為「商標遠方善意使用原則」（Tea Rose–Rectanus doctrine）。其屬於美國普通法上的一個原則，其名稱的來源，則是因為美國最高法院的兩個案件：一是1916年的Hanover Star Milling Co. v. Metcalf案[7]，又稱為Tea Rose案；二是1918年的United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.案[8]。

該原則的核心大致是，普通法上的商標權的範圍，只有在該商標知名且被肯認的地域範圍內。而在後的使用者，如果出於善意，且是在離在先使用者的地域範圍很遠的地區，也能取得有限地域的使用權利[9]。

不過，要主張遠方善意使用原則，必須有二個要件：一必須是善意（good faith），二是在遙遠的地域使用（use in a geographically remote area）。而在本案中，最關鍵的是，Omnia是否算是善意[10]。

關於善意的判斷，美國各巡迴法院的見解目前並不一致。有一派見解認為，只要所謂的使用者，已經知道「在先使用者」（senior user）的存在，即不構成所謂的善意（例如第七、第八巡迴法院）。另一派見解認為，是否知情雖然也會影響是否為善意的判斷，但真正的關鍵在於，使用者是否有意圖，從在先使用者的名譽或商譽中獲利（例如第五、第十法院採此見解）[11]。

第九巡迴法院在本案對此問題表示意見，採取前一派的看法，認為只要使用者知道在先使用者的使用，就無法構成善意[12]。之所以採取前一見解，第九巡迴法院認為應回到最高法院Tea Rose案和Rectanus案的原本案情，後使用者都是真的不知道先使用者的商標，所以被認為屬於善意[13]。

雖然該二判決中，也有提到後使用者是否是「有敵意的設計」（design inimical）或「險惡目的」（sinister purpose），但第九巡迴法院認為，是否知情才是關鍵[14]。此外，之所以要有善意遙遠使用原則，是因為在後使用者，是在不知情的情況下使用相同商標，且投入時間、資源建立在該地域內該商標的相關事業，因而值得保護[15]。

但是在本案中，Omnia公司已經明確知道Stone Creek公司已經先使用這個商標，而非碰巧選到同一個商標圖案、獨立的建立自己的品牌。Omnia使用該商標的行為，就是想直接利用先使用者的商標，且可能會阻礙先使用者將商標打入新市場。因此，第九巡迴法院認為本案的Omnia公司是出於惡意而非善意[16]。

前述的說明，講的是普通法下的遠方善意使用原則。而美國制訂聯邦商標法後，可以註冊聯邦商標，但註冊的聯邦商標，仍然保留了善意先使用原則。

根據美國商標法第1115條(b)(5)，在聯邦商標註冊申請前，他人已使用者，仍可以在原有地域範圍內繼續使用[17]。

但同樣的，商標法第1115條(b)(5)同樣將「遠方善意使用原則」中的「是否知情」這個標準納入成為關鍵判准。其規定，必須先使用者「並不知道註冊者的先使用」（without knowledge of the registrant’s prior use），才能主張善意先使用原則[18]。

Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 875 F.3d 426, 429 (2017).
Id. at 430.
Id. at 430.
Id. at 430.
Id. at 430.
Id. at 430.
Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 36 S.Ct. 357, 60 L.Ed. 713 (1916) (“Tea Rose”).
United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 39 S.Ct. 48, 63 L.Ed. 141 (1918).
Stone Creek, 875 F.3d at 436.
Id. at 436.
Id. at 437.
Id. at 437.
Id. at 437.
Id. at 438.
Id. at 438-39.
Id. at 439.
15 U.S. C. § 1115(a)(5)(“ (5)That the mark whose use by a party is charged as an infringement was adopted without knowledge of the registrant’s prior use and has been continuously used by such party or those in privity with him from a date prior to (A) the date of constructive use of the mark established pursuant to section 1057(c) of this title, (B) the registration of the mark under this chapter if the application for registration is filed before the effective date of the Trademark Law Revision Act of 1988, or (C) publication of the registered mark under subsection (c) of section 1062 of this title: Provided, however, That this defense or defect shall apply only for the area in which such continuous prior use is proved; or...”).
Stone Creek, 875 F.3d at 439.