252期
2020 年 01 月 08 日
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【非洲商標專題】
案例篇2:
善用公認證與複代網路,突破安哥拉與衣索比亞申請關卡
北美智權 商標服務團隊

在商業活動上,非洲往往不是台灣廠商海外佈局的第一選項,卻也因此忽略了這片大陸的成長潛力。事實上,豐富的原物料和充沛的人口消費力,已經使得非洲脫胎換骨。但另一方面,非洲有超過50個國家,不但經濟發展狀況互異,智財權制度也相當繁雜;我們都知道任何市場開拓,都必須從智慧財產權佈局開始,那麼,台灣廠商若想要參與非洲的成長機會,該注意哪些潛在風險?又該如何進行商標佈局?

在介紹OAPI、ARIPO與馬德里體系的商標申請制度後,【非洲商標專題】將分享北美智權協助臺灣某企業集團客戶,完成非洲將近20國商標佈局的成功經驗。前期介紹完三大國際商標體系的運作實務之後,本期則將深入分析安哥拉/衣索比亞申請經驗和其公認證問題解決方案。

北美智權報【非洲商標專題】在251期(【非洲商標專題】案例篇1:如何使用國際商標體系,進行非洲商標佈局)已介紹非洲多國佈局實例,並說明安哥拉和衣索比亞須單獨申請的原因,而本期將刊登這兩國的申請實務和如何克服公認證問題的經驗。無論是否有進軍這兩國的計畫,本篇可讓讀者瞭解部分新興國家商標申請可能會遇到的問題。

前期提到的某跨國企業雖然在非洲佈局近20國,但由於看好衣索比亞和安哥拉因「加速推動產業結構轉型」及「擴大基礎建設投資」政策所產生的強力動能,故特別重視這兩國。因此,客戶向北美智權表達不計時間及成本『只許成功,不許失敗』的強烈決心。

究竟安哥拉和衣索比亞有什麼樣的魅力,讓該跨國企業不惜一切得堅持到底?

衣索比亞的重要性

衣索比亞除了將成為非洲最大經濟體外,也可能取代亞洲數國成為下一個世界工廠。衣國人口數超過1.1億,為非洲人口數量第二大國,除了人口紅利優勢外,此國還得以免關稅進入美國和歐盟[1]。另外,衣國也為世界上電費最便宜的國家之一,且積極複製中國、韓國、新加坡的工業經營模式並設立超過13個免稅工業區。由於其政經情勢較非洲其他國家穩定,年經濟成長率已超越肯亞成為東非第一大經濟體。

安哥拉的重要性

安哥拉則因產業轉型計畫,而有強大的高科技產業、運輸設備、能源設備採購需求,因其亟欲擺脫受原物料價格波動影響和中國一帶一路政策所帶來的債務陷阱。安國為世界前15大和非洲第2大產油國,雖曾利用石油資源進行戰後重建,可是因政府貪腐問題造成重建工程緩慢,故重要性不如衣索比亞,但多數歐美亞國家仍看好它未來的發展。

台灣企業申請安哥拉和衣索比亞商標的困境

由於安哥拉和衣索比亞不屬於任何智權組織,故僅能單獨對這兩國提出申請。根據這兩國智財法,商標申請除了需提供公司登記資料外,委託書還需經公認證程序,而安哥拉還另要求經官方認證的譯者宣誓(表1)。

表1:安哥拉和衣索比亞商標申請規則須知

 

安哥拉

衣索比亞

送件語言

葡萄牙文

英文

申請文件

  1. 委託書(需公認證)-正本
  2. 公司登記及其葡文翻譯(需經政府核可的譯者宣誓)正本
  1. 委託書(需公認證)-正本
  2. 公司登記(需顯示營業項目)及其英譯正本

商品超項費

5項以上加收超項費

無超項費

備註

公司登記文件上顯示的營業項目需與主張保護的商品/服務範圍相符

整理:北美智權商標管理部,資料更新日:2020/01/02

北美智權突破困境 使命必達

在此案中,北美智權除了致力解決問題外,也嘗試提出替代方案。由於多數國家使館告知僅能認證外國企業在該國設有分公司/子公司的相關文件,故北美智權曾建議客戶評估是否能以座落於他國的子公司代為提出商標申請,惟該跨國企業基於集團營運策略,無法接受此替代方案。北美智權繼續尋找可受理這兩國文件的管道就成了唯一的目標。

由於台灣與此這兩國無邦交,亦未互設駐外館處,認證事項需繞經第三方國家始得進行。在洽詢了奈及利亞、南非、新加坡等合作夥伴後,得知透過駐南非台北連絡代表處、南非最高法院和南非外交部,以及駐南非的安哥拉和衣索比亞大使館進行流程將為可通行的管道,衣索比亞也因此得以送件成功。但安哥拉的案件在官方對於文件繁瑣的規定以及數次以不合理的理由駁回文件後,幸經台灣外交單位無數次的溝通後,終於不負所託地完成商標申請的任務。

中華民國國籍申請人申請安哥拉和衣索比亞商標流程概述如下:

有關國際間認證流程大致上遵循相同的基本原則,若非申請安哥拉/衣索比亞這兩國,亦可參考上述流程。但各國使館對於認證的申請資格或文件要求等細節仍有各自的規定。

安哥拉和衣索比亞的商標申請風險和建議

由於全球製造供應鏈正在重組,而非洲正成為歐美和中國設廠和銷售電機設備、能源基礎設施、工廠能源管理系統等的重鎮,故這兩國遲早成為台灣企業必須搶灘的重點市場。然而,這兩國商標註冊因涉及第三國文件公認證流程,故申請人需慎選合作夥伴以避免佈局計劃失敗。

此外,根據衣索比亞智財法,商標的保護範圍是針對整個類別,而非僅針對個別的商品。若申請人欲以區隔商品來克服同一類的在先近似商標,此舉並無法改變兩案商標商品類別一致之事實。這個規則與現今世界上多數國家實行的規範略有不同,故對衣索比亞商標申請有興趣者宜多加留意。

至於安哥拉,由於該國商標主管機關積案情形嚴重,當局為了統一清理積壓案件及加速審查過程,於2015年發佈了第一批通知,要求申請號第1至5000號的審查中商標(包含註冊、延展、移轉、變更審查中等各種商標申請案),需重新提交申請文件;在2018年發佈了第二批通知,要求申請號在第5001至第20757號的審查中商標,重新提交申請文件。如果在規定期限未依要求重新提交文件,申請案將自動失效。由上述政府發布的命令可見,安哥拉國內商標制度可能尚未發展成熟,即使提出了申請,申請人仍需密切的關注該國法規的動態。

雖然對於台灣申請人而言,這兩國智財環境或許不夠成熟,但在了解其風險和困難點後,就可依照自身的需求與條件,評估如何進行商標佈局。商標為「先申請先贏」的註冊主義制度,若有計畫深耕安哥拉衣索比亞市場的,為防止寶貴的商標品牌資產日後被競爭對手、商標蟑螂搶先註冊或進入市場後被其他公司控告侵權,申請商標須即早進行,否則之後因市場近似商標而遭核駁或被他公司提出異議的可能性,將大幅提高。

 

備註:

 

專業觀點:選擇合作事務所,新興市場智權知識不可缺!

不同於一般主流國別,由於新興市場國家商標申請需求較少,部分事務所可能缺乏資訊或無相關經驗。因此,除了瞭解該事務所的規模、歷史、收費模式、風評和信譽外,尚需瞭解其有無承辦新興市場國別經驗,國際合作網絡的規模,以及是否熟悉新興市場國別智權環境和相關智權聯盟法規。尋找專業的合作商標事務所,須具備以下特性:

  1. 事務所合作的國外代理機構具備涵蓋多國的商標申請經驗。
  2. 熟稔商標申請各國的公認證流程。
  3. 具備為客戶規劃最佳的申請策略能力。
  4. 嚴謹的品管機制確保客戶商標申請的時效及正確性。
  5. 運用自動化系統控管商標案件並能提供系統化的狀態報表。
  6. 事務所的收費透明,沒有隱藏費用。

雖然商標佈局初期相當耗費資金與時間成本,但後續隨著品牌的發酵和產品價值的提升,將有利於在新市場與來自全球的廠商一決雌雄,而其所帶來的經濟效益則是相當可觀的。此外,商標權也為進軍新興市場企業進可攻退可守的武器,不僅可避免各國或當地企業在未經授權的情況下模仿或抄襲商標,還可因對方的侵權而提出商標侵害訴訟。由於未註冊的商標不受法律保護,隨時都有被同業或異業控告商標侵權的可能,為避免廠商在新市場面臨業務拓展和解決侵權訴訟兩頭燒的窘境,商標註冊流程盡可能在進軍市場前完成,否則市場拓展專案可能面臨無法預期的變數。

 

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