各國商標法採取屬地主義，只能用該國的商標法在該國提告。歐盟共同體商標效力及於全歐盟，但控告侵權仍須於商標侵權人所在地或侵權行為發生地法院提告。2019年AMS Neve and Others案，被告在西班牙架設網站和註冊臉書，透過網路銷售仿冒品給英國消費者，是否構成在英國商標侵權而可在英國提告？

圖片來源：Pixabay

AMS Neve告Heritage Audio事實

該案中，原告AMS Neve是英國的音響設備公司，BW Trustees是AMS Neve 公司的基金受託人，Mr Crabtree則是AMS Neve公司的負責人[1]。被告則是在西班牙的Heritage Audio公司，也是音響銷售公司。Mr Rodríguez Arribas是該公司的負責人，住所在西班牙[2]。

2015年10月15日，原告等公司（以AMS Neve為代表），在英國的智慧財產和企業法院（Intellectual Property and Enterprise Court）控告被告Heritage Audio公司和負責人，侵害原告的一件歐盟商標和二件英國商標[3]。

其中，該歐盟商標的內容，是「1073」，指定使用於尼斯公司第9類的商品（包含聲音、影像或資料之記錄、傳送、複製或處理用裝置及儀器）[4]。

圖一、原告的產品與「1073」商標

資料來源：https://www.thomann.de/gb/ams_neve_1073_dpx_dual_preamp_eq.htm

在西班牙架設的網站與註冊的臉書

原告指控被告在其網站、臉書、Twitter上，推銷其近似原告AMS Neve「1073」商標的模仿產品。雖然被告的網站設於西班牙，臉書和Twitter帳號也是在西班牙註冊，但內容卻以英文推銷侵害其商標權的產品。原告指稱，在被告網站上的「哪裡購買」的選單中，可以看到各個國家的經銷者，包括英國的經銷者。且也有證據可以證明，該侵權產品確實有銷往歐盟各國，包括英國。故原告認為被告之行為，構成了對英國消費者「提供銷售」（offers for sale）該侵權產品的行為[5]。

圖二、被告Heritage Audio銷售的產品與使用「1073」字樣

資料來源：https://www.bhphotovideo.com/c/product/1012094-REG/heritage_audio_ha1073_1073_microphone_pre_amplifer_module.html

被告則主張，本案英國法院應無管轄權，也許有英國的消費者會從透過其他公司購買被告的產品，但被告自己並沒有在英國做廣告，也沒有在英國從事銷售行為。他們在英國並沒有指定經銷商。被告也主張原告所提到的網頁，在這個案子訴訟之前就已經被廢棄未使用[6]。

2016年10月18日，英國智慧財產權與企業法院判決認為，就本案涉及的二件英國商標來說，英國法院有管轄權；但就系爭的歐盟商標來說，根據歐盟2009年共同體商標規則第97條(1)的規定，只能在被告的住所地或公司設立地，或根據第97條(15)，在侵權行為發生地之法院，提起訴訟[7]。

英國智財與企業法院認為，所謂的侵權行為發生地，以本案來說，是被告投放廣告和提供銷售侵權產品的網站或社交平台所在地[8]。也就是說，有權管轄的法院應該是西班牙，而非英國。

原告對此不服，向英國英格蘭暨威爾斯上訴法院提起上訴[9]。英國上訴法院認為，所謂的侵權行為發生地，應該包括該廣告或提供銷售所針對的消費者和交易對象所在地（本案就是英國）[10]。但因為尚有爭議，故英國上訴法院將本議題移送歐洲法院尋求解答[11]。

歐盟共同體商標訴訟管轄

根據歐盟207/2009年共同體商標規則（Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark）第97條(1)規定：「1．除本條例和第94條所指的《管轄和執行公約》另有規定者外，第96條所指的訴訟和請求應向被告居住所在會員國提起，或者，被告在任何會員國均無住所的，應向被告設有企業的成員國法院起訴。[12]」

第97條(5)則規定：「5．第96條所指的訴訟和請求，除宣佈共同體商標未侵權訴訟外，還可以向侵權發生地、侵權威脅地或第9條第3款第2句所指的行為地會員國法院提起。[13]」
接著，共同體商標規則第98條則規定管轄的範圍。第98條規定：「
1.共同體商標法院基於第97條(1)至(4)項而有管轄權者，其管轄事務如下：
-於任何會員國境內發生之侵害或危害事件，
-於任何會員國境內發生之第9條第(3)項第2句之事件。
2.共同體商標法院基於第97條第(5)項而有管轄權者，其管轄事務限於該會員國境內法院所在地發生之侵害或危害事件。[14]」

也就是說，如果原告是根據第97條(1)在被告住所地會員國提告，則法院的可管轄的侵權範圍，不限於發生於歐盟任何國家的侵權。但如果原告是根據第97條(5)在侵權行為發生地提告，則法院可管轄的範圍，只限於該國發生的侵權行為[15]。

歐洲法院L’Oréal and Others v. eBay案

歐洲法院在2014年的Coty Germany案[16]曾經表示過，甲公司在比利時製造銷售仿冒品，賣給乙公司，乙公司在德國轉售，此時，德國法院並不擁有對甲公司商標侵權的管轄，因為甲公司的侵權發生地是在比利時而非德國。

在2011年歐洲法院的L’Oréal and Others v. eBay案[17]中，被告eBay曾經主張，構成仿冒的商品目前並不在歐盟境內，只是所架設的eBay網站鎖定的對象是歐盟會員國的消費者，這樣單純在網站上以電子方式展示商品提供銷售，並不會構成在歐盟境內的商標侵權。

當時L’Oréal and Others v. eBay案涉及的條文，主要在解釋現在的歐盟共同體商標規則第9條(2)(b)的提供銷售和(2)(d)的廣告行為。歐洲法院判決認為，不論網站架設在哪一個國家，或者目前仿冒品位於哪一國家，只要在網站上提供銷售或廣告鎖定的對象，是歐盟會員國內的消費者，就可以構成該會員國內的侵權[18]。

網站提供銷售或廣告鎖定的消費者所在地就是侵權地

前述eBay案中，仿冒品在歐盟境外，以網站對歐盟會員國消費者進行銷售，歐洲法院認為，若認定不算是歐盟境內的侵權行為，將影響商標保護的實質效力。同樣地，本案涉及的是，網站或社交平台帳號位於西班牙，卻鎖定英國消費者進行廣告或提供銷售，倘若這樣不算是英國境內的侵權行為，而必須在西班牙提告，也會影響商標保護的實質效力[19]。

歐洲法院認為，如果第97條(5)的侵權行為地侷限於架設網站或註冊社群網站帳號的地方，那麼販賣仿冒品的人，就會在自己所在地的國家架設網站或刊登廣告，如此一來，商標權人只能根據第97條(1)到侵權人住所地法院提告，而沒有機會利用第97條(5)到其他法院提告[20]。甚至，要查出來仿冒者在哪一個國家架設網站及刊登廣告，本身就會面臨困難[21]。

歐洲法院認為，在解釋共同體商標規則第97條(5)的侵權行為發生地，應該要做體系解釋，可參考同規則第9條(2)(b)的提供銷售和(2)(d)的廣告行為的認定。前述L’Oréal and Others v. eBay案是在解釋歐盟共同體商標規則第9條(2)(b)和(2)(d)，認為不論網站架設於何處，只要提供銷售和廣告鎖定的消費者位於歐盟境內，就構成該條的使用行為；則本案中涉及的第97條(5)的侵權地的概念，應該做一樣解釋，則也應該認為鎖定消費者所在地，也是侵權行為發生地[22]。

結語

本案涉及的是歐盟共同體商標，效力本來就及於全歐盟，只是因為侵權訴訟的管轄地引起爭議；但從本案中也可以看得出來，電子商務發展無國界的時代，智財權法律的屬地主義會被挑戰。若將本案的見解推廣，就算網站架設於外國，只要會向本國消費者推銷侵害商標的產品，且真的有本國消費者購買，法院也有可能會認為構成本國的商標侵害。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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