近幾年來，區塊鏈（blockchain）是一個很紅的網路技術，其相關的貨幣技術與各種應用，引起許多人關注，也有不少公司開始從事區塊鏈的相關加密貨幣交易或服務。有趣的是，blockchain這個英文字，可否被某家公司註冊為商標，並禁止其他公司不能使用blockchain這個英文字作為商標，否則構成侵權？2018年在美國起訴的Blockchain Luxembourg v. Paymium訴訟案，就是這樣的有趣案件，而這則案件在2019年8月法院做出初步判決。

2018年9月，原告Blockchain Luxembourg公司和美國Blockchain公司（以下合稱Blockchain公司），控告Paymium公司及其創辦人Pierre Noizat先生，主張Paymium公司使用blockchain.io為商標和網址，侵害了其BLOCKCHAIN的商標權，並有其他不實陳述等不公平競爭行為。

圖片來源：Pixabay

原告Blockchain公司及其商標BLOCKCHAIN

原告Blockchain Luxembourg公司是一家於盧森堡設立的公司，而美國Blockchain公司則是其在美國設的子公司。Blockchain公司是世界上最大的數位資產交易平台，使用自己的BLOCKCHAIN商標和服務商標，促成超過一億筆數位交易，交易總價值超過二千億美元，並對全球140個國家的2800萬客戶，提供可信賴、安全的數位支付工具以及其他信託金融服務。

Blockchain公司說明，其對於小寫的「blockchain」（區塊鏈）這個字，並沒有主張商標，小寫的「blockchain」（區塊鏈）這個字可用來形容什麼是加密虛擬貨幣（cryptocurrency），例如比特幣（bitcoin），且可用來形容產業可能從事的各種應用。

Blockchain公司主張其商標的範圍，是從2012年起至今，長期使用的大寫的BLOCKCHAIN商標，並將此商標用於販售各種自家的Blockchain產品和服務，包括可信賴的數位帳戶以及其他金融服務，且BLOCKCHAIN商標，在美國與世界消費者之間已經普遍著名。

從2013年起，原告Blockchain公司所使用的網站，網址為www.blockchain.com ，並以BLOCKCHAIN.COM作為商標，行銷其網站與服務。若在使用Google搜尋引擎以「blockchain」為關鍵字搜尋，所得到的第一筆搜尋結果，就是原告的www.blockchain.com網站。

美國的商標採取使用主義，所以Blockchain公司主張，其有五個使用的文字商標，包括：（1）BLOCKCHAIN （從2011年開始使用）；（2） BLOCKCHAIN.INFO （從2011年開始使用）；（3） BLOCKCHAIN.COM（從2013年開始使用）； （4） BLOCKCHAIN MERCHANT （從2012開始使用）；（5） BLOCKCHAIN PRINCIPAL STRATEGIES（從2018年開始使用），Blockchain公司將這些商標使用於其數位錢包服務、行動應用程式服務、網站服務、和套裝服務。

另外，於2017年1月開始，原告Blockchain公司開始使用BLOCKCHAIN的設計商標（請見下圖一），在美國的州際商務，對消費者從事行銷、廣告、散布、要約、提供其數位錢包服務（Digital Wallet Services）、網站服務、和行動App程式服務。

圖一、大寫BLOCKCHAIN及設計圖商標

資料來源

雖然有上述各種使用的大寫BLOCKCHAIN商標，原告Blockchain公司在美國主要註冊的商標，是2018年7月註冊的商標。其所註冊的商標，並沒有強調顏色必須是藍色。請見下表：

表一、 Blockchain公司在美國註冊的商標

資料來源: Blockchain Luxembourg S.A. v. Paymium, SAS, 1:18-cv-08612 （S.D.N.Y. Aug. 7, 2019），起訴書

被告Paymium公司及使用的BLOCKCHAIN.IO商標

被告Paymium是一家提供數位貨幣服務的法國公司，之前使用的是其他商標，包括PAYMIUM和BITCOIN CENTRAL，從事的是加密貨幣的交易服務。

但到2018年時，Paymium公司開始使用blockchain.io這個商標與網址，從事相關宣傳，吸引投資者參與其數位貨幣首次公開發行（ initial coin offering，簡稱ICO），推銷自己的數位貨幣服務平台的服務。

圖二、Paymium 公司的BLOCKCHAIN.IO設計商標

資料來源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612（SDNY, 2018），起訴書

原告認為，這會讓他人以為，其發行的數位貨幣首次公開發行，與Blockchain公司有關，且有相當多的消費者真的被混淆。故原告主張其行為構成商標侵害，以及誤導陳述。

表二、原告和被告的商標比較

資料來源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612（SDNY, 2018），起訴書

此外原告控告，Paymium公司對外公開宣稱，其數位貨幣首次公開發行已經在美國證券交易管理委員會「註冊」，但這卻是不實的，故構成欺騙消費者的不實陳述。

被告認為Blockchain是通用名稱

本案被告反擊，並申請「駁回起訴」（motion to dismiss），亦即認為原告的主張在法律上根本無法成立，而不需要進一步召開陪審團。

被告認為，blockchain是通用名稱，任何人都可以使用。且原告的商標，除了有註冊的BLOCKCHAIN及圖形之外，其他的使用只是一種描述性使用，亦即描述其所販賣的商品或服務與區塊鏈有關，並不具識別性。

被告主張，原告Blockchain公司在2017年11月申請前述的BLOCKCHAIN設計商標時，美國專利商標局於2018年3月初步認定blockchain這個字只是描述性的字眼，要求必須對這個字聲明不專用。十五天後，Blockchain公司同意對這個字聲明不專用。最後美國專利商標局同意該BLOCKCHAIN設計商標的註冊。被告Paymium公司認為，從這個過程中，原告自己都承認，Blockchain這個字只是描述性的字眼。    

但原告Blockchain認為，其商標在性質上並非描述性商標，就算blockchain這個字有區塊鏈的一般意義，但原告擁有的商標都是以大寫呈現，具有第二意義。除此之外，原告的BLOCKCHAIN商標，和被告的Blockchain.io商標，兩者構成實質近似。

紐約南區法院初步判決

由於被告申請「駁回起訴」，故紐約南區地區法院在2019年8月做出初步判決。法院認為，識別性屬於事實問題，有沒有第二意義和兩商標有沒有實質近似，也是事實問題，故關於商標的侵權主張部分，都有必要進一步召開陪審團。

不過，原告訴訟的另一個部分，是主張被告對於所發行的數位貨幣有向美國證管會申請登記，屬於不實陳述。法院認為被告確實有向證管會申請審查中，故不算是不實陳述，這部分則判決原告主張顯無理由。

因此，這個案件就只剩下商標侵權的部分，將繼續進行後續的陪審團審判。到底最後結果如何，會決定我們對於blockchain這個字的使用範圍，值得我們繼續關注。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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