雖然使用他人商標，但若構成描述性合理使用，可以作為商標侵權的抗辯。所謂的描述性合理使用，乃是將商標用語當成描述自己產品服務的名稱、形狀、品質、性質、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。美國2019年的SportFuel v. PepsiCo案，涉及的就是描述性合理使用的爭論。

2019年8月2日，美國第七巡迴法院判決SportFuel v. PepsiCo案，認為百事可樂旗下的Gatorade運動飲料，使用「運動燃料」（sports fuel），雖然使用了SportFuel公司的註冊商標，但屬於描述性合理使用。

SportFuel v. PepsiCo案事實

本案中的商標權人是SportFuel公司，是一家位於芝加哥的營養健康諮詢公司，旗下擁有二個「SportFuel」註冊商標。

被告百事可樂旗下的子公司「開特力」（Gatorade），是一家知名的運動飲料品牌。2013年開始在廣告行銷上，強調自己的產品是一種「運動燃料」（sports fuels）。

2016年，開特力（Gatorade）向美國專利商標局申請註冊了「Gatorade The Sports Fuel Company」這個商標，但專利商標局要求其聲明對「The Sports Fuel Company」（運動燃料公司）不在商標保護範圍，因為其只是對產品的描述。開特力同意對「The Sports Fuel Company」聲明不專用，並繼續在開特力（Gatorade）這個家族商標後面使用「The Sports Fuel Company」這個標語。

圖片來源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019).

因此，2016年8月，SportFuel 對Gatorade提起訴訟，主張其行為構成美國蘭哈姆法（Lanham Act）下的和商標侵權（15 U.S.C. § 1051)、不公平競爭，以及錯誤標示產品來源（false designation of origin） (15 U.S.C. § 1125(a))。Gatorade則抗辯，要求進行即決判決，認為SportFuel 沒有提出足夠證據，可證明Gatorade對該標語的使用讓消費者混淆誤認，並主張對該系爭商標的使用，屬於蘭哈姆法案下的合理使用。

描述性合理使用的三要件

開特力要證明其使用屬於合理使用，必須證明：(1)其對「Sports Fuel」的使用，並非作為商標使用；(2)其使用是作為商品的描述使用，以及(3)其對該標示的使用是合理的，且出於善意。本案地區法院（伊利諾州北區法院）判決認為，開特力滿足了上述三要件，故構成描述性合理使用。SportFuel公司不服，上訴到第七巡迴法院。第七巡迴法院亦支持聯邦地區法院的即決判決。

圖片來源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019)

第一要件：該商標使用並非作為商標使用

第七巡迴法院認為，在上述照片中開特力所使用到「Sports Fuel」，並非作為商品來源的標示。法官Michael Stephen Kanne指出：「該產品的獨特包裝和展示，凸顯了開特力的家族商標Gatorade，以及G Bolt這個商標。開特力很少直接將「Sports Fuel」使用在產品包裝上，而是將這個「The Sports Fuel Company」這個標語使用在廣告或展示架上，而且是作為家族商標Gatorade的子標題。就算少數時候有直接使用在產品包裝上，使用的也是「運動燃料飲料」（Sports Fuel Drink）這組字。」

圖片來源：www.gatorade.com

第二要件：作為描述性使用

就第二個要件，第七巡迴法院同意，開特力對系爭標語的使用，是一種描述性質（descriptive），而非一種暗示性質的（suggestive）。一般的商標，按照識別性程度，可以分成通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標、創作性商標。本案的爭議在於，到底「sports fuel」是一種描述性的，還是暗示性的？

要區分是描述性還是暗示性，美國法院主要仰賴二種區分方式。一種是看該字眼是否廣為該業界使用。第七巡迴法院認為，開特力提供了足夠的證據，認為健康營養產業確實廣泛將「sports fuel」來描述營養產品。而且，在開特力向美國專利商標局申請商標時，法院就要求其對「The Sports Fuel Company」聲明不專用，更證明了該字眼是一種描述性質的。

第二種方式是採取「想像力檢測」（imagination test），亦即消費者看到該字眼是否需要想像，才能理解其所描述的意涵。SportFuel公司主張，「Sports Fuel」是一種暗示性的，因為消費者需要稍微想像，才知道賣的是運動營養產品。但法院認為，開特力使用的是「Gatorade The Sports Fuel Company」這一組字，消費者很清楚賣的就是開特力的產品，並不需要想像。

問題是，如果「sports fuel」是一種描述性字眼、識別性低，當初SportFuel公司怎麼拿到商標的？法院指出，就算一個識別性低的商標，只要申請後超過五年沒有質疑，就成為「無法挑戰」（incontestable）的商標。但即便如此，其他人仍然可以對該字眼主張描述性合理使用。

第三要件：並不具有惡意

此外，SportFuel公司主張，開特力使用「sports fuel」這個標語是出於惡意。SportFuel 公司提出惡意的理由有三：(1)過去曾經在SportFuel 工作一段時間的營養師，後來也在開特力公司工作過一段時間，但現在已經離職；(2)開特力並沒有任何正當理由，說明為何採用這個標語；(3)開特力曾經考慮要將「sports fuel」這個標語申請取得專利。

但第七巡迴法院對上述說法逐一駁斥，認為都無法充分證明開特力對該標語的使用具有惡意。其認為，開特力對上述標語的使用是描述性的，是出於善意且構成合理使用。至於開特力使用「sports fuel」這個標語的目的，是想要更清楚的描述其事業和所銷售產品的特性。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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