李先生祖先早在清朝時代已開始經營蠟燭製造，產品諸如：蠟蕊、人造蠟、石蠟及白蠟都有。雖非大廠，但也足維持家中生活無虞。

李先生祖先在經營時，就已經發現沒有名氣的商品比較難有價格上的優勢。於是，李先生的爺爺在民國20年商標法開始施行後，便提出商標權的登記，登記註冊的圖樣文字是「旺來」二字。後隨著國民政府撤退來台，仍是經營相同的生意，且維持商標權使用。

陳先生與李先生經營相同的產業，也申請並取得圖樣文字為「五花牌」的商標。有一天，陳先生因其銷售的產品「光明燈」外型為鳳梨形狀，便在包裝上直接使用「旺來光明燈」為產品名稱，且和「五花牌」商標上下並列。

李先生發現陳先生的產品包裝中出現「旺來」二字，為捍衛自己的商標權，於是提出商標侵權訴訟，要求陳先生賠償其未經授權使用自己的商標的損害。經法院審理後，陳先生使用「旺來」二字並未侵犯李先生商標權。為何？

商標法第36條
下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

二、為發揮商品或服務功能所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。

從商標法第36條第1項第1款中可發現，李先生對於鳳梨造型的光明燈，以「旺來」二字來描述自己商品之形狀，對於商品形狀所為之說明文字，用以形容商品之形狀與鳳梨相似，並非利用他人商標指示商品來源之功能，純粹作為商品本身之說明而非商標使用。而且，李先生也有使用「五花牌」之自我商標與「旺來」光明燈上下並列，更清楚知曉李先生使用「旺來」二字，並非是利用他人商標指示商品來源之功能。僅是作為商品本身之說明，符合商業交易習慣之誠實信用方法。

商標申請人當在申請商標前，必須注意設計的商標圖樣文字，是否會成為其他商品的形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明描述所用，除前述「鳳梨」以外，例如「蓮花」也可能成為宗教商品的形狀敘述。因此，設計商標圖樣文字時，仍應注意商標法第36條的不受他人商標效力所拘束的狀況。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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