先舉一個簡單的例子來說：收到官方核駁通知後，假設在答辯撰稿時，需要將附圖中可由肉眼目測判讀之明顯的數值差異，化為文字敘述，補上原本並未出現於說明書以及權利要求書中的文字，此時應該如何答辯？
1. 中華人民共和國專利法第三十三條
申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。
2. 審查指南 II VIII- 5.2.1 修改的要求，（節錄）
…申請人對申請文件提出主動修改，或者按照審查意見通知書的要求進行的修改，都不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。原說明書和權利要求書記載的範圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容，和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。 …
3. 審查指南 II VIII- 5.2.2 .1 對權利要求書的修改（節錄）
… 允許對權利要求書的修改，包括下述各種情形。
（1）在獨立權利要求中增加技術特徵，對獨立權利要求作進一步的限定，以克服原獨立權利要求無新穎性或創造性、缺少解决技術問題的必要技術特徵、未清楚地限定發明或者未以說明書爲依據等缺陷。只要增加了技術特徵的獨立權利要求所述的技術方案未超出原說明書和權利要求書記載的範圍，這樣的修改就應當被允許。
（2）…對於含有數值範圍技術特徵的權利要求中數值範圍的修改，只有在修改後數值範圍的兩個端值在原說明書和／或權利要求書中已確實記載且修改後的數值範圍在原數值範圍之內的前提下，才是允許的。 …
4. 審查指南 II VIII- 5.2.3 .1 不允許的增加（節錄）
… （ 3 ）增加的內容是通過測量附圖得出尺寸參數技術特徵。 …
1. 修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍
根據中華人民共和國專利法第三十三條，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。所以，建議在寫新案撰稿之初，必須盡可能將所有可能的技術特徵寫入說明書中，當日後需要修正權利要求書時，始有修正依據，引述說明書中提及的相關內容。否則將會被以新增加發明內容，違背法規規定，而不准予修正。
2. 修改專利範圍是否屬於新事物 (new matter)
根據中華人民共和國專利法第三十三條以及審查指南 II VIII- 5.2.1，不論是申請人對申請文件主動提出修改的請求，或者按照審查意見通知書的要求進行的修改，都不得超出原說明書和權利要求書所記載的範圍。原說明書和權利要求書記載的範圍包含原說明書和權利要求書文字記載的內容，以及根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。另，審查指南 II VIII-5.2.2.1 中對於數值範圍相關的技術特徵修改的規定指出，修改後數值範圍的兩個端值落在原說明書或權利要求書中已確實記載且修改後的數值範圍在原數值範圍之內的前提下，才是允許的；加以審查指南 II VIII-5.2.3.1 中列出當增加的內容是通過測量附圖得出尺寸參數之技術特徵，屬於不允許的增加。
也就是說假設權利要求中所需要進一步說明的數值範圍相關數值，並沒有以文字寫明或於附圖中標示的形式，出現於原說明書以及原權利要求書當中時，審查委員即認定該增加的數值為新事物，屬於新的發明內容（ new matter ）。為避免此種情形發生，應於撰寫說明書時，盡可能將發明所有可能的變化予以寫入說明書中。
3. 進一步的限定
根據中華人民共和國專利審查指南 II VIII- 5.2.2 .1 ，假設審查意見通知中，審查委員以缺乏新穎性或創造性核駁獨立權利要求時，為了在獨立權利要求中補充說明，來『增加』技術特徵的敘述 ( 其實就是增加補充限定 ) ，使得獨立權利要求所保護的範圍受到補充說明的特徵進一步的限定，是可以被准許的。只要『增加』之技術特徵的獨立權利要求所敘述的技術方案未超出原說明書和權利要求書記載的範圍，這樣的修改則是被允許的。進一步的限定事實上是在限縮專利保護範圍 (Claim scope) ，所以答辯時可以此為立論角度與審查委員進行溝通。
法規中的相關規定都是大原則，實際審查決定端看申請個案的狀況，結果可能也會有所差異，提醒申請人以及撰寫稿件的工程師都要小心謹慎，應先對於發明欲保護的範圍予以釐清，適度的對於保護範圍於說明書中以彈性方式撰寫，使得日後答辯時，可以以此為依據，對官方做出回應並具有更大的回應空間，以保障申請人維護自身研發成果智慧財產權益。 |
