PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之九》
誰作為專利之第一申請人有沒有關係?

邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理

2013.05.02
         

作者簡介:
邱英武


現職:
北美智權專利法規研究組主管
 
經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

在兩岸均設有公司的專利申請人,若有意取得中國的專利資助,務必以中國的公司作為第一申請人;若有涉及兩岸優先權互相承認的狀況時,就必須更堅持兩岸申請案的第一申請人必須是中國的公司。


陳老闆在台灣以及中國都有公司,而且多數產品都有外銷至美國與歐洲,對於產品的智慧財產權非常重視。因此,專利權的佈局便以此四個國家地區為主。

陳老闆近日與朋友討論產品研發事宜,於是與朋友的公司研發團隊,共同開發新產品;期間發現一個可以申請專利的發明,打算聯名向台灣智慧局提出發明專利申請,之後又打算向中國、美國與EPC提出申請案。

但在這時候,陳老闆與朋友有個不同的堅持,就是誰應排在「第一申請人?」。

依法而言,只要是列名為專利權人,不論先後順序,都有權使用專利權。但為何雙方會有順序上的堅持呢?

第一個原因就是,兩岸從2010年9月12日起開始互相承認各自內地申請案的優先權,因此,台灣公司就可先在台灣提出專利申請後,再向中國SIPO提出專利申請,並主張台灣申請案為優先權基礎案。如此一來,中國申請案的審查基準日就是台灣申請案的申請日,不需再如以往必須先向美國或是日本等國家,先提出專利申請後,再向中國SIPO提出專利申請,並主張美國或是日本申請案為優先權基礎案。對於台灣的中小型企業而言,是成本上的利多。

但在申請過程中,卻發生兩岸專利局的公開紙本文件中並未說明的情形。就是台灣申請案的第一申請人若是台灣公司,而中國申請案的第一申請是中國公司時,這時候中國申請案的優先權主張,會被視為未合法主張。此種狀況對於優先權主張的一般認識,是非常不可思議。因為優先權主張並不會因為誰是第一申請人而有影響,但卻在兩案優先權互相承認時,發生的此種狀況。

因此,為能使中國申請案合法主張台灣申請案為優先權基礎案,則台灣申請案的第一申請人就必須是中國的內地申請人了。當然了,若申請人都是台灣公司,自然是不受影響。

那反過來,台灣申請案有如此限制嗎?當然是沒有。另外必須注意的一件事,那就是以中國為PCT申請案國際受理局的PCT申請案,不准主張台灣申請案為優先權基礎案。但台灣申請案准予主張PCT申請案為優先權基礎案,即使國際受理局是中國也是可以的!

第二個原因,是因為中國的專利資助政策的影響。中國於多年前開始對專利申請提供資助,凡是中國境內的企業,只要提出專利申請,不論是中國境內的申請案,抑或是國外申請案,甚至是PCT申請案,多多少少都有專利資助,但仍要看資助申請後的審批結果,才能確定是否果真有被資助。雖然中國各地區的專利資助的規範不同,但大都是要求第一申請人必須是中國的境內企業。而在中國境內有公司的是陳老闆,而不是他朋友的公司,所以陳老闆才會堅持,必須以自己的公司作為第一申請人。

縱上所述,在兩岸均具有公司的申請人,若有意取得中國的專利資助,務必以中國的公司作為第一申請人,若在有涉及兩岸優先權互相承認的狀況時,就必須更堅持兩岸申請案的第一申請人必須是中國的公司。

 

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