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《專利管理 - IHPA工作故事系列之七十三》
網路資料之舉發證據如何應對?
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理
2016.01.13

專利權舉發是專利制度中的一環,但也可以成為一種在市場中打擊對手的手段:就是利用舉發手段使對手專利無效,繼而影響其產品在市場的銷售。廠商收到智慧局的舉發通知後,面對舉發證據,又該如何應對?

A公司對於研發工作管理非常嚴謹,也非常鼓勵發明人提出專利申請,除可以提供公司的無形資產價值外,員工也可以有相當的獎勵,可說是雙贏政策。近日發明人B的一項發明相當受到公司重視,預計應是可以讓公司營收增加的利器。歷經申請與答辯過程後,終於收到核准通知書,並於繳納領證費與相關年費後,取得專利權。公司在尚未取得專利權之前,便已經依循該項發明的成果,對公司產品著手改進。現在已經取得專利權了,則是如火如荼的推出產品,公司也如預期般收到不錯的成效與營收。

可是好景不常,競爭對手C公司在見到A公司大肆掃遍市場的動作非常眼紅,經過專人指導,知道可以對專利權提出舉發,只要有證據可以證明專利權不具有新穎性、進步性或是實用性的話,就可將該專利權拿掉。在努力尋找下,C公司終於發現一個新的證據資料是審查委員並未列入引證考量之一,而且可以有效打擊該專利權的新穎性。C公司二話不說,立刻向台灣智慧財產局提出舉發,引證資料便是從網路上所找到的資料。台灣智慧財產局在收到舉發申請後,經過初步審查,並無形式上的缺漏,便將舉發事項通知A公司,A公司收到舉發後,應該如何處理?

為何會有舉發制度?申請人應該知道審查委員是人,不是機器,所以無法二十四小時的進行檢索與審查工作,人就會有缺漏,總有未見到的資料存在,尤其是茫茫的網路大海中。因此,建立舉發制度就是要彌補這項缺陷,只要在專利權取得後,任何第三人發現的審查委員未考量的先前技術資料,都可以向台灣智慧局以該先前技術為證據,提出舉發。舉發過程中,必須兼具舉發人以及專利權人的武器公平,所以,當舉發人提出舉發時,也必須給予專利權人發聲的機會。專利權人在收到舉發資料後,可以針對資料揭露的技術內容與申請專利範圍的技術與以比對,以了解自己的專利權技術是否真的已經揭露在該先前技術資料中。

對於前面所述的舉發資料 - 網路中的先前技術資料 - 專利權人在收到舉發資料後,可以採行的策略有下述方式,可以先針對網路資料的內容以及真實性提出質疑,向台灣智慧局遞出質疑與要求舉發人提出該份文件的回覆。此時,台灣智慧局必須再要求舉發人提出證明,確認資料的真實性,並要求舉發人提出整份文件資料。專利權人待收到該份資料後,再對專利權技術與該份資料揭露技術互相比對後,提出否定的答辯或是刪除已經揭露在先前技術資料的部分,讓專利權維持生存的狀態。這個過程會有二階段時間的緩衝,但如果是回覆質疑並提答辯時,台灣智慧局不會再發函請專利權人提出答辯,此時並無較長的緩衝時間可以供專利權人思考。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)

 


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