如果有廠商為了規避專利侵權的法律責任， 而使出拆分方法專利的技術要件的手段：自己僅完成九成方法，最後一成的完成動作，交給客戶自己完成。這樣可以嗎？不會造成侵權嗎？現在這種盤算，在美國聯邦巡迴上訴法院Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案 (2015/8/13) 全院庭審(en banc)的決定(Decision)中，已明確指出了新的判斷標準。

A公司是一家網路公司，著重資料傳輸快速與安全的技術，標榜是世界領先的技術。也因為是技術領先，所以有著多項專利權遍布各國，其中美國更是重點中的重點市場。

經過多年的發展，A公司終於掌握關鍵技術，也提出美國方法專利申請，順利取得專利權。B公司也是一家網路公司，雖說不是頂尖，但也是箇中翹楚。當B公司一發現A公司的專利申請案公開後，便著手拆解內容，發現自己的發展方向與對方相同，一時之間找不出迴避設計的方案，但又不想向對方尋求授權。於是B公司想到了一招，就是拆分方法專利的技術要件，自己僅完成九成方法，最後一成的完成動作，交給客戶自己完成。這樣可以嗎？不會造成侵權嗎？

首先，先來看看B公司的行為。專利權的侵權行為的成立，除了行為人的「故意與過失」外，還必須包括行為完全符合「構成要件」。撇開故意過失不談，構成要件的符合，就是侵權行為完全對應到專利權的技術特徵，這就是俗稱的「全面覆蓋原則」。現在B公司的行為有全面覆蓋A公司的專利技術特徵嗎？看來是沒有，所以B公司沒有「直接侵權」。那「間接侵權」呢？這就要去瞭解何謂「間接侵權」？還有他的成立要件為何？

間接侵權的意思是當主侵權行為人的行為，是因為間接侵權行為人的行為助益，而使得主侵權行為成立罪責後，方能論及間接侵權行為人罪責。雙方間有著依存關係，間接侵權行為依附在主侵權行為上。而且主、間接侵權行為人間，必須有犯罪意思的溝通與聯繫，就是說至少間接侵權行為人必須知曉自己的行為有構成侵權行為的助益意圖存在。如果雙方間沒有意思聯繫，僅是無意間的二個行為，促使整個侵權行為成立的話，主、間接侵權行為都不成立罪責，因為構成要件都有欠缺。所以說，B公司的行為有構成間接侵權嗎？也是沒有，因為一般消費者，並未構成專利侵權，沒有主侵權行為人存在。這下，A公司豈不是「啞巴吃黃連，有苦說不出」?那可以說B公司和客戶「共同侵權」嗎？

何謂「共同侵權」？成立要件又是如何？美國立法中並未對「共同侵權」予以立法，多是依據實際案例狀況去決定。美國聯邦巡迴上訴法院，於2007年的BMC Resources v. Paymentech, L.P案中，聲明一個成立共同侵權的要件之一，「就是二個以上的侵權行為人的行為，必須都可以歸責在單一行為人身上，方可適用直接侵權的規範」。就是其中一位侵權行為人，必須具有控制或指示其他行為人完成其他專利方法的行為，方可以認定其成立直接侵權責任。所以只要其他行為人與其不具有親密連結關係，都可以排除直接侵權行為的成立。這也就是B公司的心中盤算。

現在這種盤算，在美國聯邦巡迴上訴法院Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案 (2015/8/13) 全院庭審(en banc)的決定(Decision)[1]中，明確指出新的判斷標準，就是「一位行為人要對其他行為人，在侵權方法專利步驟行為承擔責任者，必須是：「對其他的行為具有指導或是控制的地位；以及該行為人是來自於共同侵權行為。」也就是說「當其他行為人參與了方法專利的步驟，且因為其他人的行為而從中獲得利益」的話，都會被認定為直接侵權。依此判決而觀，B公司的行為，再加上B公司發給客戶的書面指導行為的文件，可以認定B公司的行為，依據美國法律已經是直接侵權行為了！

備註:

1. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. v. LIMELIGHT NETWORKS

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013--）

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