前期文章EP申請案優先權主張可以用回溯讓與合約，替代原應存在的讓與契約嗎？中提到歐洲 (EP) 專利申請案的優先權主張，因申請人與優先權基礎案的申請人間，未於當時簽署正式的優先權轉讓合約書，在取得專利權後，第三人提出異議，認為該案件優先權主張無效，所以可以引用優先權日到申請日間的先前技術文件作為核駁引證文件，將專利權予以撤銷。專利權人因無當時簽署之讓與契約文件可以提出，於是以回溯日期方式，簽訂讓與契約書。但EPO當局不承認此項契約的效力，仍認為讓與契約書有效性的日期，必須在申請前或當日的日期，不可以以回溯日期方式替代證明。

這時候發現EPO的核駁文件中，有提到各國法律規範。因此，前期文章中的B公司尋求臺灣的知名大學法律系教授，具名解釋說，依據臺灣的民法規範，雙方契約的成立與生效，不以書面為必要，只要雙方合意一致，契約立即成立。因此，B取得優先權主張的權利是合法沒有疑問，僅是因為當初沒簽署正式書面契約書而已。

處理僅到這裡就可以嗎？恐怕還有疑慮！那就是涉及國際私法管轄地以及適用法律問題！

國際司法案件

為何說會涉及國際私法？因為該優先權基礎案是美國暫時案，雙方當事人，一個是臺灣公司A，一個是紙上公司B（例如設立在模里西斯、維京群島等避稅天堂的公司）。美國專利申請案，應適用美國相關法律；臺灣公司，應是用臺灣相關法律；紙上公司（若預設為模里西斯），應是適用模里西斯的法律。三國法律都是適用的法律，都要適用嗎？如果都要適用，那要確認B的優先權主張是有效時，就必須三國的法律都承認此項優先權主張效力是合法有效的。但這有可能嗎？這在實務上是不可能實現的理想國狀態，因為各國的法律規範都是不相同的。所以，這時候就出現「最適切地與最適切法律的適用」之原則。

最適切地判斷

以所述的狀況為例，B在台灣，優先權基礎案申請人是模里西斯，優先權基礎案是美國，申請案是EP，那個最適切？由於是優先權主張權利的移轉，就會去看雙方的要素。一為臺灣公司，一為模里西斯公司，在台灣談妥轉讓事宜（事實發生地），這時候EP審查單位的認定可能是臺灣為最適切地。因此，B公司提供臺灣法律以及教授簽署的宣誓書，應可證明雙方間的轉讓行為成立與生效。但這也僅是作者的判斷，在實際案件過程中，審查委員認定的標準不同，答案可能就是一百八十度的翻轉。

契約注意事項

總之，當契約雙方當事人的國籍不相同時，應再小心國際私法管轄地與適用法律的爭議發生。最好的方式，就是在契約中明確載明爭議發生時的管轄地以及適用法律，避免日後爭執發生。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013--）

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