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《專利管理 - IHPA工作故事系列之六十一》
專利權不見了!系列二
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理
2015.07.29
如果有創新技術而想從產品中獲得龐大利益,在進行專利保護時應先慎選事務所。而且在撰寫專利稿件過程中,應要求發明人與事務所充分溝通,讓事務所真正瞭解發明內容,再將發明完整的載入說明書與申請專利範圍中。在校稿期間,發現稿件有錯誤敘述時,也應嚴正要求事務所修正,方能避免發生憾事!

甲公司是一家食品烘焙機器製作公司,為能使機器更符合店家成本要求,開發出一個省電的機器,運用快速發熱裝置,使機器快速達到運作溫度,節省時間成本。

一推到市面上,眾多店家都向他購買,一時之間同業非常眼紅。其中乙公司於是仿製該產品,從中獲得不少利益。甲公司眼看自己的利益被搶走,於是一狀告上法院,告乙公司侵害專利權。一路雙方都不讓步,打到三審定讞,乙是贏家。為何?

專利範圍文字有所疏漏  專利價值盡失

甲公司是老闆白手起家創立,多年經營後,終於有自己的產品上市。在研發過程中,朋友告知,一定保護自己的發明,最好是提出專利申請,用專利權保護發明。甲公司於是找了一家專利事務所,花錢請對方撰寫專利申請相關文件。撰寫過程中,由於事務所圖方便,未清楚知曉發明內容,遂以自己的認知寫出專利說明書與申請專利範圍。甲公司認為專利撰寫是專業的工作,完全信任事務所的稿件內容,未自己清楚校對,便同意對方直接送件,還包括美國的專利申請案。美國專利申請案審查過程中,除做了一次答辯外,均順利通過,取得專利權。

照理說,既然取得專利權了,應是沒有問題,沒想到卻在美國訴訟時踢到鐵板。甲公司在訴訟過程中,發現專利申請中專利範圍文字有所疏漏。原發明內容是「機器設備先預熱到350至400度,之後將麵包半成品置入機器中,可以減少烘焙時間。」但是在申請專利範圍中,卻是寫成「將半成品麵包加熱至350至400度,可以減少烘焙時間。」前述文字,依該技術業具有一般知識的人都可知曉,澱粉質物品置入溫度350至400度時,該澱粉物品已經是燒焦成碳,不可能成為麵包。

乙公司於是抓住此專利法中「欠缺實用性」的弱點,一路讓甲公司處於挨打的地位。雖然甲公司在訴訟中提出申請專利範圍寫錯,應依據說明書來正確解釋專利範圍。可是專利法明確指出,專利權的範圍是依循申請專利範圍而來的,除非申請專利範圍有不清楚處,方會尋求說明書與圖式,作為解釋依據。甲公司的申請專利範圍非常清楚寫著「350至400度」,並無使澱粉質物品不會變成碳的模糊空間存在。

甲公司當初夢想可以從該產品中獲得龐大利益,現在夢碎。從這次經驗中,甲公司學到經驗,那就是應先慎選事務所。而在撰寫專利稿件過程中,應要求發明人與事務所充分溝通,讓事務所真正瞭解發明內容,再將發明完整的載入說明書與申請專利範圍中。在校稿期間,發現稿件有錯誤敘述時,應嚴正要求事務所修正,方能避免再次發生憾事!

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)

 


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