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《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十九》
專利權不見了!
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理
2015.07.01
企業在申請多國專利時,如果其他國家的申請人與第一國的專利申請人為不同一人時,必須要取得優先權的權利來源證明,並簽署正式的法律文件;否則在出現訴訟糾紛時,很容易會因申請過程中的便宜行事,讓已到手的專利權變成無效。

甲公司為手機通訊專利研發公司,很早就佈局於手機專利技術開發,開發期間為保護公司的資產,於是在發明內容經過評估後,具備專利性時,立即提出美國專利的申請。雖與通訊標準協會有多次的接觸,希望能將公司的發明列為通訊標準之一,但卻是始終未有所獲。多年後,甲公司的專利人員知悉專利蟑螂的發展體系後,便向公司高層提出一個想法,就是將專利權信託讓與給設立於免稅天堂的境外公司,由那家境外公司,拿著那些信託讓與的專利權,去打專利官司,反正有拿到錢,就賺到,沒拿到錢,也沒關係。即使,日後專利權被人家舉發而撤銷也無妨。因為所有帳面上可以看到文件資料,都跟甲公司無關。

於是甲公司積極以人頭成立境外公司,並將已經提出申請的專利權信託讓與給成立的境外公司。後來,為了減少國外事務所的信託讓與登記服務費的支出,在其他國家申請專利時,便直接以境外公司當作申請人提出專利申請,並主張甲公司申請案作為優先權基礎案。該國專利局的申請案取得專利申請日、號以及優先權主張,都未要求申請人應提出優先權轉讓證明契約書或其他證明文件,方能取得申請日號。只要申請人的文件符合要求,且於規定期限前提交優先權基礎案專利局核發的優先權證明文件,申請案的專利三性審查基準日,就是優先權案的申請日。

日後,該申請案如願的取得該國專利局的核准通知書,並在繳納領證費與相關費用後,正式取得專利權了!境外公司也興沖沖的拿著那件專利權,向同業的競爭公司提出專利侵權訴訟,索賠天價的金額。競爭公司當然不可能束手就縛的等著被拿錢,於是積極研究該項專利權,包括請求項的架構,還有專利申請過程中提交的各項文件。其中,發現專利權人主張的優先權基礎案有疑問。雖然專利權人合法提出優先權機基礎案專利局所核發的優先權證明文件,但是優先基礎案的申請人與該件專利權申請人不相同。於是向該專利權的管轄專利局,提出舉發案,認為該專利權人無權主張優先權,專利三性審查基準日應是本身申請案的申請日,而不是優先權日。既然專利三性審查基準日是申請案本身的申請日,那在優先權日與該案申請日間已經公布的先前技術,就可以作為核駁引證文件,駁斥該申請案的專利三性。

舉發過程中,境外公司一直聲明自己擁有該優先權,但卻未能提出紙本的證明文件,即使是公司內部關於該些專利權處理的會議記錄都無法提出。因此,專利權的主管機關逕行確認專利權人的優先權主張無效,申請案專利三性審查基準日回到自身的申請日。而再依據競爭公司提供的先前技術,該先前技術的公告日期,剛好落在優先權日與申請日之間。既然該專利申請案的專利三性申請日,已經回到自身的申請日,則該先前技術可以作為核駁引證文件。最終做出該專利權被撤銷的舉發決定。

從上中可以發現,公司申請專利權,雖然提出優先權基礎案的優先權證明文件不會有問題,但是對於取得優先權的權利來源證明,則也要以法律事務對待,不可以輕忽。也就是,優先權轉讓的雙方當事人,應簽署正式的法律文件,確認優先權已經合法移轉。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)

 


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