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守住你的「巴拿馬運河」:如何控管專利爆案風險?
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
2015.06.17
在前期文章中(要有效控管專利成本 先搞清楚年費代繳「潛規則」),我們曾經提醒過專利維護費用的全成本概念,但在專利管理中,除了龐大的專利權維護支出是經營層非常重視的議題之外,如果公司內的「巴拿馬運河」出了狀況,不只得花更多心力挽救,嚴重的話可能連研發、業務行銷都會受到影響。

Michael是一家科技公司的法務長,這天早上他的辦公桌上放了兩封信。第一封來自於日本特許廳,告知四年前獲證的一項發明專利因為寬限期截止前未繳納年費已經失效,如欲復權須繳交超額罰款並提出申請;另一封信來自美國的大客戶,希望跟他們進行專利交互授權談判。麻煩的是,美國客戶要求的專利清單中,第一項就是這個已經失效的日本專利……

上述的故事也許未曾在你的公司內出現,但專利失效的風險,卻是每個企業都可能碰到的問題。可惜的是,大部份企業對於專利管理不當究竟多可怕卻總是一知半解。如果企業規模大,一聽到專利年費沒繳可能會覺得「反正維護專利就是要交錢,多繳一筆罰款也沒什麼」;若是在規模小的公司,更可能連完整的專利資料庫或管理機制都付之闕如,更不用提風險控管。

未按時繳納規費 將產生四大風險

不管公司的規模大或小,對於專利管理都不能沒有正確的認知。專利本身雖然無法直接產生價值,卻是連結「技術能力」與「市場獲利」之間的橋樑,就像巴拿馬運河一樣,本質上只是一條讓貨輪得以航行的水路,但因為它連接了大西洋與太平洋,全世界的貿易活動都少不了它。可想而知,要是巴拿馬運河突然發生意外,全球的生產、銷售基地之間的聯繫勢必要花費更高額的運輸成本,國際經濟必受影響。

要是專利的控管流程出了差錯,會出現什麼後果?以台灣為例,若是專利權人沒有在期限前繳納規費,專利權人將面臨至少四種風險(參考圖1):

第一:在台灣,一進入寬限期,專利權人就必須加繳至少20%、至多兩倍年費的逾期罰款。逾期罰款會因未逾期時間增加,罰款也會隨之提升,對專利權人會是不小的負擔。

第二:在寬限以及空窗期中,將出現專利被侵權的風險。因為在寬限期屆滿時,智慧局就會對外公告該項專利權消滅(復權成功會再公告一次),若是在這段期間內其他人使用了這項專利,根據專利法第59條的相關規定,專利權人無法主張其權利(註1)。

第三:在空窗期當中如欲復權,除了繳納原年費規費三倍之罰款外,還需向智慧局提出申請。據了解,我國智慧局已經簡化相關行政措施,從提出申請到公告核准僅需約22個工作天,但其他國家就不見得有類似我國空窗期的規定,申請復權的程序也有所不同,是專利權人必須額外負擔的成本。

第四:如果無法成功復權,導致專利權徹底消滅,更將造成無法彌補的損失。

圖1:專利年費沒繳會怎樣?以台灣為例

資料來源:專利法逐條釋義,智慧局網站;蔣士棋整理

許多人對於專利都有種迷思,認為這只是法務部門的芝麻小事。的確,對公司來說,比起搞懂複雜的各國專利法規,技術創新與市場開發確實都重要得多;但我們卻也常常忘記,如果少了專利權,不但產品缺乏保護,研發效益也會受到一定的影響。換句話說,即使公司投注了大量資源在研發或市場行銷上,只要在專利控管上出現差錯,不只是沒有保護到專利權,連辛苦研發的專利技術都將免費無償讓第三者使用,落得全盤皆輸。所以,別再以為專利事不關己了,它是每個部門都得關心的大事。

[PVIGO觀點]預防永遠勝於治療

想要擺脫專利爆案,最根本的解決之道就是按時繳納規費,但世界各國的年費制度都不盡相同,實務上還是需要代理人協助處理。只不過,也別以為丟給代理人就能高枕無憂了,要徹底預防爆案,專利權人自己還是有不少事得做:

  • 公司應建立專利權管理制度:對於一項專利是否要繼續維護,公司應該要有完整的評估機制,包括市場狀況、技術能力、維護成本等等。換句話說,與其緊守住每一項專利,公司應該要定期檢討與盤點這些專利的價值,才符合公司的最大利益。
  • 慎選代理人:好的專利年費代理應該滿足兩個條件:按時提醒年費繳費期限,以及提供該項專利的基本資訊做為決策參考。以PVIGO為例,專利權人可以自行安排繳費提醒的排程,並於網站上查閱到該專利的繳費歷程、本次待繳年費的期限日及繳費期別、帳務資料等資訊,同時提供公告本供專利權人查閱,以協助專利權人進行專利權維護的決策參考。
  • 預留繳費作業時間:一般來說,只要是繳交他國的專利年費,都得透過國外代理人完成。專利權人最好在期限前一個月(約20個工作天)就完成繳費指示,讓國外代理人有充裕時間處理後續工作。

 

備註

  1. 專利法第五十九條第一項第七款:發明專利權之效力,不及於下列各款情事:……專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後,至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前,以善意實施或已完成必須之準備者

 

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作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學企管系
經歷: 天下雜誌記者
今周刊記者

 


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