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《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十二》
優先權基礎案竟然要增加發明人?
邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理
2014.06.17
一般人都認為發明人對於專利權不會有影響,合理狀況下的確是如此。但是,若發生非常軌的狀況時,那就是非常棘手的。

A公司於接近農曆年關前,研發工程師陳君與李君為趕工作,所以儘速將發明內容提交給專利管理師王君,請他協調事務所,向美國智慧局提交暫時案申請。王君也依要求儘速與事務所聯繫,終於在最後一天完成送件,取得申請日、號。之後陳君與李君延續之前的發明內容,在未擴大發明內容下,增加了部分實施例,使申請案內容更完整。

同年新曆年年底時,公司將該暫時案的發明,預計後續提交中國PCT申請案與台灣申請案,而此後二申請案的說明書內容係切分自美國暫時案,所以暫時案成為國際優先權基礎案。但在提出申請前,發現PCT申請案的發明人與暫時案相同,但是台灣申請案發明人卻未列在該暫時案中。此時王君應如何給予事務所建議的處理方向呢?

首先,多國間之前後申請案,欲使後申請案的專利三性審查基準日適用至前申請案申請日者,就必須在前申請案申請日後的12個月內,以國際優先權主張方式處理,若遲誤12個月期間,即無法適用該項規定。但這僅是其中一個必要條件,尚有一個必要條件,就是「後案發明人必須是前案發明人之一」。A公司的案件,就台灣申請案而言,雖於12個月內提出,但於發明人卻發生缺漏狀況,導致無法主張國際優先權。

這時候的處理方式約有下述幾種:
第一,就是使三案的發明人都相同,台灣的發明人也是暫時案的發明人,這樣就不會發生發明人疏失狀況。雖說如此,但若台灣案的發明人,其實對於暫時案的發明內容也有貢獻時,該些發明人可以跳出來說,他們也是真正有貢獻的發明人,都有姓名表示權。甚至於,若該些發明人是公司外部發明人,且未與公司簽署發明權利歸屬的證明文件時,該些發明人除了是發明人外,也都是專利申請人,也就可能是日後的專利權人。這時候,公司要處理這事情就會非常棘手。

第二,就是對於暫時案辦理新增發明人的手續,但這就很奇怪,申請案的發明人不是在提交申請案時,就已經確定了嗎?為何會在後案主張國際優先權時,才會對優先權基礎案提出發明人新增的請求?甚至說此時新增發明人是可以的嗎?

這就是公司內部專利管理程序的缺漏了!研發工程師在研發過程中,最妥切的程序,就是每日或是某段重要研究完成後,應即刻將發明過程中的人、事、時、地、物,均明確記載於紙本上,並經其他二位非參與該發明之人,加以確認劃押處理。如此方式,在日後確認提出專利申請案時,方不會漏掉應列為發明人之人。再則,若涉及外部發明人時,公司應謹慎與該發明人簽屬發明權利歸屬證明文件,以確保後續專利權的掌控。

美國專利局於2012年9月16日修法公佈後,對於發明人的更名、新增、刪除或是變動發明人順序的處理方式更加便利。新增發明人時,只要提交一份經過代理人簽屬的申請書,該份文件清楚記載請求事由以及每位發明人的法定姓名;另外,美國實用主義下的「使用者付費原則」必須遵循,就是繳納處理規費。這樣就可以了!

一般人都認為發明人對於專利權不會有影響,合理狀況下的確是如此。但是,若發生非常軌下的狀況時,那就是非常棘手。就如上文所述,公司外部發明人且未簽署任何發明權利誰屬證明文件時,就必須與發明人協商,予以追回回歸公司所有,這時候的來來回回談判就是非常耗時、耗力。另外,注意上文雖僅提到國際優先權主張,但若於正式案主張暫時案為優先權基礎案,也發生前後案發明人未有重疊狀況發生時,就必須對暫時案,辦理發明人新增之手續,以避免優先權無法主張窘境發生。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷: 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

 


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