PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之十八》
國外專利申請策略 企業應各取其適

邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理

2013.09.16
         

作者簡介:
邱英武


現職:
北美智權專利法規研究組主管
 
經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

企業專利權的申請,到底是先遞出PCT?EPC?美國暫時案?還是各國單獨申請案作為第一件申請案比較適當呢?這就是專利申請的策略了!


前幾期為各位讀者介紹了PCT制度的基本概念,就是表示PCT是最好的申請專利途徑嗎?絕對不是!台灣是一個海島,國際貿易是最大的經濟命脈之一。所以各項產品的內、外銷經濟活動非常頻繁。

產品就可能涉及專利權,專利權人擁有禁止任何人未經專利權人的許可,專有排除製造、販賣、為販賣之要約或使用…等行為的權利。因此,台灣完成的產品,若未取得專利權人的許可而出口進入專利權人所擁有的專利權國家時,該產品即會被扣押並追索侵權的賠償金。因此,為保護公司的經濟收入,對於新創產品,若有專利性需求時,就必須至該國申請專利加以保護。那是每個國家都單一提出專利申請案嗎?還是有一個特殊方式,可以單一提出申請案,就可取得國際性的專利權呢?為此,先對幾種特殊的專利制度予以說明,再談國際上申請策略的管理。

取得專利權途徑

首先必須聲明,目前並不存在國際性的專利權,專利權取得,必須性各國的專利局提出申請,僅是申請要求的必要條件多寡區別而已。

要透過國際間途徑取得專利權的方式有二種,一為巴黎公約的國際優先權主張方式;二為PCT方式,請見《專利管理 - IHPA工作故事系列之十三》PCT與巴黎公約及EPC間之關係

作為巴黎公約的優先權基礎案,必須是各國的合法取得申請日號的申請案。國際間有一種申請,若於限定期日前未再有後案提出申請,並主張該先案為優先權基礎案者,該先申請案會在期限到期後自動消滅,那就是美國的暫時案 (Provisional Application,澳洲與印度也有近似的申請案,但實際內容仍有不同,不可混用)。該類型的申請案可以是巴黎公約中所述的「正式取得申請日號」的申請案嗎?答案是可以的。

美國暫時案提交的要求非常簡單,除申請表與申請費一定要提交外,就只要符合35 USC 112要求的說明書以及35 USC 113的任何必要圖式就可以了。所以,申請專利範圍、先期技術(IDS)與發明人簽屬的宣示書(Oath or Declaration)都不需提交。因為他的便利性以及優先權基礎案的認可,即使是非英語系的國家申請人,也多會先取得暫時案的申請日號,日後透過巴黎公約的模式,在申請日後的12個月期限內,再向巴黎公約的成員國遞出申請案。此外,美國USPTO的法規也認可暫時案在申請日後的12個月期限內,可以成為正式案 (Non-provisional Application) 的優先權基礎案。

專利申請策略管理

公司專利權的申請,是要先走PCT?還是EPC?還是美國暫時案?還是單一國家申請案即可?這就是專利申請的策略了!

公司對於自己產品的市場需求方向應非常清楚,透過市場部門蒐集的各地區國家使用者需求訊息,即可知曉產品的銷售地點。這時候,就必須同時規劃專利申請的策略。公司產品僅是單一國家銷售時,無須提出PCT、EPC的申請,僅需於該國提出申請即可。那若是有多國時,則應先確認途徑是PCT或是巴黎公約模式。

PCT模式者,申請案的內容於取得申請日號時即已經確定,也就是說在日後的國際階段或是進入各國階段,所有的修正範圍,都不可超過取得PCT申請日時所揭露的範圍,也不可以增加新的發明內容。

而走巴黎公約模式者,則可以在後案中增加發明內容,只是主張先申請案為優先權基礎案的申請專利範圍,專利三性的審查基準日為優先權日;而新增加的發明內容申請專利範圍,專利三性審查基準日,則為後案的申請日。

確認途徑後,接下來要看文件撰寫的狀況,若希望儘速取得優先權優勢者,則可以循著美國暫時案方式,先提出暫時案,之後再詳細撰寫後遞出申請案。若公司產品擴及歐洲市場時,就必須再評估涉及的國家數量。誠如之前於《專利管理 - IHPA工作故事系列之十三》PCT與巴黎公約及EPC間之關係一文中所述,若涉及國家可能會擴及全歐洲,則可以採行EPC模式提出申請,但若僅是少數國家時,可能僅需要至各國提出申請即可。至於各國提出申請的費用金額,一定要與以EPC為開端的申請費用再加上進入該國的翻譯費用總和加以比較,畢竟歐洲各國的費用都不一致。

各家公司應都有自己的專利申請策略,而策略會隨著規劃的產品生命週期而變動,如何在公司成本與營收間取得申請策略的平衡點,綜合對財務狀況、產品生命週期、客戶需求地域的整體評估是非常重要的!

最後,企業必須切記,專利權固然是保護與攻擊別人的利器,但有可能是壓垮公司的原因,因為申請與維持權利成本,是隨著年度增加而增加,甚至是以倍數增加的!

 

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