PCT案進美國,不論是提美國國家階段申請案,或走Bypass途徑,皆需提交發明人宣誓書(Inventor's Oath or Declaration),但因PCT案最長可延到最早優先權日起30個月時進入美國,萬一發明人已離職失聯,找不到發明人簽宣誓書怎麼辦?
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PCT案若要進入美國取得美國專利保護,大抵有兩種作法:一種是依35 U.S.C. 371條文提交的美國國家階段申請案,即PCT進入指選定國的傳統途徑;一種是另依35 U.S.C. 111條文提交一般美國正式案並主張PCT案為優先權基礎案,即所謂Bypass申請案。不管是哪一種操作方式,皆需提交發明人宣誓書(Inventor's Oath or Declaration),但因PCT案最長可延到最早優先權日起30個月時進入美國,實務上偶爾會有公司申請人發現發明人已離職失聯,這種情況下,找不到發明人簽宣誓書怎麼辦?
美國專利法規規定,申請人需提交發明人親簽的宣誓書,以表明發明人已閱讀知悉申請案內容、確認自己是所請發明的發明人,聲明申請案是他本人或他授權提交,且發明人知悉需依法呈報相關先前技術資訊,並理解若有不實陳述違反18 U.S.C. 1001規定,可能需繳罰鍰,或被課或併課5年以下徒刑。
但萬一發明人離職失聯或拒絕簽字,依現行辦法,公司申請人可授權其代表人簽署替代聲明(Substitute Statement),由公司方代為確認未簽字發明人是所請發明的發明人,說明公司申請人與發明人的關係(例:發明人離職前已簽聘僱合約,同意其職務發明歸公司所有,並有義務協助公司簽署相關申請轉讓文件),並提供所知的該發明人最後通訊地址及居所,同時聲明理解不實陳述可依18 U.S.C. 1001規定處分云云,以滿足此一要件[1]。
若有複數公司申請人,又該怎麼做?例如[2]一發明有A、B兩位發明人,發明人A將相關權利轉讓給公司X,發明人B有義務轉讓相關權利給公司Y,之後要就該發明提交美國正式案,則新案送件時應以公司X及公司Y名義送件。假設發明人B拒簽宣誓書,則公司X及公司Y既是本案共同申請人,兩家公司都需有代表簽署替代聲明。
在AIA修法前,遇有類似狀況,需依舊法37 CFR 1.47條文檢附證據繳費提交Petition,且需等Petition通過才有後續實審進度。而AIA修法為這類案件開了扇方便之門,公司申請人不用再繳額外規費、蒐集整理證據、提交Petition,然而,需注意的是,利用替代聲明滿足發明人宣誓書要件的作法,既然以發明人拒簽、失聯為前提,申請人即需寄發完整申請內容及待簽文件給發明人,並需有積極尋人或發明人拒絕配合的歷程記錄,這些證據[3]毋須與替代聲明一併提交,不過仍需歸檔存卷,以備不時之需。
因聯繫發明人、取得發明人親簽宣誓書可能需一段作業時間,經過幾次修法,現在即使第一時間無法取得發明人所簽宣誓書,只需提交指定資訊並繳規定費用[4],即可延長發明人宣誓書提交期間。只是,若申請人選擇依35 U.S.C. 371條文提國家階段申請案進入美國,並決定付費後補發明人宣誓書,應於取得發明人宣誓書後盡速送件,務須於RCE案送件前補進發明人宣誓書[5]。當然,與其事後亡羊補牢,公司申請人其實可考慮在PCT案送件階段超前布署,請發明人簽署美國國家階段適用的PCT案發明人宣誓書[6]及相關轉讓書,並在國際階段規定期間提交給國際局,當有助減少類似問題。
備註:
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按37 CFR 1.64(c)規定,公司申請人代表簽署替代聲明時,雖毋須聲明已閱讀並理解申請內容,但實務上,若未讀過申請內容、不知所請發明範圍,公司申請人代表應無法確知誰是發明人,同時本條條文規定,確認知悉有義務呈報相關先前技資訊後才可簽字。
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2020年6月USPTO翻新MPEP,USPTO版本編碼:R-10.2019,此例為MPEP 604新增說明。
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USPTO關於舊法發明人失聯拒簽證據的審核標準,可參考MPEP 409.03(d)。如MPEP 604說明,如何展現尋人誠意、如何證明拒絕配合,實質判斷標準未隨新法程序調整而改變。
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若以ADS提示每一發明人法定姓名及其收信地址和居所,並繳滯納金,最遲可延至申請案核准後、繳領證費時一併提交。詳情請見37 CFR 1.53(f)(3)。
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MPEP此次修訂,於MPEP 706.07(h)新增說明:未滿足發明人宣誓書提交要件的美國國家階段申請案,無法再有RCE後續實審程序。部分美國專利律師反映,近期已有這類申請案在提RCE後收到官方製發的廢案通知。
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PCT Rule 4.17(iv)。
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