在關於專利申請權的歸屬爭議之舉發或無效審判中，舉證責任要如何分配呢？是由提出舉發的舉發人或提出無效審判請求的請求人證明「名義專利權人（亦即被舉發人）並非真正的專利申請權人」呢？還是由名義專利權人提出證據來證明「自己真的是真正的專利申請權人」呢？

為了避免因發明被非專利申請權適法歸屬者冒認申請並取得專利而損害真正專利申請權人之權益，世界各國專利法中大多有對應的救濟措施。例如在台灣專利法中，真正的專利申請權人可以依專利法第71條提出舉發；而在日本，真正的專利申請權人可以用冒認申請為無效審判事由提出無效審判請求（台灣的舉發程序在日本稱之為無效審判程序）。

去年（2017，平成29年），日本知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院）對於平成27年（行ケ）第10230号的審決取消請求事件作出了判決。在該判決中，顯示出日本在以冒認申請為由的無效審判中舉證責任的分配原則。以下，針對平成27年（行ケ）第10230号的審決取消請求事件的上述判決，說明日本以冒認申請為由的無效審判中舉證責任的分配原則。

事實概要

本案的原告A先生和被告B先生本來是事業夥伴，在平成19年的時候，與另一位C先生三人一起成立了I公司。I公司雖於平成26年解散，但在I公司存續的期間，被告B先生提出了「噴管的製造方法以及由該方法製造的噴管」的發明申請案，該發明申請案於公司解散的前一年獲准專利並公告（以下簡稱之為「噴管專利」）。「噴管專利」共有三個請求項，請求項1為獨立項，記載一種噴管的製造方法（以下稱之為發明1）；請求項2為獨立項，記載另一種噴管的製造方法（以下稱之為發明2）；請求項3為獨立項，記載一種噴管（以下稱之為發明3）。

但是，就在I公司解散後的第二年，A先生以冒認申請為由，針對「噴管專利」向特許廳提出無效審判請求，主張B先生並非「噴管專利」中的發明1～發明3的真正申請權人。特許廳經過審理後，認為「噴管專利」中的發明1～發明3為B先生所發明，並無特許法第123條第1項第6款（該案件適用的法條為平成23年修法前的版本）之情事，並作出了無效理由不成立的審決。A先生對於審決的結果相當不服，而在平成27年提出訴訟（即本案的審決取消請求事件）。

當事人的主張及審理結果

在審決取消請求審理的期間，原告A先生不僅僅是宣稱B先生既非「噴管專利」中的發明1～發明3的真正發明人亦非繼受專利申請權者，還提出了用以證明A先生自己才是完成了「噴管專利」中的發明1～發明3的發明人的證據。A先生首先說明了他完成「噴管專利」的來龍去脈，包括如何發覺噴管流量調整的課題，如何研發出前期型噴管以及後續的改良型噴管，並且提供了他在研發期間和公司內部人員以及相關協力廠商的來往信件內容以及設計圖等。

面對原告A先生的指控以及厚厚一疊的證據資料，被告B先生是如何應對的呢？

被告B先生首先攻擊A先生的證據，認為A先生沒有證明自己完成了「噴管專利」中的發明1～發明3，並且也說明了自己完成「噴管專利」中的發明1～發明3的過程，並且提供了幾乎與A先生的證據資料相對應的證據，包括如何發覺噴管流量調整的課題，如何研發出前期型噴管以及後續的改良型噴管，並且提供了他在研發期間和公司內部人員以及相關協力廠商、還有協助申請專利的專利事務所的來往信件內容等。

原告A先生和被告B先生都提供了相當多的證據，主張自己才是「噴管專利」的發明人。

法院審理時，基於原告和被告提出的主張以及用以證明的證據，並且比對了證據中記載的技術內容和「噴管專利」中的發明1～發明3的技術內容，最後認為發明2的發明人為被告（亦即，未有冒認申請之情事），而發明1及發明3的發明人非為被告（亦即，有冒認申請之情事），而作出審決部分取消的判決。

判決所揭示之舉證責任分配原則

判決中，針對「噴管專利」中的發明1～發明3分別判斷其是否有冒認申請的情事。而且，在判斷的時候，都是先判斷原告是否主張了其本身為發明人的具體事實並提供了足以證明的證據，然後，才判斷被告提出的主張及證據是否足以克服原告的主張及證據。

判決更進一步明示，在以冒認申請為理由的無效審判中，對於「專利申請案是由該專利申請案的發明人或者從該發明人繼受專利申請權者所提出」的舉證責任，雖然基本上由名義專利權人（亦即被舉發人）所負擔，但這並不是表示，在每個無效審判事件中，名義專利權人都必須要具體且詳細地針對發明過程的各個細節提出證據。更正確地說，名義專利權人應該要主張及舉證的內容及詳細的程度，會隨著懷疑有冒認申請的具體事實內容以及無效審判請求人所主張及舉證的內容和程度而有所差異。

換言之，如果無效審判請求人並沒有指出懷疑有冒認申請的具體事實，也沒有提出足以證明事實的具體證據，從頭到尾就只是把「名義專利權人竊取了我的發明拿去申請」的指控翻來覆去地重複，那麼名義專利權人所負擔的舉證責任就會較為輕簡，名義專利權人應該要提出的舉證內容及程度也不需要到鉅細靡遺的程度。另一方面，如果無效審判請求人指出了懷疑有冒認申請的具體事實，而且提出足以證明該事實的具體證據，那麼，名義專利權人所負擔的舉證責任就會較重，名義專利權人應該要提出的舉證內容及程度要足以克服無效審判請求人所提的主張及證據。

結語

依據此一判決結果，在以冒認申請為理由的無效審判中，對於「專利申請案是由該專利申請案的發明人或者從該發明人繼受專利申請權者所提出」的舉證責任，基本上由名義專利權人所負擔，但名義專利權人應該要主張及舉證的內容及詳細的程度，會隨著懷疑有冒認申請的具體事實內容以及無效審判請求人所主張及舉證的內容和程度而有所差異。上述判決，並沒有把舉證責任置於提出無效審判請求的一方，而是將舉證責任轉換到名義專利權人的身上。但另一方面，讓名義專利權人舉證內容及詳細程度又隨著無效審判請求人的主張及舉證的內容而有差異，此種分配方式，實際上讓審判請求人也負擔了部分的舉證責任。

無效審判請求人（亦即真正專利申請權人）若以冒認申請為由，在日本提出無效審判請求時，千萬別以為既然舉證責任在對造，就掉以輕心，疏於準備證據資料。要在無效審判中獲得有利的結果，無效審判請求人要盡量充分指出懷疑有冒認申請的具體事實，並且提出足以證明事實的具體證據才能獲得有利的結果。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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