在日本,專利權人於發明專利核准後,可以提出訂正審判請求。在提出訂正審判請求時,須於訂正審判請求書的請求主旨中指定要以「專利權整體」或者「個別請求項」作為訂正請求單位。特許廳審判部於後續的審理中,即以專利權人所指定的請求單位為基礎,判斷是否准予訂正。依據訂正前的引用關係,當某一請求項之訂正內容實質上會影響其他請求項的保護範圍時,被訂正的請求項本身以及受到訂正內容影響的其他請求項會形成所謂的「一群之請求項」,而專利權人在提出「訂正審判」時應以該一群之請求項為訂正請求單位。在此情況下,審判也是基於該一群之請求項的整體做成審決。
在訂正審判中正確判斷「一群之請求項」是很重要的。這不但關係到訂正規費的計算,還影響到各個請求項之訂正審決的准否以及審決確定的時間等。以下,依據日本的專利相關法規,說明在提出訂正審判請求時,對於「一群請求項」的判斷及處理方式。
一、「一群請求項」的判斷原則
日本訂正審判中所謂的「一群請求項」,是以個別請求項為單位提出訂正時,在特定狀況下必須採用的訂正請求單位;若是訂正請求時採用專利權整體為單位,則沒有必要指定「一群請求項」作為訂正請求單位。
依據訂正前的引用關係,當某一請求項之訂正內容實質上會影響其他請求項的保護範圍時,被訂正的請求項本身以及受到訂正內容影響的其他請求項會形成所謂的「一群請求項」,而專利權人在提出「訂正審判」時應以該一群請求項為訂正請求單位。在這裡,所謂的「受到訂正內容影響的其他請求項」,通常是指引用了被訂正請求項技術內容的其他請求項。而且,上述的引用關係,不僅包含依附於被訂正請求項的附屬項,還包含了以引用記載形式撰寫的其他獨立項。
在判斷「一群請求項」時,首先要先弄清楚實際上被訂正的請求項是哪一項,然後,依據訂正前的引用關係,找出直接或間接引用被訂正請求項的項次。此時,所謂的「一群請求項」包含了被訂正的請求項本身,以及直接或間接引用被訂正請求項技術內容的所有請求項。日本的專利實務中,依附於多個項次的多項附屬請求項頗為常見,對於此種較為複雜的引用關係,在判斷一群請求項的時候要特別小心。
以下,以具有依附關係的請求項為例,說明判斷「一群請求項」的方式。至於「一群請求項」涉及以引用記載形式撰寫之其他獨立項的情況,其判斷原則相同,讀者可以自行類推適用。
二、「一群請求項」的判斷例
假設,訂正前的申請專利範圍包含以下5個請求項:
(請求項1)一種裝置,其包括A。
(請求項2)如請求項1所述之裝置,更包括B。
(請求項3)如請求項1所述之裝置,更包括C。
(請求項4)如請求項2或3所述之裝置,更包括D。
<訂正例1>
若專利權人針對請求項1提出訂正,欲將A訂正為A’,此時,雖然其他請求項的記載並未訂正,但由於請求項2~4都直接或間接引用了請求項1,因此請求項2~4的內容都受到請求項1訂正內容的連動(參見下表),因此請求項2~4連同被訂正的請求項1構成了「一群請求項」,專利權人必須以請求項1~4構成的一群請求項作為訂正請求單位,並繳交對應的訂正規費。
<訂正例2>
若專利權人針對請求項2提出訂正,欲將B訂正為B’,此時,雖然其他請求項的記載並未訂正,但由於請求項4直接引用了請求項1,因此請求項4的內容受到請求項2訂正內容的連動(參見下表),故請求項4連同被訂正的請求項2構成了「一群請求項」,專利權人必須以請求項2及4構成的一群請求項作為訂正請求單位,並繳交對應的訂正規費。
<訂正例3>
若專利權人針對請求項2提出訂正,欲將B訂正為B’,同時針對請求項3提出訂正,欲將C訂正為C’,此時,雖然請求項1及4的記載並未訂正,但由於請求項4為多項附屬項,直接引用了請求項2或3,因此請求項4的內容受到請求項2及3訂正內容的連動(參見下表)。
此時,請求項4與2形成一個群組,請求項4與3形成另一個群組。但這兩個請求項群組包含的請求項有重疊(均包含請求項4),若將此兩個請求項群組分別視為兩個獨立的訂正請求單位,將有可能造成矛盾難解的結果。例如,當請求項2的訂正符合專利法規範而應該准予訂正,而請求項3的訂正不符合專利法規範而不應該准予訂正時,由於請求項4中既引用了請求項2又引用了請求項3,因此若請求項2及請求項3一個准予訂正另一個不准予訂正時,將使得請求項4的內容解讀變得困難。因此,必須將請求項4連同被訂正的請求項2及3構成同一個「一群請求項」(而非2個群組),以此「一群請求項」為單位請求訂正審判。
三、解開「一群請求項」的牽絆
如上所述,訂正審判時,依據訂正前的引用關係來決定「一群請求項」。在整個訂正審判的程序中,歸屬於同一群組的這一群請求項等於是在同一艘船上,只要這一群請求項中有任何一個請求項未獲准予訂正,則同屬一個群組的其他請求項的訂正也不能被准予。
當鐵達尼號要沉船的時候,傑克與蘿絲能不能搭救生小艇離開呢?答案是可以的。
針對構成「一群請求項」當中的某個特定請求項,可以進行「解除引用關係的訂正」,並於訂正審判請求書的訂正理由中記載「另為請求單位之請求」,就可以讓該特定請求項鬆綁,解開該特定請求項與其所屬的一群請求項中其他請求項的牽絆,而作為獨立的請求單位,另行判斷其訂正之准否。
以下,基於上述判斷例中的訂正前的申請專利範圍的情況,另舉一個例子來說明「解除引用關係的訂正」及「另為請求單位之請求」的運用方式及效果。
<訂正例4>
假設專利權人針對請求項3提出訂正,欲將C訂正為C’(訂正事項1),並且,訂正請求項4,使其僅依附於請求項2(訂正事項2,此即為上述「解除引用關係的訂正」的一種方式)。
經過審查後發現,發現訂正事項1引入了新事項,請求項3不得准予訂正,又由於訂正前之請求項4係依附於請求項3,兩請求項間具備「一群請求項」之關係,因此請求項4之訂正亦有可能連帶地不被准許,特許廳據此對於專利權人發出了訂正拒絕理由通知書。
在此情況下,專利權人於收到訂正拒絕理由通知書之後,可以在提出意見書時,於意見書中針對請求項4提出「另為請求單位之請求」。如此一來,當訂正事項2的「解除引用關係的訂正」符合規定而可以准予訂正時,請求項4可以另為一個請求單位,不受到請求項3之訂正准否之影響,而獨立獲得准予訂正。
另一方面,如果專利權人未針對請求項4提出「另為請求單位之請求」,則請求項4與請求項3仍然屬於一群請求項,即使訂正事項2的「解除引用關係的訂正」符合規定而可以准予訂正,仍會因為請求項3之訂正事項1未得准予訂正,而使得請求項4連帶地無法被准予訂正。
結語
日本特許廳對於請求「訂正審判」之審查,允許專利權人以個別請求項為訂正請求單位,因此可有效避免因以專利權整體為訂正請求單位進行審判時而導致之「一損俱損」的情況,然而專利權人提起訂正審判時仍須注意日本專利相關法規中所謂「一群之請求項」的概念,當訂正之內容涉及一群之請求項時,應正確判斷一群請求項所包含的請求項,並且藉由解除引用關係的訂正以及另為訂正單位的請求,能夠有彈性地調整「一群請求項」的所屬請求項,以避免發生鐵達尼號沈船卻沒好好利用救生小艇的悲慘故事。
請求項 |
訂正前請求項內容 |
訂正後請求項內容 |
訂正例1
將請求項1的A訂正為A’ |
訂正例2
將請求項2的B訂正為B’ |
訂正例3
將請求項2的B訂正為B’,並將請求項3的C訂正為C’ |
訂正例4
將請求項3的C訂正為C’,並解除請求項4與請求項3的引用關係 |
1 |
A |
A’ |
A |
A |
A |
2 |
A+B |
A’+B |
A+B’ |
A+B’ |
A+B |
3 |
A+C |
A’+C |
A+C |
A+C’ |
A+C(C’引入新事項,未准予訂正) |
4 |
A+B+D
或
A+C+D |
A’+B+D
或
A’+C+D |
A+B’+D
或
A+C+D |
A+B’+D
或
A+C’+D |
A+B+D
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作者: |
吾思 |
現任: |
資深專利工作者 |
學歷: |
台灣大學生命科學系
交通大學經營管理研究所 |
相關證照: |
中華民國專利師
日本知的財產管理技能檢定合格 |
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