188期
2017 年 6 月 28 日
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關於Unitary Patent的幾個常見問題
黃蘭閔/北美智權法規研究組

歐洲統合專利法院(The Unified Patent Court;UPC)及歐盟單一專利(Unitary Patent;UP)制度正式上路的時間仍不明朗,但一旦生效,就將啟動歐洲專利世界新紀元,本文先整理幾項常見問題,供讀者參考之用。

英國脫歐(Brexit)公投後表示[1],願意繼續配合催生歐洲統合專利法院(The Unified Patent Court;UPC)及歐盟單一專利(Unitary Patent;UP)制度,加上德國修法作業已近尾聲,連先前堅持反對的義大利都翻轉立場,2017年3月中旬,UPC官網公告,UPC及UP可望於2017年底開始運作[2]。儘管第二季情況急轉直下,UPC、UP正式上路的時間仍不明朗,但UPC、UP一旦生效,就將啟動歐洲專利世界新紀元,因此本文先就UPC及UP制度簡單整理幾項常見問題,供讀者參考之用。

問題1:什麼是歐盟單一專利(UP)?

有意經營歐洲市場的申請人,大都已相關熟悉傳統的歐洲專利((classical) European Patent;EP),也就是依《歐洲專利公約》(European Patent Convention;EPC)申請,由歐洲專利局(European Patent Office;EPO)受理並審查核准,最後進入指定國(National Validation),依個別國家規定,在該國取得發明專利保護、繳交年費、行使其專利權。目前可經由此一途徑進入、延伸取得約四十國專利保護[3]

而歐盟單一專利(UP)[4],未來同樣也是由EPO受理申請並審查核准,但在公告授權之日起一個月內,申請人可選擇提交正式請求書(Request for Unitary Effect),令該歐洲專利轉變為UP [5],即可取得UP制度參加國統一有效的單一專利,日後繳交單一一份年費,並統一透過UPC行使其專利權。日後最多可經由此一途徑取得二十餘國專利保護[6]

問題2:UP vs. EP,哪個省錢?

兩種專利的前段申請作業相同,差別在EPO授權公告後:傳統EP進入各國時,可能需依個別國家要求提交請求項或全本說明書譯文、支付各國進入規費及代理人服務費、向各國專利局繳交年費;英文歐洲專利若要轉為UP,只需任選歐盟任一官方語文譯出說明書全本翻譯[7],並逐年向EPO繳交年費。因UP制度有助控制翻譯及年費等規費成本,若申請人有意取得較多國家、較長年份的專利保護,UP或許較EP省錢。

依EPO官網公布的估算數據[8],若EP選擇進入德、法、英、義四國並繳到第10年的年費,估計要花7,600歐元,而UP繳到第10年年費則共需花費約7,400歐元,二者差距3%。若將時間拉長為12年,差距將有5%;若為15年,差距8%;但如果再拉長為20年,差距仍是8%。

問題3:UP vs. EP,哪個划算?

若想取得較多國家、較長時間的專利保護,在專利申請及維持的資金成本考量上,UP一般較EP具優勢。但EP可以是多件國家專利,相對較具彈性,比方取得專利後有資金壓力、發現專利發明在部分地區的市場價值不如預期,又或有其他狀況,EP專利所有權人大可放棄進入部分國家,即使過了進入指定國階段,隨時也可視情況捨棄部分國家的專利保護,而UP專利所有權人只有單一一件專利,只能選擇要或不要(All or Nothing),無法部分剝除。

其次,划不划算,計算的未必只是資金成本。目前EP專利所有權人若要提出告訴,必須在個別國家依其司法制度聘當地律師向當地法院遞狀,相對地,UP專利所有權人統一透過UPC行使其專利權,而UPC的判決在所有參加國都有效。然而,此一便利性同時也是一把雙面刃,例如,萬一在UPC打輸官司,將一次丟掉所有參加國的專利保護;反觀現有的EP,行使專利權雖然需要在多國開出複數條陣線,在不同條件狀況下,不同國家法院未必會出現一樣的判決結果。

綜合以上,經濟划算的比較,涉及面向太多,不同申請人、專利所有權人可能有不同的考量重點,即使是同一申請人、專利所有權人,面對不同的發明,也可能作出全然不同的判斷,難以一概而論。

問題4:EP不能透過UPC行使專利權?

不,UPC開始運作後,將負責審理EP、UP民事相關訴訟案件,但在過渡期期間[9],EP案的撤銷或侵權相關訴訟,仍可於各國法院機構進行。

此外,在這段過渡期間結束前所申請的EP或EP申請案,除非有人先在UPC遞狀,其專利所有權人或申請人將有Opt-out機會,讓EP或EP申請案登錄排除UPC管轄。而已動用Opt-out條款的EP或EP申請案,除非有人先在某國法院遞狀,仍有機會撤回先前的Opt-out登錄,可由UPC審理。

UP沒有Opt-out條款之適用,相關案件將一律經由UPC審理。而依各國國內法所提申請案及取得的專利,自始即不在UPC管轄之內。

結語

英國去年舉行脫歐公投、今年4月宣布國會提前改選,一次又一次打亂UPC及UP時程規畫,EPO官網5月仍預測UP可能在2018年首季上路,但UPC官網6月更新未提出新的預定時間表[10],在那一週後,德國憲法法院也要求暫停相關立法作業,由於德英兩國在相關協議中的關鍵地位,UPC及UP何時啟動仍有諸多變數。

不過,如無意外,歐盟區的專利體系終將進一步整合,已在歐洲積極布局、預備開拓歐洲市場的專利所有權人及申請人,還是該及早了解相關法規制度,以俾有更充裕的時間妥善應對。

備註

 

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