188期
2017 年 6 月 28 日
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PCT進入美國的特殊管道
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理

美國對於PCT指定美國的申請案給予了一個特殊的待遇,就是類似美國國內申請案的角色地位。既然是類似國內申請案的地位,那就可以是母案,母案存在,後續就可以產生子案。美國對於都是國內申請案,會有母子關係的,就是CA、DIV以及CIP申請案,此種方式就是「BYPASS」。

阿美在一家業務擴及中國以及歐洲的公司上班,除分內工作外,也被賦予管理公司專利的事務。公司為了佈局全球的專利,於是與配合的事務所討論如何處理比較妥切,最後敲定以國際專利合作條約(Patent Cooperation Treaty,簡稱PCT)途徑進行。也就是先提出PCT申請後,在申請日(或優先權日)起的30個月後,再考慮要進入哪些國家。採PCT途徑申請可以給予公司更長時間的考慮,例如究竟當初提出PCT申請時,該發明內容是否妥切?是否符合公司市場利益?......等等。

有一天,公司高層在會議中決定某項發明的PCT申請案應儘速進入美國,取得專利審查意見,進而規劃後續國家的方向。可是阿美想到PCT案件的申請流程,都是要在申請日(優先權日)30個月後,才可以後續處理,那如何提早處理此美國案呢?在詢問合作事務所後,發現美國竟然有不同的進入美國方式,那就是「BYPASS」方式。

PCT申請案提出當下時,都會要求申請人對於欲進入的成員國先予以指定,申請人大都是全部成員國都指定,反正也沒有多繳指定國費用。美國對於PCT指定美國的申請案給予了一個特殊的待遇,就是類似美國國內申請案的角色地位。既然是類似國內申請案的地位,那就可以是母案,母案存在,後續就可以產生子案。美國對於都是國內申請案,會有母子關係的,就是CA、DIV以及CIP申請案,此種方式就是「BYPASS」。

透過CA、DIV以及CIP方式,將PCT指定美國之申請案作為母案,向美國提出專利申請。提出的CA、DIV或是CIP要如期進入美國,當然是有條件的,那就是

  1. CA、DIV或CIP的發明內容必須與PCT指定美國申請案的發明內容有相關連
  2. CA、DIV或CIP案必須與PCT指定美國申請案都是尚未結束(PENDING)的狀態
  3. CA、DIV或CIP案的發明人必須至少有一位與PCT指定美國申請案的發明人相同

除了前述三個條件外,PCT指定美國申請案的狀態,最好也是已經經過WIPO國際局依據PCT ARTICLE 21的國際公開之後。若不是已經公開者,則美國審查委員可能會要求申請人再提交PCT指定美國申請案的CERTIFIED COPY以及英文翻譯,會增加申請人負擔。另外必須注意,在2012年9月16日美國新專利法施行後,要提出此種CA、DIV或是CIP時,一併要在APPLICATION DATA SHEET上清楚記載案件關係,如果PCT指定美國之申請案還有優先權主張者,也必須載入APPLICATION DATA SHEET中。當然也可以在CA、DIV以及CIP的說明書首段中,載入CROSS REFERENCE的案件關係敘述文字。但要注意不可以盡是在CROSS REFERENCE中載入案件關係,卻忘記在APPLICATION DATA SHEET載入,這樣會導致案件關係無法連結,因為美國專利局的認定資料正確與否的基準資料是APPLICATION DATA SHEET而不是CROSS REFERENCE。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013、2014)

 

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