台灣關於喪失新穎性及進步性之例外的優惠的新規定 (以下亦稱之為優惠期或優惠期規定)，已於2017年5月1日施行。這個新規定是為了調和台灣現行專利法與TPP協定，以及與美日韓等國的專利法規之相異處，並顧及台灣產業界及學術界之需求而訂定的。本次修正後之優惠期相關規定，雖然是致力於調和台灣專利法與TPP協定之規定或TPP相關國家之法規的相異處，但是關於喪失新穎性及進步性之例外的優惠，TPP相關國家的專利法之相關規定本來就存在相當的差異，甚至可以說，在專利制度的國際調和議題中，關於優惠期規定的調和程度並不算是很高。

大部分國家或區域的專利系統都有導入優惠期的制度，但實施的方式卻可能大相逕庭，因此，當申請人以同一發明向各國提出專利申請時，可能會由於各國優惠期制度的差異，導致其專利申請案在某些國家得享有優惠期，但在其他國家卻無法享有優惠期之憾事。若以為熟悉了台灣的喪失新穎性及進步性之例外的優惠的規定，就可以掌握TPP相關國家的優惠期規定，那不但是錯誤的想像，而且可能會造成無法挽回的遺憾。

以與台灣交流頻繁、推行TPP不遺餘力的日本為例，其現行關於「發明新穎喪失之例外」的優惠期相關規定，就和台灣的新規定有所差異，有鑑於台日之間專利申請活動相當頻繁，謹藉本文簡單介紹一下日本特許法 (以下亦簡稱為專利法) 第30條中關於「發明新穎喪失之例外」的優惠期相關規定。

日本現行特許法中關於優惠期之期間僅有6個月

日本現行特許法中關於優惠期之相關規定，主要源自於2011年6月8日公布之平成23年改正法的修訂內容，該修訂內容於2012年4月1日生效，此次修訂前的優惠期的期間是6個月，在修法的時候，對於是否要將優惠期延長至12個月或者是要維持原規定的6個月，曾經引起廣泛而熱烈的討論。

主張要維持6個月優惠期者：主要是認為如果優惠期太長，對於社會大眾(第三人)不利，尤其是對於積極運用推廣已公開的發明的第三人造成額外增負擔與風險；對於申請人來說，在原發明人或申請人將其發明公開到提出專利申請的這段期間，第三人可能單獨地將該發明申請專利或是發表，而使申請人無法獲准專利，同樣也造成原發明人或申請人的風險。

主張延長為12個月優惠期者：一方面是基於國際調和的觀點，另一方面是認為，對於學校或研究機構的研究人員而言，會希望要盡早將其研究成果發表於學術期刊或研討會，而且盡早發表研究成果也符合公共利益。但是，在例如生命科學等技術領域中，研究人員可能需要其發明再進一步加入其他的實驗資料以利申請專利，因此需要一段時間來準備，所以優惠期不能太短。

關於優惠期是否要延長，經過各方激烈爭論之後，雖然日本政府當時決定維持原先6個月優惠期的規定，然而最近幾年日本政府為了積極因應TPP協定之先關規定，已於「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」中明定將優惠期由6個月延長至12個月，該法律案之實行日期預定為TPP協定在日本生效之日，目前由於TPP協定前景尚未明朗，故現行特許法中關於優惠期之期間仍為6個月。

日本的優惠期有關之公開態樣

2011年日本專利法修法前，適用優惠期的公開事由限定為專利法中列舉的態樣。修法後，擴大至兩種情形：(a)發明之公開係因為有權利取得專利之人的行為所致(排除發明、實用新型、意匠專利與商標透過公報發行所造成之公開)，優惠期有關之公開態樣並無特別的限制。例如，公開之態樣可以是透過試驗之進行、印刷品之發行、透過網際網路、透過學術研討會等、公開展示、透過銷售(sales)或散佈(distribution)、在記者招待會或現場電視廣播中發表等；(b)發明之公開違背有權利取得專利之人的本意。

日本的優惠期主張之程序規定

當發明的公開符合上述 (a) 發明之公開係因為有權利取得專利之人的行為所致的條件時，申請人得依據下述程序主張優惠期：(1)申請人必須在申請之時提出記載有關聲明優惠期之文件；(2)申請人必須於申請日起算30日內提出證明文件。

依據TPP的條文，並未規定主張優惠期有應聲明等程式要求。日本之所以仍規定了要在提出專利申請時一併提出優惠期聲明文件，並且在申請日起算30日內提出證明文件，主要應是基於衡平公眾利益之考量。

優惠期這個制度，本來就是設計作為先申請制度下的特別(例外)豁免機制，主張優惠期的申請人必須遞送書面文件來加以聲明，也必須繳交證明文件說明發明於申請前已經公開。如果免除了申請人的聲明責任，一方面固然減少了申請人的程序負擔，但是，另一方面，較難清楚認定發明在申請前是否已經公開，進而影響申請案可專利性的判斷，第三人也會較難預料申請案是否會核准。

對於因有權利取得專利之人(以下簡稱申請人)的行為所致的公開，若沒有在申請時提出主張適用優惠期之聲明，或者沒有在申請日起30日內提出相關證明文件，就無法享有優惠期，也無法事後補提聲明或證明文件。

對於非申請人本意的公開，則不需要在申請時提出優惠期聲明，也不需要在30日內提出證明文件，另外，關於非申請人本意的公開的證明文件，可以在任何時間提出。例如，若在回覆審查委員對於專利申請的拒絕理由通知書的時候等。

日本國內優先權後案、分割案及改請案主張優惠期的情況

依據日本專利審查基準，在判斷[是否於發明公開日後6個月內 [提出專利申請] 以決定是否適用優惠期時，所謂 [提出專利申請] 原則上係指申請人將其發明提出發明專利申請案之時點，但若主張優惠期的申請案同時是主張了國內優先權的後申請案、分割案、或改請案時，則對於[提出專利申請]的時間點之認定，則依下述的規則為之。

就主張了日本國內優先權的後申請案而言，若其國內優先權基礎案已經在申請時一併提出優惠期聲明文件，並且在申請日起算30日內提出適用優惠之證明文件，則關於後申請案中的[於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式已記載之發明]，原則上，其[提出專利申請]的時間點是指國內優先權基礎案的申請日。相對地，後申請案中的[於先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之發明]，原則上，其[提出專利申請]的時間點是指後申請案的申請日。

但是，如果日本國內優先權基礎案未能在規定時間內提出優惠期證明文件，則其[提出專利申請]的時間點是指後申請案的申請日。(某些程度上，隱含申請人可藉由主張國內優先權的方式，補救前案未能及時提出證明文件之遺憾)。

就分割案及改請案而言，母案已經在申請時提出優惠期聲明文件並且在申請日起算30日內適用優惠之證明文件，則對於後申請案中的[於母案申請時說明書或圖式已記載之發明]，原則上，其[提出專利申請]的時間點是指分割案母案或改請案母案的申請日。

但是，如果分割案母案或改請案母案未能在規定時間內提出優惠期證明文件，則其[提出專利申請]的時間點是指分割案或改請案的申請日。(某些程度上，隱含申請人可藉由分割或改請的方式，補救母案未能及時提出證明文件之遺憾。)

如前所述，雖然因申請權人的行為所致的公開，若沒有在提出專利申請後30日內提出證明文件，就無法享有優惠期，也無法事後補提證明文件；不過，基於上述[提出專利申請]的時間點之特別認定規定，若不慎未能在申請日後30日內及時提出證明文件，仍有機會利用國內優先權後案或分割案的制度，完成主張優惠的程序，而使得該公開事實之技術內容例外不成為先前技術。

也就是說，假設申請人自己公開發明的內容 (亦即發明的公開符合上述[(a)發明之公開係因為有權利取得專利之人的行為所致]的條件)，且申請人在6個月內就該發明提出一個專利申請案A，但未能在申請日後30日內及時提出證明文件，雖會因此不能適用優惠期之規定，但申請人若在其發明公開後6個月內，另提出一個發明申請案B，並以專利申請案A為基礎案主張國內優惠期，在發明申請案B申請時提出優惠期聲明並且在30日內提交適用優惠期之證明文件，其發明仍可以享有新穎性喪失之例外的優惠。同理類推，申請人也可以在發明公開後6個月內，基於專利申請案A提出分割申請案C，在發明申請案C申請時提出優惠期聲明並且在30日內提交適用優惠期之證明文件，以補救於母案申請程序中未能及時提交證明文件之缺憾。

主張優惠期之專利申請案的日本審查實務

依據日本審查基準，對於有主張優惠期的專利申請案，其審查處理的大致流程如後。

程序一：
申請人若主張優惠期，應於申請之日起30日內檢送證明文件，其上須記載發明之公開係有權利取得專利之人所為。在進入實體審查之前，於程序審查中，並不會檢視證明文件與發明公開之內容。

程序二：
在實體審查中，審查人員不須先查驗所請發明是否與證明文件所記載公開的內容是否相同。經過前案檢索後，若發現有先前技術的公開日期落於優惠期間(申請日往前推算6個月)之內，但卻沒有在證明文件中被提及，如果該先前技術足以使所請發明不具新穎性或進步性，審查人員將發出審查意見通知書，以該先前技術為引證文獻，附具不具新穎性或進步性的審查意見。

程序三：
若審查意見通知書所引用之先前技術為第三人獨立發明並公開，申請人對此並無異議時，此時申請人依照一般方式對先前技術的內容提出答辯理由。

如果申請人認為審查意見通知書中引用的先前技術為其發明，申請人得在答辯理由書中指陳引用之先前技術為其發明，並符合優惠期之規定。例如，申請人可以說明審查人員所引用之先前技術為申請人之發明，但被第三人公開，故此先前技術屬於違反申請人本意之公開；或者，審查人員所引用之先前技術係第二次公開，其第一次公開已於優惠期證明文件記載，此第二次公開非為申請人所能控制。

程序四：
審查人員在判斷所請發明是否具有可專利性時須考量答辯理由內容，如果答辯理由指稱引證之先前技術符合優惠期之適用，審查人員應考量此一事實來判斷所請發明是否具有可專利性。

若審查人員發現先前技術並未於優惠期證明文件中被提及，對於是否適用優惠期規定有疑義，應依照審查中一般溝通程序來處理。

最後需強調的是，由於日本仍保留了申請人主張優惠期的聲明義務，因此，當審查人員檢索到之先前技術的公開日期落於優惠期間之中，但卻沒有在主張優惠期證明文件中被提及，因而被認為不適用優惠期之相關規定時，該先前技術在此申請案中等同於一般先前技術，台灣民眾於日本提出申請並擬適用優惠期之規定時，應特別注意此等差異。

結論

為了因應TPP協定，台灣積極地修正了專利法中關於優惠期的相關規定，然而台灣的相關規定並不適宜用來類推TPP相關其他國家的作法，以台灣民眾專利申請相當頻繁的日本為例，其雖擬將優惠期之期間延長為12個月，但目前優惠期期間仍為6個月，而且申請人仍須於申請時主動聲明並於申請日後30日內提交證明文件，與台灣現行申請人無須主動聲明之規定有明顯的差異，台灣民眾於日本提出申請並擬適用優惠期之規定時，應特別注意此等差異。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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