新修正的【專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發】已於2017年1月1日生效。如果舉發事由是審查基準中「法定舉發事由」中所載「發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」時，按照2017年的新修正審查基準，仍然要以最近一次公告版本作為審查更正版本是否符合更正要件的比對依據，這時候，如果最近一次公告版本已經過審查確認是有瑕疵的版本，要如何以一個有瑕疵的公告版本作為比對依據呢?就如同以哈哈鏡來正衣冠一樣，似乎怎麼看都會是扭曲歪斜的。但實際上，這一次的審查基準修正，真的會導致這樣的困境嗎?

經濟部智慧財產局 (TIPO) 已於2016年12月29日發布修正【專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發】，並已於2017年1月1日生效。本次修正的重點包括：(1)增列舉發伴隨更正時例外不視為撤回之情形；(2)增列一案兩請得行使闡明權事項；(3)增列網路及外文證據調查；(4)刪減職權審查事項案例。除了上述的這四項修正重點之外，另外還修正了【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】時的處理方式。【[舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵【的情況，其實發生機率並不算很高，加上這也不是這次審查基準修改的重點，所以並沒有引起廣大的注意，算是個冷門的小配角。在公聽會以及相關的研討會上，這個修正內容通常以「原審查基準內容有違反專利法之疑慮」一句話就帶過，至於本次舉發之審查基準修正後與修正前，在實務上的操作方式以及細節，並沒有詳細交代。

不過，魔鬼常常是藏在細節裡，冷門話題裡面也常常藏有一些有趣的事情。今天我們來仔細看一看本次審查基準修正後，【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】時，究竟應該如何進行審查。

【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】包含哪些情況？

上述審查基準之修正所涉及的【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況，是指專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發的第2.3.1節所述之「法定舉發事由」中所載(10)、(13)至(19)之情況。包括了: (10)發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；或設計之修正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；(13)補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍；(14)申請階段中，誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍；(15)公告後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍；(16)發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；或設計之分割超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；(17)發明或新型之改請超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；或設計之改請超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；(18)發明或新型之更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露 之範圍；或設計之更正超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍；以及(19)發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；或設計之更正實質擴大或變更公告時之圖式。

【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的處理原則

當舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵的時候，如果審查的結果認為，最近一次公告版本確實有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，或有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍（於設計為圖式）時，因為上述這些瑕疵為舉發法定事由，所以審查的結果應該要作出舉發成立之審定，使得系爭專利權因此被撤銷。但是，這類的瑕疵，常常可以在維持著專利有效性的前提下，藉由更正來治癒的，若因為這樣的瑕疵使得專利權遭撤銷而自始無效，對專利權人來說是很嚴酷的。因此，基於專利權人之權益考量，例外允許專利權人可以藉由提出更正來治癒上述瑕疵，以獲得舉發不成立之審定結果，維持住專利權的有效性。

本次審查基準的修正點在於更正審查時的比對版本

在【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況下，審查時的原則仍然是如上述那樣，允許專利權人可以藉由提出更正來治癒瑕疵，以獲得舉發不成立的審定結果。但是，2014年審查基準與本次修正後的審查基準，關於更正審查時所採用的比對版本有所不同。

依據專利法第68條的規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。既然公告後的更正版本是溯自申請日生效，所以，在更正版本公告之後若有第三人提出舉發，當然應該要以該經過公告的更正版本作為舉發審查及更正審查的依據。

但是，2014年的審查基準中，對於【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況，作出了例外的規定。

依據2014年的審查基準，當專利權人為了要治癒最近一次公告版本的瑕疵而提出更正時，最近一次公告版本就是舉發人與被舉發人之間爭執之對象，如果經過審查認為最近一次公告版本確實具有瑕疵，該最近一次公告版本當然就無法作為後續更正審查時，據以判斷後續更正版本是否實質擴大或變更公告時申請專利範圍（於設計為圖式）之比對基礎。因此，在審查專利權人為了治癒瑕疵而所提出的新更正版本的時候，必須回溯歷次公告本，以最近一次正確無瑕疵之公告版本作為判斷之依據，並依據該正確無瑕疵的公告版本之申請專利範圍（於設計為圖式）為比對依據，來審查新提出的更正版本。經過這樣的比對，如果審查結果是准予更正的話，舉發事由所爭執最近一次公告版本之瑕疵已經藉由更正予以治癒了，進而可以得到舉發不成立的審定結果。

以下舉出一個虛擬例子，說明依據2014年的審查基準要如何處理【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況。

圖1. 圖例說明依據2014年的審查基準要如何處理【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況

圖片來源：本文作者繪製

參見附圖圖1，假設申請人提出申請時版本F0後，在申請案審查過程中提出修正版本F1，經過審查後核准審定，原公告版本P0是無瑕疵的版本(其內容與修正版本F1相同)。原公告版本P0公告之後，專利權人先提出兩次更正並經過審定公告，分別為第一次更正公告本P1及第二次更正公告本P2。在第二次更正公告本P2公告之後，舉發人提起舉發，並且在舉發事由中主張系爭專利最近一次公告版本(亦即，第二次更正公告本P2)具有瑕疵。但是，在舉發審查時，經過審查發現第一次更正公告本P1及第二次更正公告本P2是有瑕疵的版本。於是，專利權人為了要治癒第二次更正公告本P2的瑕疵，提出了新更正版本N(治癒的更正版本)。

依據2014年的審查基準，在本虛擬例的情況下，為了正確判斷新更正版本N是否符合更正要件(尤其是，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，以及未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍)，必須逐次回溯第二次更正公告本P2、第一次更正公告本P1及原公告版本P0，找出最近一次無瑕疵的版本，並以該最近一次正確無瑕疵之公告版本作為判斷之依據。在本虛擬例中，第二次更正公告本P2及第一次更正公告本P1都有瑕疵，原公告版本P0才是無瑕疵的公告版本。所以判斷新更正版本N是否符合更正要件時，並不是以最近的第二次更正公告本P2為比對依據，而是採用原公告版本P0作為比對依據。

相對於此，2017年的審查基準，對於【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況，回歸到專利法的規定，以最近一次公告版本為比對依據。

2017年的審查基準中，刪除了2014年的審查基準中所記載的例外規定，也就是刪除了「在審查專利權人為了治癒瑕疵而所提出的更正本的時候，必須回溯歷次公告本，以正確無瑕疵之公告版本作為判斷之依據，並依據該正確無瑕疵的公告版本之申請專利範圍（於設計為圖式）來審查新提出的更正版本是否符合更正要件」的規定。

除了刪除舊的審查基準所記載的例外規定之外，2017年的審查基準還提供了一個說明例。在此，筆者說明新的審查基準的說明例。

申請人在提出專利申請時，申請時的申請專利範圍記載某反應溫度範圍為20℃～90℃，申請時說明書另記載20℃～90℃範圍內的特定值40℃、60℃和80℃。

在審查時，申請人提出修正本，修正申請專利範圍，將上述的某反應溫度範圍修正為20℃～85℃，經審查後核准專利。因此，公告版本中的申請專利範圍所記載之某反應溫度範圍為20℃～85℃。

公告後，第三人提起舉發，舉發事由為審查基準中「法定舉發事由」中所載(10)【發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍】的情況，亦即，舉發人認為公告之申請專利範圍中反應溫度範圍的上限85℃係屬於增加新事項，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。專利權人為了治癒公告版本的上述瑕疵，提出更正版本，將公告之申請專利範圍中記載的上述的某反應溫度範圍更正為20℃～80℃。

在審查更正版本時，因為更正後反應溫度範圍上限80℃已見於申請時說明書，准予更正，使得舉發事由所爭執最近一次公告版本之瑕疵得藉由更正予以治癒。

在2017年的審查基準中記載的說明例中，由於爭執的最近一次公告版本就是第一次公告的版本，而且爭執的點在於公告版本記載的內容超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。因此，無論是依照2014年的審查基準還是2017年的審查基準，在審查專利權人為了治癒瑕疵而提出的更正版本時，都是以申請時的版本作為比對依據，判斷更正版本是否符合更正要件。

但是，如果舉發事由是審查基準中「法定舉發事由」中所載(19)[發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍]時，按照2017年的審查基準，仍然要以最近一次公告版本作為審查更正版本是否符合更正要件的比對依據，這時候，如果最近一次公告版本已經過審查確認是有瑕疵的版本，要如何以一個有瑕疵的公告版本作為比對依據呢?作為比對依據的公告版本本身就已經實質擴大或變更前一次公告時之申請專利範圍了，用這個有瑕疵的內容作比對依據，似乎是陷入類似套套邏輯的循環論證 (說白一點，就是鬼打牆的困境)。

用哈哈鏡來正衣冠，似乎怎麼看都會是扭曲歪斜的，但實際上本次審查基準之修正，真的會導致這樣的困境嗎? 筆者認為並不必然，理由簡述如下：

「 是否符合更正要件 (亦即，是否准予更正) 」與「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵(亦即，舉發是否成立) 」應該分別處理

2014年的審查基準中，似乎試圖要將「是否符合更正要件」與「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵]一起處理，想要畢其功於一役。

在2017年的審查基準中，回歸到專利法的規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。所以，在更正版本公告之後若有第三人提起舉發，應該要以最近一次經過公告的更正版本作為舉發審查的依據。因此，新的審查基準中，必須要採取「即使最近一次公告版本有瑕疵，仍然要以最近一次公告版本作為更正審查時的比對依據」的作法。在這種情況下，如果還是想要將「是否符合更正要件」與「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵」一起處理，就會遭遇到困難。

為了解決這個鬼打牆的困境，筆者認為可以把「是否符合更正要件」與「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵」在處理時分別看待，於判斷「是否符合更正要件」時，仍以最近一次公告版本為比對依據，若符合相關規定，則准予更正 (至於若未治癒最近一次公告版本的瑕疵，則屬於舉發是否成立的問題，是在決定是否准予更正之後，才會進一步判斷的另一個問題)；而於判斷「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵」時，既然涉及是否治癒瑕疵的問題，就必須回溯歷次公告本，以最近一次正確無瑕疵之公告版本作為比對依據，來決定舉發是否成立。

圖2. 圖例說明依據2017年的審查基準要如何處理【舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵】的情況

圖片來源：本文作者繪製

現在以圖2為例，說明如何依據2017年的審查基準，來處理如前述虛擬例子中「是否符合更正要件」與「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵」的問題。

在審查新更正版本N是否符合更正要件時，於判斷「新更正版本N是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」時，應以申請時版本F0為比對版本；於判斷「新更正版本N是否實質擴大或變更公告時申請專利範圍」時，即使第二次更正公告本P2為舉發理由所爭執且經過審查確認有瑕疵的版本，但因為第二次更正公告本P2是最近一次公告版本，所以仍是以第二次更正公告本P2為比對依據。

而在審查新更正版本N是否治癒了第二次更正公告本P2的瑕疵時，才必須逐次回溯第二次更正公告本P2、第一次更正公告本P1及原公告版本P0，找出最近的一次無瑕疵的版本，並以最近一次正確無瑕疵之公告版本。在本例子中，因為第一次更正公告本P1、第二次更正公告本P2已經確認是有瑕疵之版本了，所以採用原公告版本P0作為比對依據。

如果，經過審查後，認為新更正版本N符合更正要件，則應准予更正。此時，如果新更正版本N仍然沒有治癒第二次更正公告本P2的瑕疵，那麼將會因為更正沒有治癒瑕疵而導致舉發成立的審定結果，使得專利權被撤銷。另一方面，如果新更正版本N成功治癒了第二次更正公告本P2的瑕疵，那麼就可以因為更正治癒了瑕疵而得到舉發不成立的審定結果，使得專利權得以維持。

結語

2017年的審查基準中，回歸到專利法的規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，所以，在更正版本公告之後若有第三人提起舉發，應該要以經過公告的更正版本作為更正審查以及舉發審查的依據。此時，當舉發事由爭執系爭專利最近一次公告版本之專利權具有「實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」的瑕疵時，雖然此時，更正應該與舉發合併審查並合併審定，但在審查過程中，仍然應該將「是否符合更正要件 (亦即，是否准予更正) 」與 「是否治癒最近一次公告版本的瑕疵(亦即，舉發是否成立)」分別看待，如此，可以使得審查流程符合專利法規、審查基準，並且在判斷邏輯上較為清楚。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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