構成「商標法意義上的商標使用是界定商標侵權的前提，若無「商標法」意義上的商標使用，則判斷是否相同類似商品、是否相同近似商標、是否容易導致混淆，均無實際意義!

A公司是一家未設籍於中國的西班牙公司，經營皮鞋以及高級精品銷售多年，因此也有申請自己的商標；除在西班牙註冊登記外，也有在中國申請商標註冊登記。由於A公司是精品公司，所以人力成本就是公司非常注意的事項。西班牙的人力成本就該公司而言，無法繼續承擔。於是向外尋求低人事成本的國家。多次分析後，發現中國是一個可行的方向，於是與中國的皮鞋製造商B洽談。

A公司因為擔心自己的核心能力被公司偷走，於是與B公司簽訂的合約內容為「A公司直接將製造原料交運至B公司，B公司依照A公司的要求製造皮鞋，B公司於完成後，所有成品均上貨櫃，運回西班牙，由A公司自行銷售。這些產品上所顯示的商標，雙方約定由B公司直接將A公司使用的商標置於皮鞋上。但除了掛上A公司的商標外，A公司還要求B公司，在約定的產品數量中，部分掛上競爭公司C的商標，該些產品也是在完成後，直接全部運回西班牙後續處理」。C公司為拓展業務，也在中國佈局很久，在有志一同的情況下，也找到B公司洽談合作。無意見發現B公司製造的產品中，有掛上C公司在中國取得的商標權。在C與B公司商務協商破裂後，一狀告上中國的知識產權法院，要求B公司賠償C公司損失。

此狀況，可以清楚知曉B公司的角色是代工生產，在中國稱做「涉外定牌加工」。在中國司法案件中，對於涉外定牌加工，有著狹義與廣義意義。狹義的涉外定牌加工，是指國外擁有特定商標標識之注冊商標權利人或其被許可人，委託中國廠商加工生產，並貼上該特定商標的產品，該些產品全部出口至國外銷售，在中國境內沒有任何銷售行為。廣義的涉外定牌加工，是指國外商家委託中國廠商加工生產，生產其所指定的商標標識的產品，該產品全部出口至國外指定地域銷售，在中國境內沒有任何銷售行為。

B公司的行為，放在中國歷年司法判決裁定上，也是峰迴路轉，柳暗花明啊！2004年之前，中國地方法院多數認定涉外定牌加工不構成商標侵權。但在廣東省高院2004年「西班牙耐克案」的二審裁定「認定構成商標侵權」。

2010年7月1日，最高法院辦公廳回覆海關總署 《關於對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出：「（涉外定牌）產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，並不在國內市場發揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬於商標法第52條規定的侵犯註冊商標專用權的行為。」

所以B公司接受A公司委託，生產皮鞋並附掛A與C公司的商標，該批產品全部出口至西班牙，並不在中國市場上銷售。該商標標誌不會在中國境內發揮商標的識別功能，不具有使中國相關公眾，將貼附該標識的商品，與C公司商品的生產來源，產生混淆和誤認的可能。商標作為區分商品或服務來源的標識，其基本功能在於商標的識別性，因此，B公司在委託加工產品上貼附的商標，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，不具有商標的屬性，B公司在產品上貼附商標的行為，不能被認定為商標意義上的使用行為。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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