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美國總統拜登（Joe Biden）2023年10月30日簽發第14110號行政命令（簡稱《AI行政命令》）[1]，交付USPTO多項任務，而2024年7月17日再有一項工作完成：USPTO發表《2024含人工智慧專利客體適格性指引更新》（簡稱本次更新）[2]。一般認為，對USPTO團隊來說，其內容有助分析判斷一AI發明是否符合35 U.S.C. 101、為可予專利客體；對AI發明申請人及代理人而言，亦有利框出有潛力取得美國專利的發明項目，並據以調整撰稿答辯方向，進而提高相關發明在美國的領證機會。

USPTO本次更新寫明，自2024年7月17日起，AI相關美國發明案專利審查、訴願、授權後等程序期間，USPTO人員做專利適格性分析判斷時，仍應參考MPEP既有指引MPEPs 2103-2106.07，因為其內容適用全部技術類別，包括AI發明所屬電腦實施發明（computer-implemented invention）大類，此外，本次更新和同日公布的三項新增AI相關發明說明例，亦是重要參考依據。[3]

只不過，本次更新並非法律條文，內容本身無法律效力，僅反映USPTO對35 U.S.C. 101及相關法院判例的理解，不涉實質修法。USPTO表示，本次更新無意導入新的措施或程序，但若有不同於舊有指引之處，以本次更新內容為準，未來MPEP改版也會納入本次更新內容。

無論是美國法院體系打造的Alice/Mayo測試（Alice/Mayo Test），或是USPTO內部所稱製品流程專利適格性測試（Subject Matter Eligibility Test for Products and Processes），都不考慮發明如何研發而成，因此，一發明是否是有AI輔助或係AI生成，基本與其35 U.S.C. 101分析判斷無關。

本次更新，就USPTO製品流程專利適格性測試Step 2A（即Alice/Mayo測試Step1），也就是評估一請求項是否指向（directed to）三大司法例外[4]的兩段分析（Two Prongs：Prong One & Prong Two），增列多項示範例及相關法院判例。

(1) Step 2A, Prong One：評估一請求項是否寫入（recites）抽象概念

MPEP 2106.04(a)(1)已舉例說明，部分請求項僅涉及或基於（involves, or is based on）抽象概念，但不算寫入抽象概念，可直接判定滿足35 U.S.C. 101專利適格性要件、非不可授予專利客體，毋須進一步評估。而本次更新，於MPEP 2106.04(a)(1)列舉的例子之外，USPTO再提示三個可直接判定非不可授予專利客體的示範例：同日公告新增說明例Example 47的Claim 1，及2019年10月公告既有說明例Example 46的Claim 4、Example 43的Claim 5。[5]

若無法直接判定，則須找出有抽象概念的限制特徵（limitation），然後比對此一限制特徵是否落入MPEP 2106.04(a)(2)所列抽象概念三大類別中的任一類別：Ⅰ數學概念（mathematical concepts）、Ⅱ組織人類活動的特定方式（certain methods of organizing human activity）、Ⅲ心智歷程（mental processes）。本次更新，增列美國聯邦巡迴區上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Federal Circuit或CAFC）相關參考判例：

Step 2A, Prong One這一動若判斷Claim的確寫入司法例外，即應進入下一動Step 2A, Prong Two，繼續分析請求項是否將司法例外整合進一實際應用（integrates the judicial exception into a practical application of that exception）？若是，因為沒有先占該司法例外其他的應用發明，就未真的指向該司法例外，可作成滿足35 U.S.C. 101專利適格性的判斷。

(2) Step 2A, Prong Two：評估一請求項是否將司法例外整合進一實際應用

分析個別請求項是否綁定一司法例外的實際應用時，首先，必須找出請求項中不是司法例外的額外技術特徵，然後個別及綜合評估，判斷額外技術特徵是否把寫入的司法例外整合進一實際應用。

如USPTO本次更新所說，綁定實際應用的方式包括但不限於：額外特徵改良電腦或其他技術的功能（即找出技術問題的技術解決方案）；及應用或使用司法例外的步驟，以實現某疾病或健康狀況的特定防治方法。

若要利用技術改良證明寫入的抽象概念已綁定實際應用，這個改良，可能源自請求項寫入的⑴單一額外特徵、⑵複數額外特徵的組合、⑶額外特徵與司法例外的加總。重點是：請求項要對應一技術問題的特定解決方案，或對應達到一理想結果的特定方式，不能只是寫該解決方案或理想結果的概念。若一額外特徵充其量等同於在字面上寫「加以應用」（"apply it"）一司法例外、在電腦實施一司法例外的指令，或只是與特定技術環境或使用領域籠統相關，又或實為司法例外本身的改良，都不會被視為已把司法例外整合進實際應用。

USPTO本次更新公告後，美國各大事務所陸續由不同面向發表評論分析，一般多持正面意見，認為USPTO本次更新至少提供了更多比對格線。然而，一些撰稿答辯策略，比方部分技術領域加寫特定步驟之類，雖有機會提升過審機率，但也可能提高行使專利權的難度，畢竟要監控複數行為人動作、證明確有共同侵權事實，在操作上會更為複雜。

同時，不少美國專利律師也提醒，USPTO一切指引（含本次更新）僅供參考之用，畢竟，以文字提煉表述一抽象概念，本來就有模糊解釋空間，難以劃定人人認可的統一界線。更重要的是，美國法院體系已多次提醒，USPTO的解釋意見不是法律條文，通過USPTO審查取得了美國專利，仍有可能在法院訴訟期間被法官宣告無效。

一些極難證明對手侵權、具專利適格性的發明，或應考慮是否改以營業祕密形式加以保護。

《行政命令14110：安全可靠且值得信賴的人工智慧開發暨使用》（Executive Order 14110 on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence），請見https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/。依《AI行政命令》Section 5.2(c)，為促進創新並釋明AI技術可授予專利客體相關問題，USPTO局長Kathi Vidal應於《AI行政命令》發布之日起270天內（即2024年7月底前），就AI發明人之外的其他智權相關議題，例如專利適格性指南之類，發布更新指引，以利處理AI及重要新興技術創新衍生議題。
2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence（89 FR 58128），請見https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence。
2024 AI Examples 47 through 49，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2024-AI-SMEUpdateExamples47-49.pdf。其中，Example 47所請發明利用人工神經網路（artificial neural network，簡稱ANN）識別偵測異常狀況；Example 48所請發明是分析語音訊號、自外部/背景語音擷取特定語音的AI輔助方法；Example 49所請發明，是為應對個別患者狀況，導入個人化醫療的AI模型。
Judicial Exception。所請發明即使屬於35 U.S.C. 101規範具實用性的製法、機器、製品、物之組合或前述各項之改良，美國法院判例寫明，若所請發明被認定是抽象概念、自然法則、自然現象或產物，因屬發明的基礎工具，授予專利將令個別人員單位先佔該基礎發明工具的全部應用範圍，為避免這種問題，抽象概念、自然法則、自然現象或產物三項發明不得授予美國專利，因此常被稱作司法例外。
October 2019 Examples 43-46 (issued October 17, 2019)，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_app1.pdf。