去年公布的《最高行政法院111年度大字第1號裁定》對於商標法第30條第1項第11款後段的司法認定標準發生重大變動。此一變動對商標服務從業人員非常重要，本文就此作出解讀。商標法第30條第1項第11款後段究係指何事務?

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首先，商標法第30條第1項第11款條文如下:

商標有下列情形之一，不得註冊：

［…］

十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

對著名商標認定的解釋爭議

爭議部分在該條［或有減損著名商標之識別性或信譽之虞］，於最高行政法院106年度判字第607號判決、最高行政法院106年度判字第608號判決、最高行政法院106年度判字第609號判決、最高行政法院107年度判字第446號判決以及最高行政法院109年度上字第982號判決，均認為該條文的［著名商標］係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者。該規定所述之著名商標，其著名程度應解釋為［超越相關消費者］而至［一般消費者普遍知悉］之程度，始有該後段規定之適用[1]。理由為前後段條文保護的對象不同，

前段保護的對象是［相關消費者］，此時的相關消費者係指該商標所使用之商品或服務之消費者。

後段保護的對象是［該著名商標］，規範之目的在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞。不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限。

也因前述著名程度有差異，所以商標法施行細則第31條的著名定義，應限縮解釋僅適用於前段，而不適用於後段之解釋[2]。

111年度徵字第2號裁定書之見解

然而，最高行政法院第四庭提交的最高行政法院111年度徵字第2號裁定書卻採不同見解，理由如下:

1. 施行細則第31條之著名，並未對商標法第30條第1項第11款的前後段予以不同的解釋，細則條文僅是對［著名］的認定，乃指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標[3]。
2. 依據TIPO商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2的規定，相關內容也僅是對於後段商標淡化保護時，著名程度之要求較於前段高，如果著名程度高於一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用後段的規定。亦未對後段所述之著名商標之成立要件，要求為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度[4]。
3. 商標法商標淡化立法時，乃參酌APEC以及WIPO的規範，也未對於減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞的商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之涵義[5]。
4. 商標法第70條第2項民事侵害著名商標權有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，就著名商標之定義，不應與前述之多件行政訴訟裁判中之著名商標認定採不同解釋之歧異情形[6]。

最高行政法院111年度大字第1號裁定之探討

最後，最高行政法院111年度大字第1號裁定，結論清楚記載

商標法第30條第1項第11款後段所稱［著名商標］，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度以及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。

於第1號裁定中所述的〔商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度以及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖〕則為業界統稱的判斷五大原則。茲將TIPO公布之資料[7]摘錄如下:

1. 商標著名之程度
   商標之著名程度是否較高，與該商標被認知的地理區域範圍，及該商標為消費者所普遍熟知之程度有關。一般來說，商標所表彰之識別性與信譽，若已為國內大部分地區絕大多數的消費者，所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。
2. 商標近似之程度
   當系爭商標與據爭商標相同時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是較容易的，而當兩商標並非相同，且近似程度不高，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，相對而言較為困難。
3. 商標被普遍使用於其他商品/服務之程度
   商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。
4. 著名商標先天或後天識別性之程度
   商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。
5. 其他參酌因素
   系爭商標權人故意將系爭商標與據爭商標相同之文字或圖形放大，字體加深等，而可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖，亦得作為判斷之參酌因素。

最高行政法院110年度上字第138號判決之五大原則

最高行政法院110年度上字第138號判決乃遵循最高行政法院111年度大字第1號裁定，並參酌TIPO審查基準之判斷五大原則後所下之判決，茲試圖將該判決內容與五大原則貼近的內容摘錄如下:

1. 商標著名之程度
   據以異議商標所表彰之信譽及品質，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。[8]
2. 商標近似之程度
   系爭商標與據以異議商標雖屬構成近似之商標，但近似程度不高。[9]
3. 商標被普遍使用於其他商品/服務之程度
   二者於原料、功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬於同一或類似之商品。[10]
   系爭商標指定使用之「紡織品製旗，紡織品製標籤，秥布標籤、布製廣告牌」，與據以異議商標指定之第20、24、27類商品及其他據以異議商標使用商品相較，二者於性質、用途、商品產製者等因素上尚屬有別，依一般社會通念及市場交易情形，應非類似商品。[11]
4. 著名商標先天或後天識別性之程度
   系爭商標與據以異議商標已併存於市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源。[12]
5. 其他參酌因素
   義大利籍Giovanni Valentino曾以與系爭商標完全相同之圖樣(及綠色長方形圖上置外文「GIOVANNI VALENTINO」申請註冊，取得註冊第1154031、1154174、1141358號商標，上開商標限仍為有效之商標，是參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標指定使用於布料、毛毯、毛巾及棉被等商品申請註冊，應係出於善意，均如前述。[13]

小結

商標法第30條第1項第11款後段之[著名商標]解釋與適用範疇，因最高行政法院111年度大字第1號裁定，而產生與以往最高行政法院裁判不同的結論，雖有不同的聲音，惟最高行政法院111年度大字第1號裁定，也清楚揭示一個原則，就是相同的法律對於一個相同名詞之解釋，不應因條號不同而有不同的解釋。當然，後續判決是否仍秉持此原則，有待日後繼續觀察。

備註：

作者： 邱英武 現任： 北美智權 智權法規研究組主管 經歷： 電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管 國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 大專院校講師（1995-2002） 智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

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