Fed. Cir. LKQ 案聯席判決推翻美國設計案非顯而易見性判斷標準,USPTO為此發布LKQ 案備忘錄,通告內部人員及外部使用者,USPTO設計案35 U.S.C. 103審查即起調整。
USPTO 2024年5月22日發布審查部門備忘錄[1] :美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱Fed. Cir.或CAFC)2024年5月21就LKQ 案作成聯席(en banc )判決[2] ,USPTO因此更新設計案非顯而易見性判斷標準,包括審查部門及專利審判暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,簡稱PTAB)在內,USPTO各單位設計案35 U.S.C. 103審查,自該日起改以此一備忘錄(下稱LKQ 備忘錄)內容為準。
USPTO的LKQ 設計案審查新標準
依既有的Rosen-Durling 判斷標準(Rosen-Durling test)[3] ,設計案須完全符合以下要件,始為顯而易見:其一,主要引證案與被檢視的設計「基本相同」(basically the same);其二,次要引證案與主要引證案相關程度,是見一引證案有一些特徵,就會想到拿該些特徵應用於另一引證案上。然而LKQ 案判決文指出,這套判準過於僵固嚴苛。
依USPTO的整理,美國最高法院此次提出一套較具彈性的判斷方式,將該院KSR 案[4] 判決教示套用於設計案,並擷取Rosen-Durling 判準有用面向,重新加以校準。
LKQ 一案宣判後,USPTO人員判斷設計案是否顯而易見時,應採類似發明案的靈活作法(可參MPEP 2141等章節),先須(must)查核相關事實,而後評估是否顯而易見,有肯定答案後,才組合複數引證案,利用USPTO制式文字製發103核駁。[5]
相關事實查核
依LKQ 案備忘錄,USPTO人員判斷設計案是否顯而易見時,第一步是先須按四步驟查核相關事實:
事實查核步驟一、先前技術範圍及內容
(1) 提示主要引證案
(2) 參考次要引證案的設計元素
(3) 限使用可類比先前技術
- 為避免混入所謂後見之明,主要引證案須實際存在(something in existence)、與所請設計視覺效果相似(visually similar)
- 主要引證案與所請設計視覺效果愈是相似,愈有立場作成顯而易見的初步(prima facie )判斷,但不必然要與所請設計「基本相同」
- 主要引證案需是實際存在者,非由先前技術選取個別特徵組合而成。若需每一個別特徵都稍作修改才能完成前述組合,就更不符合此一原則
- 主要引證案與次要引證案的相關程度,不必然需到見一引證案有一些特徵,就會想到拿該些特徵應用於另一引證案上
- 引證案無論主次,皆須與所請設計應用製品屬相同技術領域,或為可類比先前技術(analogous art)
- 若非屬相同技術領域,符合哪些要件才算可類比先前技術?Fed. Cir.對此,並無相關說明。這時審查官應考慮,一通常設計人員,會有多強動機去參考其他領域的先前技術。遇有疑問,應諮詢直屬長官,USPTO也將蒐集相關判斷例,方便審查官學習
事實查核步驟二、先前技術與所請設計的差異
以所請設計應用製品相關領域通常設計人員的角度
比較所請設計與引證設計的視覺外觀,以判斷二者差異
事實查核步驟三、該領域通常知識者的水準程度
考慮被檢視該類設計製品通常設計人員的知識程度
事實查核步驟四、次級考量證據
若有商業上的成功或其他次級考量(secondary consideration)證據提交,或可用以窺見所請設計發想之初所處環境,可能可參考判斷究竟是顯而易見或非顯而易見(可參考MPEP 1504.03.I.D及MPEP 1504.03.III等章節)
顯而易見評估
依LKQ 案備忘錄,USPTO人員按四步驟查核相關事實,確認先前技術範圍及內容、相關領域通常設計人員的知識程度、先前技術與所請設計的差異之後,設計案審查官須評估所請設計是否顯而易見:若所請設計所屬領域通常設計人員確有動機修改先前設計、創造出和所請設計相同的整體視覺外觀,除非案卷記錄上有令人信服的次級考量證據支持相反結論,否則設計案審查官應依35 U.S.C. 103製發核駁。
這一階段的評估重點,是所請設計整體視覺印象,非個別特定部件的視覺印象。引證案內容本身不必然需提供組合動機,但(在未帶入後見之明的情況下,)一定須有某種案卷記錄可支持的理由,會促使該製品領域通常設計人員拿次要引證案一(些)特徵修改主要引證案,進而創造出與所請設計相同的整體外觀。
一般而言,主要引證案與次要引證案的整體外觀差異愈大,愈難證明相關領域通常設計人員有動機以次要引證案特徵修改主要引證案,也愈難作成顯而易見的初步結論。
LKQ 案影響
先前有報告整理USPTO PTAB 2012年迄今審理結果,發現設計專利表現優於發明專利,比方:IPR、PGR程序的成案(institution)比率,設計專利僅38%,發明專利達65%,而程序成案後,PTAB終局決定確認有專利範圍不具可專利性的比率,設計專利只65%,發明專利為75%。單方訴願(ex parte appeal)程序亦有類似趨勢,以原核駁處分駁回比率為例,設計專利申請為45%,發明專利申請是32%。[6] 事實上,USPTO代表人員在LKQ 案言詞辯論庭曾表示,該局約只有4%的設計申請案因顯而易見問題被拒予專利。
然而,LKQ 案宣判後,USPTO將採用較具彈性的103檢測標準,一般預料,未來美國設計申請案可能面臨更多的103核駁,進而拉長審結時間、墊高申請成本,因此設計新案撰稿時,宜考慮有無機會縮減可類比先前技術、適格引證案範圍,且類似商業上成功、可用以證明所請設計非顯而易見的次級證據,或許將更常派上用場;同時已授權的設計專利,也可能更容易被第三方舉發無效,若已領證設計案所有權人需先確認其專利有效性,或可考慮利用補充審查(supplemental examination)等USPTO程序加以檢驗。
不過在一片大難將至的悲觀氣氛中,也有美國專利業界人士持不同看法:新標準要求以一般常識比較主要引證案和所請設計的相似處,第一步是找出與所請設計在視覺上最相似的先前設計(most visually similar to the claimed [design]),實務操作上,新標準所謂「視覺上最相似」可能與原標準的「基本相同」差不多,或許如LKQ 案協同意見書所說,未必引發劇烈變化、就此天下大亂。
話說回來,LKQ 案判決雖寫明設計專利103判斷應考慮Graham 案因子及KSR 案教示,但遇上實際案件時,究竟應如何應用、會被如何應用,暫時無從分析想像。例如,依LKQ 案判決明示,可類比先前技術兩步分析的第一個因子(即是否與所請發明屬同一技術領域),應適用於設計專利103分析,然而,第二個因子(是否與所請發明發明人面臨的特定問題合理相關),能否適用於設計專利103分析,仍待未來判例釐清。
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