北美智權報繼348期《2023年美國專利法規相關事件回顧-2：美國法院動態 》一文後，繼續回顧過去一年美國專利法規相關事件，本刊期將重點放在「PTAB動態」。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

PTAB先例意見

USPTO局長Kathi Vidal 2023年指定數件PTAB決定作先例意見，[1]其中Penumbra v. RapidPulse案相關PTAB決定說明，Fed. Cir.的Dynamic Drinkware案[2]教示僅適用pre-AIA FTI舊制案件。而AIA FITF新制案件，Entitled to Priority ≠ Entitled to Claim Priority，後者依35 U.S.C. 102(d)以美國專利公告或公開本作35 U.S.C. 102(a)(2)引證案時，是以該「先申請、後公開」美國案有權主張的最早優先權日作其102(a)(2) Prior Art Date，而所謂有權主張優先權，是指1)該引證案符合35 U.S.C. 119、120優先權法規基本形式要件（ministerial requirements，即依規定聲明主張優先權、在法定期間申請、有共同發明人……等），且2)優先權案描述了引證案被引用之技術內容。惟應提醒，USPTO所持立場雖有法條文字及立法歷程的依據，但美國各級法院法官的解讀未必同於USPTO。[3]

程序優化及變革

為回應外界對PTAB程序優化、透明公正的期待，USPTO未等國會修法，2023年先端出其職權範圍內可做的數項程序調整。

譬如2023年7月24日起擴大局長複審（Director Review；簡稱DR）程序適用項目，USPTO局長並可指派新成立的專責小組代為執行，小組成員包括三名行政專利法官（administrative patent judge，簡稱APJ），但排除作成原決定的合議小組成員，其代行的DR程序決定，當事人可提請Rehearing，但不會再有DR請求機會。[4] PTAB並在8月發布新版口頭程序指引（Oral Hearing Guide），AIA授權後審理（Trial）程序新增全視訊口頭程序選項，說明公眾如何請求現場或遠端觀看PTAB口頭程序、單方訴願口頭程序如何展示資料證據、如何請求讓具律師資格者以pro hac vice身分參與程序。[5]繼而又在9月公告，APJ本人、其配偶或未成年子女，若持有案件已揭露當事人或實質利益關係人之股票債券，即應避免參與相關案件審理。[6]

PTAB程序相關規則的意見徵集

因外界對USPTO高層主導PTAB決定存有疑慮，PTAB 2022年開始改採PTAB決定公告前的內部傳閱檢視（pre-issuance internal circulation and review）辦法，2023年10月6日並進一步發布修法提案徵集公眾意見，說明USPTO局長不參與前述程序作業，也不得以其他方式干擾影響PTAB合議小組決定，PTAB管理團隊原則上不介入個別PTAB合議小組決定過程，遇有合議小組成員徵詢PTAB管理團隊意見，PTAB管理團隊的意見是否被採用，仍交PTAB合議小組全權決定。[7]

另方面，針對Spectrum就Longhorn五件專利提IPR案，PTAB 2023年5月3日依Spectrum所請，宣告標的專利全部相關專利範圍不具可專利性、否准Longhorn修正動議，Longhorn並須賠償Spectrum律師費，原因是Longhorn被認定未盡誠實義務、不當選擇性隱匿牴觸其可專利性論述的重要資料。USPTO局長10月27日依職權主動介入複審，准許兩造當事人再提書狀闡述各自立場論點，同時也邀請公眾發表意見，主要討論議題包括涉及的USPTO法規（例:是否包含37 CFR 1.56）？PTAB本案處分是否合宜？考慮專利制度之公信，相對於當事人引發的傷害，這類處分是否允當？除了在PTAB終局決定作成負向裁定、認定相關專利範圍不具可專利性之外，是否有其他適當的處分可資運用？[8]

備註：

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們