法規解析
USPTO再度啟動Track I優先審查服務

整理╱北美智權 法規研究組 黃蘭閔

2011.09.26

美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》(Leahy-Smith America Invents Act,簡稱AIA;編號Public Law No: 112-29 ),其中第11條(h)項條文定義優先審查費(Prioritized Examination Fee),並明文要求美國專利商標局(USPTO)提供優先審查服務。於是USPTO遂在2011年9月23日公告推出Track One(或稱Track I)優先審查服務,申請人不用另外自行檢索製作加速審查支持文件(Accelerated Examination Support Document,AESD),只需付出較高規費,即可請官方優先審查其申請案。

Track One的相關辦法及37 CFR配套修法內容已於2011年9月26日生效。但USPTO於2011年度(至2011年9月30日止)僅提供一萬件名額,未來是否調整,USPTO會再有公告。

資格要件

Track One的適格客體為:申請案之申請日需落在生效日當天或當天後,且為依35 USC 111(a)規定提交的原始發明、植物正式申請案,不包括新式樣申請案、暫時案、PCT案、Reissue申請案、Reexamination程序。若是生效日前已申請的舊案,或為PCT案準備進入美國國家階段,則可另外申請延續案主張舊案或PCT案優先權,以適用本項辦法。

申請案除需符合上述適格客體的條件外,還需符合下列各項條件:

    1. 發明專利申請案需以EFS-Web送件,植物專利申請案可以紙本送件。
    2. 申請日即達到完整待審查狀態。申請案需依規定附說明書(含申請專利範圍)及必要圖式,完成繳納各項應繳規費,並提交宣誓書(Oath or Declaration)
    3. 申請專利範圍最多含4項獨立項、30項總項數,且不含多項附屬項。
    4. 申請日即提出優先審查請求書。
    5. 尚有名額。

官方規費

若不計超項費、超頁費等額外規費,申請Track One的發明正式案需繳交的規費項目及金額大致如下(官方規費時有調整,需以官方最新公告費率為準):

規費項目

大實體(US$)

小實體(US$)

新案

基本申請費

380

95

檢索費

620

310

審查費

250

125

優先審查費

4,800

2,400

手續費

130

130

公開費

300

300

總計

6,480

3,360

預期目標

USPTO為Track One服務所訂定的目標為:預定在申請案獲准優先審查之日起算12個月內作成「寄發核准通知」、「寄發Final OA」、「完成進入衝突(Interference)程序前的審查程序」、「申請人提出訴願(Appeal)」、「申請人提出RCE」、「申請案廢案」等任一終局處分(Final Disposition)。

注意事項

一旦案件獲准予以優先審查,在審查官實審時,將享有標為Special Status優先審查;但在申請人提出RCE後、申請案移交專利訴願暨衝突委員會(BPAI)進入訴願或衝突程序,申請案即無Special Status。而且,若在終局處分前出現「申請人請求延期」、「申請人請求暫緩審查程序(Suspension of Action)」、「申請人所提修正導致申請專利範圍不符資格要件」等事件,USPTO亦會中止(Terminate)優先審查程序。

此外,請求Track One服務的申請案件,於申請日當日送出的送件內容雖可包含初步修正,但USPTO建議申請人最好避免這種作法。而母案經審核獲准優先審查,其子案不自動繼承優先審查資格,需另外再提請求。

官方統計

為方便申請人查閱相關服務申請狀況,USPTO已於官方網站公告截至2011年10月13日的優先審查請求統計數據:

--

資格審核狀況

優先審查請求
送件總件數

待審件數

通過審核件數

未通過審核件數

2011

254

--

--

254

2012

853

--

--

853

若您對以上資訊有任何疑問,或有需要本公司服務之處,歡迎與我們聯繫。

 

附件:美國專利優先審查v.加速審查比較

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優先審查
Prioritized Examination

加速審查
(Revised) Accelerated Examination

生效日

2011/09/26

2006/08/25

適用客體

生效日起,依35 USC 111(a)提交的非Reissue發明及植物正式申請案。

生效日起,依35 USC 111(a)提交的非Reissue發明及新式樣正式申請案(排除參與PPH、以申請人健康年紀因素請求加速審查者)。

官方規費1

項目

US$

37 CFR

項目

US$

37 CFR

優先審查費

4,800/2,400

1.17(c)

Petition規費

130

1.17(h)

手續費

130

1.17(i)

(環境品質、能源、反恐相關發明可免繳Petition規費)

公開費

300

1.18(d)

送件前檢索

不需要

需要(初步檢索聲明)2

輔助審查文件

不需要

需要(加速審查支持文件)2

Claim項數限制

獨立項數

4

獨立項數

3

總項數

30

總項數

20

多項附屬項數

0

多項附屬項數

0

Non-Final OA

‧限3個月內回覆
‧可依37 CFR 1.136(a)付費延期
‧一旦請求延期,即中止優先審查

‧限30天/1月(取長者)內回覆
‧不可依37 CFR 1.136(a)付費延期
‧未及時回覆,申請案即成廢案

提出RCE

申請案不再有Special Status

申請案仍保有Special Status

IDS

無其他特殊規定

視呈報資料內容,有可能需更新補充加速審查支持文件2

修正

申請日可提初步修正

申請日不可提初步修正,Claim修正可能需更新補充加速審查支持文件2

其他特殊限制

 

訴願時,不可單獨就附屬項可專利性進行抗辯

不正行為3風險

相對較低

相對較高

    備註:

    1. 規費時有調整,應以USPTO最新公告費率(http://www.uspto.gov/index.jsp)為準。
    2. 申請人送件前需自行檢索,除製作初步檢索聲明(Preexamination Search Statement),並需製作加速審查支持文件(Accelerated Examination Support Document,AESD)。USPTO對初步檢索及兩份文件有相當細部的規定,不合規定者,有一個月的一次補正機會(不可引37 CFR 1.136(a)直接付費請求延期),若仍無法通過,即確定無加速審查。申請過程中,若有增修之Claim內容或更相關的先前技術資料未寫入送件時所提AESD,即需持續更新補充AESD內容。
    3. Inequitable Conduct,或譯為不正當行為。

     


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