專利更正 (reissue)程序，可以使專利範圍去蕪存菁，可以更精確阻隔競爭對手產品；知名的美國生物醫學和製藥輝瑞公司(Pfizer)，在2009年就曾經在利用專利更正程序，將旗下藥品立普妥(Lipitor )的專利加以更正，而成功使專利侵權訴訟過程中被宣告無效之專利範圍，再度復活，並繼續有效阻止印度學名藥廠商製造立普妥（註1）。而許多專利侵權案件的被告也會利用舉發(reexam)程序挑戰專利有效性，以縮短專利訴訟期間，降低訴訟費用。專利更正與舉發決定，其適用上對於專利權人或競爭對手也有一定之影響。事實上，除了更正、舉發，美國專利公告後的修正(certificate of correction)程序，都將對於公告後的專利產生不同的法律效果。本文將介紹美國這三種變更專利說明書內容程序，並與我國專利制度更正與舉發制度概念比較，以強化我國專利相關制度之功能。

立普妥專利請求項曾因更正程序而起死回生

美國專利核發後，可以透過更正、舉發、修正程序變更已公告專利說明書內容。

更正與校正程序，是專利權人用以補救專利說明書的錯誤的手段。一般修改程序係補救的錯誤，係明顯錯誤。更正程序可以補救任何因為疏忽所造成之錯誤，包括補救專利範圍不當的問題。善於利用更正與舉發程序，對於專利訴訟將產生決定性影響。

2003年，美國輝瑞公司起訴印度學名藥廠蘭伯西公司(Ranbaxy)，侵害治療高膽固醇藥物立普妥之專利。輝瑞公司成功利用專利訴訟阻止蘭伯西公司製造學名藥（註2）。然而，在專利訴訟過程中，Lipitor專利其中一項請求項在2006年被法院宣告無效（註3）。2007年輝瑞針對該請求項向美國專利局提出更正程序，2009年美國專利局同意輝瑞公司更正之申請，因而逆轉專利侵權訴訟之不利結果。

舉發程序常伴隨專利侵權訴訟同時進行，是被告除了在專利侵權訴訟攻防外，另一種攻擊專利有效性重要策略。

黑莓無線服務提供商（Research in Motion）過去曾經善用舉發程序取得訴訟上勝利。2001年，專利控股公司NTP，向美國聯邦法院起訴RIM公司的黑莓服務控侵犯其專利。RIM相信NTP公司的專利無效，因此除了在法庭抗辯NTP專利無效之外，同時也向專利局提出舉發案，而後確實將NTP的多項專利撤銷。

錯誤校正

錯誤校正(certificate of correction)（註4），是指當專利權人向專利局申請修正錯誤專利書內容，說明書錯誤可能事由申請人所造成，也可能是專利局的錯誤。申請改錯誤範圍必須限於非實質性(non-substantial)或非微小性(non-trial)錯誤，例如說明書內容有打錯字（註5）。因此，如果錯誤過於微小，且一望即知之明顯，專利局有權拒絕發修正書，並將校正申請書附於卷宗。

更正(reissue)，係為更正專利說明書中因為審查過程中所發生的錯誤或缺失(error or defect)。專利權人申請更正，必須無欺騙意圖。在審查程序中欠缺引證案，無法使用更正補充，因為在申請過程中並無缺失或錯誤。但是，更正可以減縮專利請求項範圍，倘在專利證書發給以後才發現新的先前技術。

更正程序

在更正程序中，所指審查過程中所發生的「錯誤或缺失」，通常是指專利申請權人在原核發專利請求項範圍大於專利人發明的範圍，也就時專利人有權主張專利權範圍。另外，「錯誤或缺失」，也可指下列狀況：

1. 專利律師失誤未將發明內容呈現於專利請求項
2. 專利權人之變更(專利權人之變更亦可利用更簡單校正程序為之)
3. 未適當主張優先權
4. 未提供主張優先權文件

依照美國專利法第251條，更正程序啟動，限於疏忽性錯誤(inadvert error)，所致專利權範圍過大或過小之更正。更正程序並不要求錯誤必須出現在專利說明、圖示、或請求項中（註6）。更正程序，無法治癒先前為了克服可專利性之問題，所放棄之放棄請求範圍。因此，如果請求項的修正，係因在審查期間有因為先前技術問題，而在答辯中已放棄權利範圍，則無法以更正程序將以放棄之權利再回復。這種審查過程中已經放棄權利不得再回復的限制，稱為再回復(recapture rule)法則（註7）。再回復法則之限制，適用上有三個判斷步驟：(1)更正部分是否造成專利範圍變大；(2)範圍擴大之部分是否是在審查階段中已經放棄之權利：(3)是否將放棄權利部分，再利用更正程序變更專利請求項範圍。

舉發程序

舉發程序(re-exam)，可由任何人提出申請，包括專利權人本身也可提出舉發申請。舉發程序係以所提供專利或已發表文獻(printed publication )檢驗專利有效性。美國專利局將舉發審理範圍限於申請人所提出專利請求項再審查之範圍，且提出之部分確實具有「新」的可專利性之問題。但是縱使在舉發程序中，申請人針對所有專利請求項提出審查要求，專利局仍有權決定是否針對全部請求項審查。

1998年，美國聯邦巡迴上訴法院，在Protola Packaging, Inc. v. Scholle Corp.,（註8）乙案中，指出舉發程序不能使用之前已經「使用」過的引證案，縱使在舉發程序中，該引證案與其他引證案一起使用檢視專利有效性，而非單獨使用。這項對於舉發可以提出之引證案的限制，僅針對在審查過程中已經被討論過之引證案，而非針對審查過程中單純被引證做參考之案件。

Protola乙案中有關舉發程序對於引證案的限制，後來經美國國會立法修正。隨後，專利審查基準第2242條，特別針對在舉發程序中，何時可以適用或如何適用審查過程中已經使用過的先前技術，以檢驗專利有效性進行規定。依照審查基準之規定，如引發新的可專利性的實質問題，則在舉發程序可以使用先前在審查過程中已經提出之先前技術。所謂新的可專利性的實質問題，係具有下列情況之一者：

1. 現在主張有問題之專利範圍與先期技術，在審查過程中所欲排除可專利性之範圍不同。
2. 在審查過程中係基於不同條文依據核駁。
3. 先前技術有不同組合
4. 相對於審查過程，在舉發程序中先期技術有不同使用方式，不同抗辯理由或解釋方式。

2008年美國聯邦巡迴上訴法院在In re Swanson案中（註9），確認引證案縱使在審查階段已使用過，並非不能在舉發程序使用。

2013年美國聯邦巡迴上訴法院在Fresenius USA, Inc v. Baxter Intern., Inc（註10）乙案中，確認舉發專利無效之決定，具有終止聯邦地方法院專利侵權訴訟之效力，只要聯邦地方法院判決尚未終結。巡迴上訴法院進一步指出，專利訴訟損害賠償金額尚有爭議，即表示訴訟尚未終結。

舉發案與更正案最主要差異在於，舉發程序並不以專利內容有誤為要件，舉發程序只要提出新的先前技術挑戰專利有效性即可。提出舉發申請後，美國專利局會決定是否受理，如果拒絕受理表示所提出引證案不具重要性，如果受理表示引證案提出新的專利有效性之實質問題。

另外，舉發程序與更正案不同，前者不能擴大專利範圍。舉發程序，對於專利範圍變更將較原來專利範圍為小。如果專利範圍在舉發程序中有實質改變，則競爭對手可主張介入權(intervening rights)。介入權係基於美國專利法第307條b項規定，係法院用來決定在舉發程序中是否衡平法則適用。介入權將消滅在專利核定後到舉發決定之前，競爭對手因為實施原專利所造成專利權損害賠償責任。

2012年美國聯邦上訴巡迴法院在Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon（註11）, 乙案，以全院聯席方式討論在舉發程序何種情況會產生介入權？依照美國專利法第307條b項規定，介入權適用於專利請求項修正時。而在Marine Polymer Technologies案件中，法院討論在專利權人僅減縮專利請求項，而未變動其他請求項的情況下，是否構成第307條b項規定之「請求項修正」？法院認為在本案中，爭執的專利在舉發程序中有若干依附項被刪除，而請求項文字並無任何變更，因此不符合「請求項修正」之要件，「請求項修正」因此無介入權之適用。

另外，因為舉發程序所產生新的專利請求項，不會產生新的訴訟權。在專利侵權訴訟中，一個專利請求項代表一項訴因(cause of action)，而侵害不同專利請求項，則有不同訴因。2012年美國聯邦巡迴上訴法院，在Aspex Eyewear, Inc. v. MarchonEyewear, Inc.（註12）乙案中,上訴法院維持地方法院見解，認為在舉發程序中，專利權人除了修正原專利請求項之外，雖然另外增加一項新的專利請求項，然而所增加的請求項與原有請求項相同，且被控物品相同，因此原告不得就與和解範圍相同之同一專利與同一被控產品提出訴訟，蓋和解範圍已經產生既判力(res judicata)。

美國與我國專利更正與舉發程序之比較

更正程序

准予專利權人對於說明書及圖式、申請範圍變更之結果，將可視為申請時已有揭示的內容，將對申請人利益與對手產生影響，蓋申請專利範圍經審定核准公告後，倘若允許申請人任意補充變更，將可能擴大、變更其專利保護範圍或標的，而影響公益。因此，我國專利法第67條規定，發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。

因此，針對專利說明書內容之變更，我國僅適用「更正」程序，並無修改程序。美國專利法雖然區分修改與更正程序，但是此二種程序實質上與我國更正程序將當。針對類似我國專利法，有關更正程序所規定誤記之訂正，可藉由美國專利法上之修改程序補救；而針對類似於我國申請專利請求項刪除、申請範圍減縮或不明瞭之記載，則必須透過更正程序來變更。事實上，美國更正程序適用範圍較我國更廣，因為更正程序啟動，限於疏忽性錯誤(inadvert error)，所致專利權範圍過大或過小之更正，因此亦可適用於專利範圍請求項之增加。

舉發程序

依照我國專利法第81條規定，有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。二、依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。

有關同一證據是否可再為舉發？依照美國案例法見解，舉發程序並不限制先前同一證據之使用；只要同一證據係基於不同法條依據挑戰專利有效性，或是同一證據結合其他不同證據之使用而有新的攻防等情況，在舉發程序都可以使用專利審查同一證據。

另外，美國專利法針對舉發程序，尚有介入權適用，以平衡專利權人與競爭對手之權利，一旦在舉發程序中，如有專利請求項修正時，則有介入權適用。由我國專利法第67條之文義來看，已嚴格限制更正程序僅能減縮或刪除專利侵權項，而無專利請求項增加或修改所造成請求項變更，因此似無導入介入權適用之必要性。

相較於美國更正與舉發程序，我國舉發程序限制同一證據之使用，而更正程序對於專利權人僅能減縮而不能增加，顯然美國的舉發程序與更正程序制度之實施與運用較我國為彈性，一方面提供專利權人針對有瑕疵的專利請求項補救機會，一方面，對於更正程序所造成專利請求項文字的變更，也提供競爭對手啟動介入權，以兼顧專利權人與競爭對手間之利益。

備註

1. PharmaTimes, Reissued patent on Lipitor boosts Pfizer, JANUARY 07, 2009 http://www.pharmatimes.com/article/09-01-07/Reissued_patent_on_Lipitor_boosts_Pfizer.aspx
2. Pfizer and Ranbaxy Settle Lipitor Patent Litigation Worldwide , http://www.lawupdates.com/summary/pfizer_and_ranbaxy_settle_lipitor_patent_litigation_worldwide
3. Pfizer v. Ranbaxy, 457 F.3d 1284, 1291 (Fed. Cir. 2006).
4. 我國專利法第67條更正範圍，似包括美國專利法certificate of correction與
5. Stephen A. Becker, Patent Application Handbook, section 7.5, westlaw Database 2014
6. Medarad, Inc. v. Tyco Healthcare Group LP, 466 F.3d 1047 (Fed. Cir. 2006)
7. 關於再回復法則之適用請參考美國專利審查基準(MPEP)第1412.02條之規定
8. 178 F.3d 1307 (Fed. Cir 1998)
9. 540 F 3d. 1368 (Fed. Cir 2008)
10. 721 F 3d. 1330.
11. 672 F. 3d 1350 (Fed. Cir 2012)
12. 626 F.3d 1335 (Fed. Cir 2012)

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