法規解析
台灣智慧財產局發明專利加速審查作業方案

作者╱北美智權法規研究組 邱英武

2009.01.19

文章綱要:
加速審查作業相關規定
相關問題況狀與可能的處理方向
結語

全球各地的專利申請案日益增加,已經造成各國專利局積案日益嚴重。為能快速消化積案,各個重要的專利局間均有簽署專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)計畫,例如美國與日本、美國與英國、美國與加拿大、美國與澳洲、美國與韓國以及美國與歐盟等。藉由對方局的審查核准結果,作為我方局的審查參考依據,以加快核准專利的速度。

台灣智慧局(TIPO)的專利積案狀況也跟世界各國有著相同的情況,但礙於眾多因素考量,導致目前無法與其他重要的專利局簽訂雙邊協議。因此,智慧局擬推出「發明專利加速審查作業方案」,且該局於擬定此項方案時,擴大適用範圍,使申請人在其他國家之對應申請案有經審查核准公告或是即將公告的情況時,均能主動提供申請專利範圍及相關文件等,以加速提出審查意見。

加速審查作業相關規定

根據智慧局網站上於2008年12月31日貼出的公告,該局已啟動申請人可提出「發明專利加速審查」之程序,並自98年1月1日起開始受理申請。以下就此方案的相關規定簡述說明:

一、適用客體
限於發明專利申請案,且必須有外國的相對應申請案存在。此項申請不需繳納規費。

二、提出申請的時間點
申請人於收到TIPO通知即將進行實體審查或是再審查之後,其外國的相對應申請案,已經由該外國專利局實體審查而核准者,均可提出申請,不論是否有主張優先權關係存在。所謂的「核准」,包括已核准公告以及核准通知二種情形。

三、提出申請應備之文件

  (一) 發明專利加速審查申請書1份。
  (二) 外國專利局已核准公告之申請專利範圍(含中譯本)或外國專利局之核准通知影本及其即將公告之申請專利範圍(含中譯本)。
  (三) 前述(二)之申請專利範圍中譯本與向TIPO提出專利申請所送之申請專利範圍之間差異說明,如無差異,則於申請書中勾選「無差異免送」即可。
  (四) 其他文件,可依需要附送:例如:專利檢索報告、經外國專利局核准之申請案說明書與國內申請案差異劃線本、外國專利局審查意見及申復相關文件影本(含中譯本重點摘譯)等。

四、審查進度
原則上,TIPO將在申請人提出相關文件齊備後,6個月內發出審查結果通知(包含審查意見通知函或審定書)。但實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。

五、試辦期間
此項措施目前試辦期間為期一年,惟仍將視狀況予以調整。

相關問題況狀與可能的處理方向

雖然智慧局已啟動此一方案,惟此試辦作業於當初草案提出時,尚有部分疑點未釐清,2008年12月26日下午雖召開公聽會,但部分問題狀況未有智慧局明確公告前,均尚待日後程序發展。以下列出筆者認為會出現的相關問題與可能的處理方向。

一、申請案與對應案專利範圍不一致
由於TIPO所訂之加速審查作業方案中,放寬接受所有審查中的案件,均可提出加速審查之申請。因此當申請人請求加速審查時,若TIPO審查人員,已經對該申請案發過審查意見通知,請申請人限縮其申請專利範圍,而且申請人亦已進行限縮,致該案修正成較狹窄之申請專利範圍。則此時申請人應避免以外國核准範圍較國內對應案已修正之申請專利範圍大之外國案核准文件,為加速審查之依據。若以該專利範圍較大的外國案核准文件,申請加速審查者,將無法取得認可,因而會歸入一般審查程序中續審。反之,若是以較小的專利範圍的外國案核准文件申請加速審查者,仍會排入加速審查之列中。

二、以相同的外國相對應案的核准通知提出申請
公告的作業中適用的階段,為申請案經過TIPO實體審查通知或是再審查階段中。因此,同一個外國對應申請案的核准通知是否可以於二階段中均提出?原從加速審查目的而觀,相同的核准通知於實質審查階段中已經提出且經過審查委員考量後,再於再審查中提出者,此時應是已違反加速審查目的,將不會被准許。但TIPO為便利申請人,且並未於規定中有明確規範,因此TIPO仍准許於初審以及再審查階段,以同一核准通知提出加速審查。該申請案仍是處於一般審查程序中續審。

三、多個外國相對應申請案的核准通知均可提出
接續前一個問題,若是多個外國相對應申請案相繼送出核准通知時,是否亦可以於二階段中提出不同的相對應申請案國家的核准通知?因為既然是二個不同的國家核准通知,則均是可以提出。因此,凡是尚未提出過的核准通知,均可以於該二階段中提出加速審查的要求。

四、加速審查提出次數的限制
加速審查提出的次數是否有限制?於方案中並未有如此的限制,因此凡是處於實質審查或是再審查階段,於收到外國相對應申請案的核准通知時,即可以檢附相關文件向智慧局提出申請。

五、中間程序的請求項核准狀況
核准通知是否亦包括中間程序的核駁通知所准許的專利範圍?美國專利申請過程中,當第一次核駁通知或是最終核駁通知中,會對於專利範圍的請求項核駁與否做出明確的說明。此時,此方案中所述的「核准」並未包括此中間程序的請求項核准狀況,必須是NOA(Notice of Allowance)類的核准,方可作為申請加速審查的檢附文件。

六、未繳納領證相關費用而被廢棄的外國相對應申請案
若未繳納相關的領證費用,而導致外國相對應申請案被廢棄,此時的外國相對應申請案的核准通知,可以作為檢附的文件而提出加速審查申請嗎?於方案中,對於此問題並未提出解釋。然就方案的加速審查目的以及台灣申請案尚須經過審查委員審查的觀點而觀,該份核准通知仍是可以作為檢附的文件提出加速審查申請。

七、文件齊備才能置入加速審查程序中
申請人加速審查應備具的文件未齊備者,智慧局應會通知申請人補件,智慧局會在申請人補齊文件後,方將此案置入加速審查程序中。因此,申請人未補齊文件前,申請案仍是處於一般審查程序中,並不會發生任何失權的效果。

八、簡體文字要翻譯成繁體
中國大陸的核准通知是否應翻譯成繁體版,並將名詞或文字轉成對應的繁體名詞或文字呢?由於專利法以及說明書申請須知中均規定,所有申請文件,均應以繁體字書寫,因此,所有簡體字的名詞以及文字,均應轉成相對應的繁體名詞與文字。若未轉換者,加速審查申請將不會被接受,該申請案仍是處於一般審查程序續審。

九、專利補充、修正可一併於加速審查中提出
從加速審查申請書三、3中,可以明確得知,加速審查中可以同時間送進補充、修正的說明書。此時「專利補充修正申請書」可以省略,不需併送。

十、專利家族外國申請案的核准均可作為檢附文件
此方案中的「專利家族」包括哪些呢?於方案中未有明確說明,然依專利家族的通用說法,應是包括如美國申請案的CA(Continuation Application)、CIP(Continuation-in-part)、DIV(Divisional Application),甚至於PCT案進入國家階段的申請案核准通知,亦均是可以作為檢附文件,而提出加速審查的申請。適用範圍相當廣泛,是否會造成濫用,則有待日後發展。

結語

TIPO於公告的文件中明確載明此項方案試行一年,將會再評估試行結果,之後再決定是否續行。因此,於試行的過程中將會產生多少的疑問,亦是未知數。但仍藉由試行方式,擷取可能的修正方向,企盼日後此項制度可以真正落實,使申請人得以加速取得發明專利。