法規解析
韓國專利申請程序要點剖析

演講韓國金張法律事務所 金星雲先生
整理╱北美智權 潘思穎

2007.07.30
 

文章綱要:
韓國經濟與技術狀況
為何在韓國申請專利?
韓國智慧財產權制度概況
韓國主要修改的專利法規 (2007年7月1日實施)
韓國專利復審程序
韓國專利申請的重要資訊

亞洲四小龍,唯一在東北亞的韓國,近幾年,在上從政府,下至民間的努力,韓國廠商在世界各地與各產業領域的表現,已經不容忽視。台灣、韓國廠商一直以來處於競合狀態,在技術方面,台灣與韓國不相上下,但在專利佈局,台灣卻有失均衡,韓國廠商反而相當重視全球均衡佈局。

金張法律事務所(Kim & Chang)的辨理士金星雲先生,在北美智權舉辦的「韓國專利佈局研討會」上,針對台灣來賓,說明韓國目前在全球的經濟地位、技術概況,韓國的專利制度概況與最新修改等。

韓國經濟與技術狀況

金星雲先生在深入說明韓國專利申請概況前,先介紹韓國總體經濟概況,韓國的面積為99,373平方公里,相當於台灣的2.8倍;人口約4,800萬,大約為台灣的2倍以上;至於國民年平均所得,根據2005年的統計,韓國每人年所得約為16,291美元。韓國的貿易規模目前為全球第11位,而且在造船、半導體、數位電視、手機等產業的技術已達到世界水準。

至於韓國的專利的申請狀況,金先生說明,從2000年到2005年,新型專利、新式樣專利、商標申請都沒有明顯的變化,只有發明專利大幅提昇,尤其從2002年開始的三年期間,增長了16﹪,這主要是靠韓國的大型集團例如:三星(Samsung)、LG、現代和Hynix等,因此,可以看出韓國廠商相當重視專利申請的業務。

進一步觀察韓國廠商專利申請的動向,韓國現階段相當重視電子產業的技術開發,我們發現電子通信產業所佔的比例還是最高,達56.3﹪,接下來是機械領域佔13.6﹪;新型則是機械佔第一位,為23.8﹪,電子通訊則佔19.5﹪為第二位。

另外,金先生也介紹韓國戰略技術開發的動向,之前三星、LG等大公司正煩惱著未來該開發哪個領域技術時,在尚未決定的情況下,韓國政府的產業資源部在2006年底發布了未來韓國技術的發展方向。

為了實現2015年,韓國成為世界經濟前10強、產業4強的目標,韓國產業資源部將自2008年開始投入整體R&D預算的60%於15個戰略技術開發項目,金額達7億美元,這些項目包括半導體、汽車、下世代醫療器械、奈米技術等。

金先生表示,根據此計畫,到2015年時,投資戰略技術資金將佔整體R&D預算的70%,達20億美元,相信在這期間,韓國專利申請量會激增。

然而,從2005年各國在韓國的專利申請數量來看,可以發現雖然韓國是台灣的第5大貿易國,但是台灣在韓國申請的發明專利數卻只有517件,比例很低,反觀日本,由於Sony、東芝、松下等企業,相當關注韓國三星、LG的動態,因此他們會積極地在韓國申請專利。


為何在韓國申請專利?

根據統計,台灣與韓國是互惠互利的貿易國關係,韓國是台灣的第5大貿易對象國,2006年的貿易額達223億美元,兩國經貿往來密切,如果台灣在韓國與當地企業發生糾紛,專利權可作為最有效的防禦、攻擊與協商的手段,也可透過專利權的轉讓獲得經濟利益。

金先生進一步表示,由於韓國消費者對新產品的期待值很高,韓國目前也是全球市場上,電子、通信領域方面的評價市場。另外,台灣與韓國在歐、美、日也處於專利競爭關係。

根據歐美日智財局資料顯示,2005年,台灣在美國申請的專利數量,儘較韓國多一些;但在歐洲與日本,台灣的專利申請數,就大幅落後韓國,請見圖表。

另外,韓國政府認為,專利審查的速度會影響廠商開發的意願,因此韓國政府開始加速審查制度,在2006年時,自申請日至官方OA大約只需要10個月,跟2002年的22.6個月相比,加速很多。在審查的時間,也縮短至6個月。

金先生表示,根據巴黎公約,專利在申請後的18個月後公開,但是在韓國的情況是,在公開之前,專利案件就已經在審查。

至於發明申請的官方費用,跟世界其他各國相較,韓國算是相當低廉的,如果以說明書20頁、請求項5項,以電子郵件提出為標準,韓國僅需360美元,歐洲的價格是韓國的12倍,日本是4.8倍,美國則是3.9倍。


韓國智慧財產權制度概況

發明申請程序的要點

金先生表示,韓國跟台灣一樣,採取先申請主義,非先發明主義,但在韓國申請時,必須提交韓文說明書,在台灣是可以先提交英文說明書,但是韓國智慧財產局不允許。

而在韓國,自申請日起的前6個月內,申請人自己行使的公開發明行為,不視為喪失發明新穎性的問題;另外,台灣自2002年加入WTO後,台灣申請人,從原申請日起1年內,根據WTO條約,可以在韓國主張優先權。

金先生繼續解釋,在韓國,發明專利,自申請日起的5年內都可以請求實審,這與台灣不同,台灣是3年;至於新型專利,期限則為3年。在補正方面,由於最後OA是為了縮短審查時間,因此,對於補正的範圍有限制。

韓國的複審,則相當於台灣的再審查,若有補正,因韓國智財局認為,原審查員最了解該發明的核心內容,因此會讓原審查員進行再一次審查,但在台灣,卻不是由原審查員再審查。

專利範圍撰寫的要點

金先生說明,在費用問題上,引用多項的附屬項均被視為單項,而引用前面的多項附屬項,不能引用已經引用多項的其他附屬項。而對於撰寫說明書的要求,因為韓國審查員在審查時,如果申請人說明書闡述的原有技術,很接近該案件的申請技術內容的話,會將說明書的原有技術作為現有的申請技術使用。這是韓國專利法院允許的,因此,在韓國申請專利時,不要詳細地闡述最接近原有申請技術的技術內容。

金先生進一步強調,由於韓國專利審查員60﹪以上具有博士學位,對於專利的要求非常高,會以撰寫得不清楚為理由發OA,所以,說明書內容請盡量寫得簡單易懂。另外,在同一個概念範圍內,儘量展現實施例子。最後,韓文跟中文、英文風格完全不同,正確的韓文翻譯具有難度,因此正確的韓文翻譯很重要。

關於補正,金先生說明,補正的時間,可分為三個時間點,第一個,在收到專利授權通知書之前,都可以進行補正;第二個,應OA提交答辯時,是在收到OA日期的2個月之內,必須提交答辯,但是可以延長1個月;第三個,也是最後一個補正機會,就是從收到駁回通知書之日起的30天內,也是進入韓國審判法院前的最後階段。

補正的範圍,每個國家不一樣,金先生表示,在韓國補正的範圍不允許插入新事項,只能在原說明書的技術範圍內進行補正。在韓國,有兩種OA,一種是最初OA,另一種就是如果對最初OA進行的補正內容,仍存在駁回理由時,就會發出最後OA。

而收到最後OA時,只能進行下列修改,在修改範圍的部分有限制,首先只能縮小權利範圍,不能擴大;訂正錯誤部分,只有審查員認為嚴重的錯誤,才能修改;只有在審查員指出時,才可對不明之處作解釋。

此外,還有兩個條件需要注意,對說明書或圖片的補正,不得導致權利範圍的擴大或變更;而且被補正的權利範圍,應以其申請日為準,且具備專利性。

韓國主要修改的專利法規(2007年7月1日實施)

1. 權利範圍暫緩提交制度

2007年7月1日起,在沒有申請權利範圍的情況下也能向韓國專利局提交專利案件,但是有一個條件就是必須在公開前或提交實審前提交權利範圍,申請日就溯及為原專利申請日,否則若申請公開時無權利範圍,則視為放棄其專利。這項改變對韓國的中小企業或個人較有幫助,因為他們對專利制度的了解不像大企業這樣深入,所以他們可以先提交發明或創造出來的新技術申請,之後還有時間可以去思考較有把握的權利範圍。

2. 簡化發明說明書記載要件

以前韓國專利審查與日本很相似,對說明書的撰寫有較嚴格的規定,如說明書應包括發明的目的、效果,但隨時間、科技發展,出現新的、從未有過的新技術,這樣的規定就對新發明是比較不利的要求。因此,刪除發明的目的、結構、效果等記載要件,使申請人自行採取方便的方式說明其發明。

3. 權利範圍製作方法的多樣化

目前韓國還是存在一個很嚴格的要求,根據韓國專利法第29條的規定,在權利範圍應當包括不可缺少的要素,且不能包含其他因素在請求範圍內。以前韓國審查員經常以這個規定發OA,因為審查員認為,權利範圍第一項的文章非常短,這意味著權利範圍非常大,但他也找不出現有技術駁回,審查員便利用這個規定-專利第一項沒有包括不可缺少的所有東西為理由發OA,申請人只好補充新的要素,但請求範圍就會變得很狹隘。因此專利法修改為允許申請人依功能或工作方法記載請求權利範圍,並且以自己的判斷可以撰寫權利範圍。

4. 採用權利範圍單項審查制度

以前審查請求權利範圍時,若於前段審查中發現存在1個有駁回理由的請求項的話,韓國專利局並不會再逐一去審查其它請求項,而直接予以駁回。但自7月1日起審查人員必須逐一審查每一項請求範圍,且發OA時必須說明對每一個權利項的審查意見,以後企業在韓國申請專利將更容易確保獲得專利權。

5. 理由書提交期間的伸縮性

按照目前的規定,申請人收到OA後,審查員會給申請人兩個月的答覆時間,申請人若提早提交答辯補正,審查員仍然等到期限日後(2個月後)才會給予通知。但自7月1日起,愈早對OA提出答辯補正,審查員將愈早給予駁回或註冊的最後通知,縮短程序處理時間。

韓國專利復審程序

複審請求是從收到駁回通知書之日起的30日內,可以延長兩個月;如果是對說明書或圖片的補正,則是從復審請求之日起30日內,若有補正,由原審查員再進行審查。

金先生強調,要特別注意的是可以補正的最後機會,若錯過這個機會的話,就沒有辦法修改權利範圍。最後若對復審決定不服的話,可以向專利法院提出訴訟。韓國專利法院成立於1997年,專門處理對專利局不服的案子,但不處理企業間專利侵權訴訟。

至於復審的決定則跟一般的單項審查不同,是整個權利範圍作為一套請求項被駁回或授權,因此,盡量留下有效的權利範圍。金先生也建議,主動與審查員進行面談。因為在進行補正的最後機會時,若主動與審查員進行面談,這樣可以了解審查員的意見,同時把審查員意見反應在補正書中,審查員就沒有理由駁回,也就能在這個階段發授權通知書。

韓國新型專利法變化(2006年10月1日)

這個新型法規發生根本的變化,對台灣的中小型企業與個人發明人影響較大。在2006年10月1日以前,經初步審查,若沒有問題,立刻授權,這大約需要3~5個月的時間,若要對第三者行使專利權,則必須向韓國專利局申請技術評價維持決定。

對此,金先生表示,但以過去的實際經驗來看,過去的新型申請非常麻煩,經過初步審查後得到授權,但若在技術評價階段,發現進步性的問題,很難修改已經登記的請求範圍,程序相當複雜,且需要更長的時間。

這就是為何韓國智財局要廢除舊的新型申請法規,自2007年10月1日後,新型回到與發明相同的實審請求制度,而且實審請求期限,則是從申請日算起的3年內,比發明少2年;註冊後立刻能夠行使新型專利權;申請人必須在發明和新型兩種專利中選定一種專利,然而,申請人再申請某一種專利後,可以提交發明和新型間的變更申請。

韓國專利申請的重要資訊

1. 已被駁回的申請,也可通過再申請,得到專利權。

隨著韓國專利審查週期縮短,若在申請時,同時申請實審,審查員即在未公開的情況下進行審查,即使遭到駁回,因為第三者並不知道該發明內容,因此,可透過適當的內容修改,取得專利權。但若該申請被公開,即成為公開技術後,就不能取得專利。

2. 對申請的修改,應儘早進行。

以前專利審查時間約兩年,因此有充分時間修改,但隨著審查處理時間縮短至10個月,修改時間相對減少,所以若要對申請進行修改,在申請日起的10個月內為佳。

3. 若欲確保率先申請的地位,應在遭駁回前,申請早期公開;若要阻止自己的發明被他人佔有,應提出早期公開申請。

韓國與台灣都有早期公開制度,大約在申請後的3個月被公開,若為了節省年費等因素,不想在韓國行使專利權,但又擔心別家廠商在韓國將自己的發明佔有,那麼就可以利用早期公開制度。

4. 韓國智財局對技術創新的要求,比美國智財局相對嚴格。

韓國智財局裡目前有800個審查員,而且60%擁有博士學位,由於韓國的審查員對自己知識相當有自信,金先生表示,根據過去經驗,曾有發明獲得美國的專利授權通知書,當作證據遞交給韓國審查員,但審查員會忽略美國的審查結果,審查員比較尊重歐洲與日本的審查結果。另外,在專利權的行使方面,裝置發明比方法發明更佔優勢。

5. 費用減輕方案

何時發生費用?首先,是申請時的代理費、翻譯費等;實審請求時,根據權利範圍數目不同,也產生不同的費用;對OA提交意見書、補正書時;最後是註冊費與年費,當然這也是根據權利範圍數目而有所不同。

如何減輕費用?金先生表示,首先必須控制權利範圍的數目;在對最初OA提交答覆時,盡量解決所有審查員指出的問題,因此,要多了解審查員的意見;盡量在期限內答覆,若要拖延,其費用將呈幾何性增加,第一次拖延,大概需要2萬韓元,第二次,3萬韓元,第三次,5萬韓元,第四次,10萬韓元;盡量活用與審查員的面談,這樣可以節省後續程序的費用支出。