307期
2022 年 04 月 27 日
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美國個人企業的俄羅斯專利規費繳納大限:2022/06/23
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

西方多國陸續對俄羅斯實施各項制裁,且隨戰事演進,制裁範圍及力道不斷加大。多家外國事務所提醒: 2022年6月23日將是美國個人及企業能向Rospatent (俄羅斯智慧財產局) 繳納規費的最後一天,在俄國有相關發明及IP資產者,務須把握最後時間清點及分析如何處理應對。

 

西方多國陸續對俄羅斯實施各項制裁,且隨戰事演進,制裁範圍及力道不斷加大。多家外國事務所提醒:美國政府並未禁止美國個人及企業申請維護俄羅斯專利,但因俄國智慧財產局Rospatent係透過俄國央行收取規費款項,而俄國央行已被列入制裁名單,除非俄烏在短期內迎來和平進展,否則2022年6月23日將是美國個人及企業能向Rospatent繳納規費的最後一天。在俄國有相關發明及IP資產者,務須把握最後時間清點及分析如何處理應對。[1]

美國政府的制裁規定

戰事爆發前,美國總統拜登(Joseph R. Biden Jr.)早在2021年4月19日發布14024號行政命令(Executive Order 14024)[2],凍結與俄羅斯政府特定有損美國利益的活動資產,所有美國境內相關及美國人擁有掌控的資產,皆不得與名單所列者有轉讓、支付、出口或其他交易往來,包括為名單所列者貢獻提供資金、產品、服務或收受其資金、產品、服務,且禁止規避或意圖規避、導致或企圖違反前述禁令。命令中所說美國資產未限定擁有人國籍,而「美國人」一詞,泛指美國公民、美國合法永久居民、依美國法規組成的實體(含外國機構分支)及任何在美國境內者。

戰事爆發後,2022年2月28日美國財政部外國資產管控辦公室(Office of Foreign Assets Control (OFAC))宣布依E.O. 14024發布Directive 4,將俄羅斯央行納入制裁管制名單,後又在3月2日針對特定行政類交易發布綜合許可[3],以美東日光時間2022年6月24日凌晨12:01為界,就俄國境內每日作業必要的一般事項,允許美國人在該日前向Directive 4所列俄國央行等機構繳納規費及其他指定款項。

依數家事務所分析,繳納俄羅斯專利申請維護的必要規費,亦在美國財政部OFAC 2022年3月2日所發許可範圍內。換言之,2022年6月23日將是美國個人及企業能向Rospatent繳交規費的最後一天,繳費禁令屆時將間接令美國個人及企業無法申請或維護俄羅斯專利。

2022/06/23前的必要處置

為避免違反美國制裁禁令,美國個人及企業、有美國相關資產者,應盡快釐清可能受禁令影響的資產項目,若需向Rospatent申請專利、繳交年費,務須於2022年6月23日或該日前完成繳納,過了2022年6月23日,即使是經由其他第三方繳費(例:轉委中立國事務所代為操作)、非蓄意造成的繳費事實(例:忘記取消自動續繳年費的指示),都可能因規避或意圖規避、導致或企圖違反禁令而觸法[4],進而被追究刑事責任。

同時需注意的是,部分專利局受理的PCT案可指定由Rospatent執行國際檢索、國際初審,USPTO即是其中一局,且迄今未取消此一選項,但USPTO 2022年3月22日曾發布通知[5],提醒PCT案申請人在選定Rospatent作國際檢索或初審局時應特別謹慎,若Rospatent無法順利收到應繳規費,即無法順利走完國際階段相關程序。事實上,選擇Rospatent作PCT案國際檢索或初審局還有另一風險,因申請人所支付的國際檢索、初審費很可能是由WIPO國際局等代為收費,但最終仍需轉帳給Rospatent,而跨局、跨行的後台轉帳作業時間更難為申請人掌握,萬一俄國實際收款時間落在大限之日過後,就會產生違規事實。

一種可能的迀迴處理方式是假道歐亞專利局(Eurasian Patent Office (EAPO))。USPTO雖已中斷與EAPO的往來[6],但美國政府並未把EAPO列為制裁對象,而EAPO使用的收款帳戶服務銀行AO UniCredit Bank、AO Raiffeisenbank,截至本文撰稿之時,尚未被美國財政部OFAC列入制裁名單[7]。EAPO的申請費用高於直接申請俄羅斯發明專利,且發明案通過EAPO審查授權後,若確認要取得並維持俄羅斯的發明專利保護,屆時所繳年費仍需轉予Rospatent,不過這段審查時間會經過兩年或更長時間,只要EAPO及其帳戶銀行未被列入制裁名單,以金錢及時間換取等待國際局勢轉變的機會,或許是可以考慮的變通辦法。

俄羅斯在地發明保密審查規定

當然,PCT案申請人可選擇Rospatent之外的其他適格專利局遞交PCT案、執行國際檢索及初審,若認為俄羅斯專利申請維護價值不值得多冒風險,大可以選擇不在俄羅斯申請或維護專利。只不過,是否申請俄國專利,有時不是純商業利益上的權衡:《俄羅斯民法》第1395條規定,俄羅斯在地發明(例:俄國員工在俄羅斯的職務發明、外國公民在俄羅斯構思的發明、與俄羅斯境內人員跨國合作產生的發明),皆需先向Rospatent申請專利或請求核發境外申請許可,待官方確認內容未涉及俄羅斯國家機密,始可到境外申請專利。違規偷跑需繳罰金,若違規偷跑項目被認定涉及俄國國家機密,還可能背負額外刑責。

根據外國事務所分析,俄國法規對國家機密資訊的定義極其寬泛,雖不至於包山包海,但所謂對國防經濟存在重大意義、可能影響國家安全的科技成就、研發、設計、Know-how,推論或許包含生技、機器學習、自動車……各類新興發展技術,因此若相關發明未能在Rospatent先申請專利或取得境外申請許可,可能令身在俄羅斯的發明人、派駐俄國的申請人員工陷入險境。即便申請人評估可以放棄俄羅斯專利保護,並事先將俄羅斯境內人員安置到其他國家,原應先在俄羅斯申請專利或保密審查的俄國在地發明,一旦違規偷跑到境外申請專利,有可能使這些專利申請文件揭露的俄羅斯發明人無法再安全返國。

在各方斡旋調停下,戰爭或許有機會盡早結束,但不能否認,縱使戰事結束,制裁仍可能延續數年。依國際局勢發展,俄羅斯專利申請人及所有權人宜及早制定短中長期應對策略。

 

備註:

 

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