291期
2021 年 08 月 25 日
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《IP小辭典》
專利權更正
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

發明及新型專利權人就其專利說明書、申請專利範圍或圖式,有刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時,得提出更正之申請;設計專利權人就其專利說明書或圖式,有訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項,得提出更正之申請。

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圖片來源:Pixabay

更正專利說明書、申請專利範圍或圖式的申請人,應為專利權人。當發明或新型專利權為共有時,若要針對「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」進行更正申請,必須獲得全體共有人的同意,但得由共有人之一人為全體提出更正申請。

何時可以申請更正?

發明及設計專利權人經公告取得專利權後,得申請更正說明書、申請專利範圍或圖式;新型專利權人僅得於新型專利技術報告申請案件受理中訴訟案件繫屬中申請更正。專利權人於舉發案件審查期間,僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。

根據專利法第68條規定,專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,經核准更正後,應公告其事由。專利說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告後,溯自申請日生效。

專利的可更正事項及限制

發明及新型專利權人就其專利說明書、申請專利範圍或圖式,有刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記,或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時,得提出更正之申請;設計專利權人就其專利說明書或圖式,有訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項,得提出更正之申請。

發明及新型說明書、申請專利範圍或圖式之更正,僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項。但申請專利範圍本身作更正時,專利權範圍通常會產生變動,縱使僅對說明書、圖式作更正,亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同,因而影響專利權範圍,故不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍,且其更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

新型專利申請案取得專利權後,專利權人僅得於新型專利技術報告申請案件受理中,或訴訟案件繫屬中申請更正,並以實體審查為之。新型專利申請案取得專利權後,若經他人提起舉發事件,專利權人得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正,新型專利更正案應併同舉發案以實體審查方式進行。新型之更正,限於「新型非屬物品形狀、構造或組合者」、公序良俗、揭露形式及揭露要件等情況。

表一、專利權可更正事項

類型

條文

規定

發明專利

第67條

發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,僅得就下列事項為之:
一、請求項之刪除。
二、申請專利範圍之減縮。
三、誤記或誤譯之訂正。
四、不明瞭記載之釋明。
更正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
依第二十五條第三項規定,說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者,其誤譯之訂正,不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

新型專利

第139條

設計專利權人申請更正專利說明書或圖式,僅得就下列事項為之:
一、誤記或誤譯之訂正。
二、不明瞭記載之釋明。
更正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
依第一百二十五條第三項規定,說明書及圖式以外文本提出者,其誤譯之訂正,不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
更正,不得實質擴大或變更公告時之圖式。

資料來源:專利法

專利權人如先以外文本提出申請,再補正中文本而取得申請日者,僅得就中文本之說明書、申請專利範圍或圖式提出更正之申請,外文本不可以更正。

舉發案審查中的專利權更正

專利權人在舉發案審查中多次提出不同的更正版本時,若是同一舉發案審查,多次提出不同的更正版本,申請在先之更正視為撤回。但前後更正內容未重疊,且無衝突或不明瞭時,申請在前的更正例外不視為撤回。若是不同舉發案審查,多次提出不同的更正版本時,將通知整併尚在審查中之同一專利權之所有更正案,以作為後續各舉發案之審查依據。

專利案被舉發,專利權人申請更正時,除一般應備具文件,專利權人於舉發案審查期間申請更正者,應於更正申請書載明依附之各舉發案案號,且每多依附1件舉發案號,應增加申請書一式2份及更正後無劃線之專利說明書、圖式替換頁一式2份;更正申請專利範圍者,需準備全份申請專利範圍一式2份。

 

參考資料:

  1. 智慧財產局,專利Q&A(2021-03修正版)。
  2. 專利審查基準彙編,第一篇程序審查及專利權管理:第二十章更正(108年11月1日施行版)。

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 

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