專利法第59條第1項第3款規定「發明專利權之效力」不及於「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者」。「先使用權抗辯」在保障系爭專利申請日前已經實施系爭專利的個體其繼續利用系爭專利之權，亦保障實施系爭專利而生之物品的後續流通或使用權益，此已為2013年專利法修法理由所肯定的法理。本文意在介紹「先使用權抗辯」之由來，並討論該抗辯主張之相關要件的問題。

專利法規定「專利權效力所不及」與「強制授權」等二類限制專利權人排除他人實施其發明之權利。「專利權效力所不及之」包括「先使用權抗辯」，其在保障系爭專利申請前之技術實施者繼續利用其技術之權利，以彌補「先申請主義」之缺陷。

先使用權抗辯之緣起

根據美國學者R. Carl Moy教授之研究，「先使用權」原始用意為防止外國專利申請人不當限制國內技術實施者的活動[1]。在《保護工業財產權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，稱巴黎公約）制訂前，有些國家對外國專利申請人採差別待遇。一類是不准許外國人申請專利或減少授予外國人專利；另一類為「先使用權」之規定，以讓國內產生者在外國競爭者來國內申請專利前完成適當的生產準備，而免於專利權的限制。

巴黎公約讓主要工業國家必須保護外國人的專利權，並且提供與本國人一樣的待遇。巴黎公約第4條規定優先權制度，其要求會員國在評價外國人專利申請案之可專利性時，其審查基準日從國內申請日提早為母國首次申請日（亦稱優先權日）。而第4條也是「先使用權」的規範基礎，即1883年巴黎公約第4條第1項之用語「在第三方權益獲得保留之情況下」（“under reserve of the rights of third parties”）。然而，該用語讓部分國家擴大「先使用權」之概念，包括寬鬆先使用行為之認定（例如僅閱讀過系爭專利的原始申請案即可取得先使用權）；加上該些國家的「先使用權」認定基準日為專利申請日，使得國內技術使用者容易於系爭專利之優先權日與申請日之間完成「先使用」，而規避外國人的專利。

為解決此爭議，巴黎公約的1934年倫敦修正版將「在第三方權益獲得保留之情況下」用語刪除，並在第4條第B項增加「根據會員國的內國法，第三方於優先權所根據之首次申請案申請日之前所取得的權利應被保留」（“The rights acquired by third parties before the day of the first application on which priority is based shall be reserved by the internal legislation of each country of the Union.”）。亦即，「先使用權」的主張必須是先使用行為發生在優先權日之前。此概念之後變成巴黎公約的1967年斯德哥爾摩修正版第4條第B項，但文字略有調整。

之後，在《與貿易有關的智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，稱TRIPS協定）之制訂過程中，「先使用權」範圍的認定為討論議題之一。最後，TRIPS協定第30條專利權例外之規範即涵蓋「先使用權」的規定[2]。但在考慮第三方之具正當性之權益下，「先使用權」條款必須與系爭專利之通常獲利方式間無不合理之衝突，且未不合理歧視專利權人之具正當性權益。

台灣屬於「世界貿易組織」（World Trade Organization，WTO）會員國而有義務遵守TRIPS協定。根據TRIPS協定第2條，會員國有義務遵守巴黎公約1967年斯德哥爾摩修正版第4條之規定。因而，台灣專利法對「先使用權」認定基準日亦採優先權日（即專利法施行細則第62條）。

爭點一；已在國內實施、或已完成必須之準備

先使用權抗辯之執行有值得討論的議題。針對「已在國內實施」，當判斷先實施行為是否屬系爭侵權行為之「先使用」時，應以先實施行為是否為系爭請求項所涵蓋為準。如果是，則為「先使用」。如果被告並非直接實施系爭專利者，其判斷重心應在系爭侵權標的是否存在於系爭專利申請日前。

在證據法部分，實體物品不應做為「已在國內實施」的必要證據；如果有商業交易記錄能佐證被告已在系爭專利申請日前生產侵權物，則應承認該記錄之證據能力，但該記錄必須有相關的技術陳述以取得證據力。

針對「已完成必須之準備」，應檢視被告是否有試驗性質的完成侵害系爭專利之行為。亦即，除了生產設備與材料的建置外，被告應曾實際生產侵權物品或實際執行侵權方法，以佐證被告的確有能力實施系爭專利，才能享有先使用權之保障。

爭點二：原有事業目的範圍

「原有事業目的範圍」應侷限在先使用權人「預期所得繼續生產、利用之規模及範圍」。「規模及範圍」的認定應以相關產業之通常標準為界定，此可依賴專家證人的證詞而決定，或是根據先使用權人的營運狀態來評估。此外，判斷的時間點應以先使用權人明知系爭專利時為準，才能平衡先使用權人之技術投資與專利權人之排他權利益。

至於相關生產能否委託他人使用，原則上應不准許，但如果該委託生產僅是維持先使用權人於「原有事業目的範圍」之利用，則應視為先使用權之保障範圍而讓受委託者免於專利侵害之追訴。

另針對先使用權人得否授權他人實施，應以授權發生日是否為系爭專利申請日之前為準。若授權發生在之前，則當事人的技術利用行為原屬先使用權保障的範圍。若授權發生在之後，則再考慮先使用權人本身的利用狀況。若先使用權人已停止技術利用行為，則被授權人不應享有先使用權之保障，因為該授權生產不屬於原先使用權人之原有事業目的。若先使用權人仍有技術利用行為，則應視被授權人是否為了迴避尋求系爭專利權人授權而定。若是，被授權人不應受到先使用權之保障，以避免和系爭專利權人之正當利益相衝突。

爭點三：繼續使用

「先使用權」的核心概念是被告若於系爭專利申請日前使用系爭專利，則其可在系爭專利公告日後「繼續使用」。臺灣高等法院於89年度上易字第3864號刑事判決中，指出「故某一生產方法於發明專利權申請前已在國內使用，並於專利權人申請專利後，在其原有事業內繼續利用該項生產方法生產者，專利權人不得主張前開利用該項生產方法之行為係侵害其專利權」。

不過，臺灣高等法院卻有一判決與此概念相違。在臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決中，該案法院認為被告不能主張先使用權。系爭專利為新型專利第107116號「改良的指壓床」，申請日為1994年11月24日。系爭侵權物為AB16032型號美容躺椅。被告主張其已於1994年4月間出售AB19002型號美容躺椅，該產品之結構與系爭侵權物之結構屬相同原理，而屬同一產品。然而，該案法院認為先使用權條款「係指專利核准前製售之物品始可免責」，故在系爭專利期間內，被告「仍不得仿製上開專利物品」。該案法院之見解與2013年專利法立法理由相違，而未保障「在專利申請日前已從事專利物之製造之使用者」之「得繼續製造專利物」之權、及「對其製造之物」有「為後續使用、為販賣之要約及販賣之權」。

爭點四：於專利申請人處得知其發明

專利法第59條第1項第3款之但書限制先使用權之抗辯，即「但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」。有限的司法實務判決無法提供該但書具體的意涵。

從第三款整體來看，但書部分應屬於「先使用權」適用之例外，不過此例外之適用並未論及先使用權人之「得知」是善意或惡意，且未考慮專利申請人是否「能得知」先使用權人之資訊接觸行為。

先使用權人「得知」系爭專利申請人之發明可能來自正常的商業關係，例如出資委託開發關係、合作開發關係、無契約關係的商業接觸（例如展覽會場、業務拜訪等等），但也可能源自於竊取營業秘密之行為。

針對第一類「得知」，系爭專利申請人能察覺先使用權人之資訊接觸行為。如果向先使用權人聲明保留權利，則「先使用權」可能無法主張，但是仍有其他抗辯事由會發生。如果先使用權人是出資委託系爭專利申請人開發技術，則可主張「實施權」。如果雙方有關於專利申請權或專利權歸屬的約定，則先使用權人可能主張其為共同專利申請權人或共同專利權人，而造成系爭專利權有舉發成立事由，以使得系爭專利權人無法在個案中主張專利侵害。

針對第二類「得知」，系爭專利權人無從知悉先使用權人的資訊接觸行為，則無法執行但書的保留權。但因為先使用權人之侵害營業秘密行為，除了可能無法享有「先使用權」對於系爭發明之善意占有人之保護外，也可能受到系爭專利權人（如果與申請人為同一單位）指控侵害營業秘密。問題在於專利權人如何發現先使用權人事實上是侵害其營業秘密。對此，於訴訟進行中，法院可應專利權人之聲請而要求先使用權人揭露相關研發記錄，以確認先使用權人技術資訊產生或來源的合法性。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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