290期
2021 年 08 月 11 日
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美國發明正式案非DOCX格式新案送件費2022/01/01起生效
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

USPTO局長網誌:在美國提交非PCT國家階段申請案的其他新發明正式案時,若說明書、請求項、摘要未以DOCX格式送件,2022年1月1日開始需加繳非DOCX格式新案送件費;以DOCX格式線上送件的新申請案,轉換PDF格式後若內容不同於原DOCX送件檔案,改以原提交的DOCX格式檔案內容為準。

依USPTO 2020年8月3日發布的專利規費年度調整公告[1],自2022年1月1日開始,除PCT美國國家階段申請案之外,其他美國新發明正式案的說明書、請求項、摘要若未以DOCX格式送件,將需加繳非DOCX格式新案送件附加費。USPTO局長網誌特別在2021年5月25日貼文[2]提醒前述規定,並宣布一項重要的政策調整[3]:在USPTO電子平台以DOCX格式線上送件的新申請案,轉換PDF格式後若內容不同於原DOCX送件檔案,改以原提交的DOCX格式檔案內容為準。

實際上,更早之前,5月6日USPTO召開PPAC季度會議[4],該局代理局長Drew Hirshfeld開場致詞時曾表示,改推DOCX送件格式是USPTO現代化計畫的重要一環,針對非DOCX格式新案送件加徵附加費,有些人支持,有些人反對,但他保證會傾聽各方意見,讓USPTO以合適的方式推進這項計畫。因此,5月底正式宣布政策調整,也反映了USPTO的誠意。

之所以說這是一項重要的政策調整,是因為USPTO雖開放部分申請案以DOCX格式送件,但為與後台系統接合,申請人遞交的說明書、請求項、摘要DOCX檔通通會先線上轉成PDF檔,在政策調整前,送件人不僅要再確認線上轉出的PDF檔內容是否正確,並需同意以自動轉成的PDF檔為最終送件版本(“The PDF(s) have been generated from the docx file(s). Please review the PDF(s) for accuracy. By clicking the continue button, you agree to accept any changes made by the conversion and that it will become the final submission.”),才能完成送件。

這個線上確認的動作,不僅增加申請人作業負擔,萬一真有化學式、方程式或其他內容轉換錯誤,但未及於送件前察覺,申請人後續還需更正補救,代理人甚至可能面對業務過失等法律問題,因此USPTO打開始推動DOCX格式送件,就面臨多方質疑,尤其是使用Linux系統及非Microsoft Office軟體的申請人、代理人,反對聲量不小。

USPTO表示,DOCX格式送件有多重好處,同時該局在線上平台內建多道防錯機制,這些檢核項目應有助減少初審補件問題,且為確保送件內容不被變動改造,申請人上傳DOCX檔案後,USPTO平台自動移除檔案的Metadata並計算產生SHA字串,這一SHA字串並會直接記載於送件回擲,供申請人留存。

不過為消除申請人及代理人疑慮,USPTO此次還順應民意改以原遞交的DOCX檔為Authoritative Document (或稱Source or Evidentiary Copy of the Application),若自動轉出的PDF檔內容不同於DOCX檔送件內容,將以DOCX檔內容為準,申請人可根據原DOCX檔送件內容請求更正官方記錄,就連辦法變更前使用DOCX檔送件的既有案件,也可回溯適用。然而,USPTO局長網誌宣布DOCX檔新案送件政策調整後,評論區很快就累積逾20則留言,部分使用者明顯認為USPTO沒有聽進他們的意見。

而且USPTO政策調整公告引發的爭議還不只如此:比方,若申請人為求保險,在新案送件時併送DOCX檔及PDF檔(非USPTO平台自動轉出的PDF檔),官方將以DOCX檔定義原始申請內容,同時收取非DOCX格式新案送件附加費。而DOCX檔送件內容若不同於自動轉出的PDF檔內容,視個案情況,部分案件有可能需依37 CFR 1.181提Petition解決,且按USPTO現行政策,收到的專利案相關紙本文件掃瞄置入IFW/SCORE平台後,原始紙本文件只保留一年,新案申請時遞交的DOCX、PDF檔也循此例處理,若超出一年才請求更正,申請人不應期待官方會准予更正。

面對各式建議、各方雜音,USPTO專利事務主管官員Rick Seidel在5月PPAC會議上表示,十數年前,紙本送件仍是主流,USPTO當時發展電子送件系統也曾遭遇極大阻力,一開始電子送件比率僅占2%,經過不斷向外推廣、接受公眾意見回饋、官民合作交流改進,才有今日的EFS-Web送件系統,如今要導入DOCX格式送件,相信能複製EFS-Web開發導入的成功經驗。真能如USPTO官方預期般順利?剩下數月時間,可以好好觀察。

 

備註:

 

 

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