289期
2021 年 07 月 28 日
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《IP小辭典》
專利改請
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

申請專利後,申請人如發現其申請專利之種類錯誤,或認有變更其原申請案專利種類之必要時,得經由「改請」程序,改為合法及符合申請人權益的其他專利種類之申請案,並以改請前原申請案的申請日,作為改請後新申請案的申請日,以免影響專利要件之判斷。

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圖片來源:Pixabay

專利可分為發明、新型及設計三種,申請專利的種類由申請人自行決定,若申請人提出專利申請後,發現所申請之專利種類不符合其需要,或不符合專利法所規定之發明標的,在這種情況下,若能直接將已取得申請日之原專利申請案,改為「他種」專利申請案,並以原申請案之申請日為改請案之申請日,就專利申請人而言,是相當方便而有利的。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日,為平衡申請人及社會公眾的利益,並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性,因此改請申請僅限定在原說明書及圖式所揭露的範圍內。

改請實體要件與審查注意事項

受理改請之改請案,如有申請實體審查時,仍應依一般申請案之專利要件審查。由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日,改請案說明書或圖式,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。若改請案之說明書或圖式若有超出範圍的情形,屬不准專利事由,將以審查意見通知申請人申復。

改請發明案如有申請實體審查之必要時,應自原申請案申請日起三年內為之,如改請發明已超過三年期間者,得於改請發明之日起三十日內,申請實體審查。

改請申請之效果及樣態

改請案以原申請案之申請日為其申請日;原申請案主張優先權者,改請案仍得主張優先權,其專利要件之審查,以該優先權日為判斷專利要件之基準日。原申請案主張優惠期者,改請案仍得主張優惠期。

改請之態樣有以下幾種:
A. 不同專利種類間之改請:
a. 發明改請新型;
b. 發明改請設計;
c. 新型改請發明;
d. 新型改請設計;
e. 設計改請新型。

B. 相同專利種類之改請:
a. 獨立設計改請衍生設計;
b. 衍生設計改請獨立設計。

申請改請的期間限制

若原申請案准予專利者,改請的申請最遲應於准予專利之審定書或處分書送達前,原申請案准予專利之審定書、處分書送達後,不得申請改請。若原申請案為發明或設計不准予專利者,改請的申請最遲應於初審、再審查審定書送達後2個月內提出。若原申請案為新型不准予專利者,改請的申請最遲應於處分書送達後30天內提出

表一、專利改請之期間規定

條文

規定

第 131 條

申請設計專利後改請衍生設計專利者,或申請衍生設計專利後改請設計專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請,有下列情事之一者,不得為之:
一、原申請案准予專利之審定書送達後。
二、原申請案不予專利之審定書送達後逾二個月。
改請後之設計或衍生設計,不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露
之範圍。

第 132 條

申請發明或新型專利後改請設計專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。
改請之申請,有下列情事之一者,不得為之:
一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。
二、原申請案為發明,於不予專利之審定書送達後逾二個月。
三、原申請案為新型,於不予專利之處分書送達後逾三十日。
改請後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式
所揭露之範圍

資料來源:TIPO

改請案與原申請案的「發明人」,只可以比母案的發明人減少,不可增加或者不同。改請申請案之「申請人」應與原申請案之申請人相同,如不相同時,可就原申請案辦理申請權讓與,使改請申請案與原申請案之申請人相同。申請人得委任其他代理人辦理,並同時辦理變更代理人。申請分割案之代理人得與原案代理人不一致,但要重送委任狀。

 

延伸閱讀:《IP小辭典》專利分割

 

參考資料:

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 

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