北美智權股份有限公司

關於「製程（製造物品之程序）專利」之侵權訴訟，TRIPS協定第34條第1項規定「如果依該專利製程所得到之物品為新的」（if the product obtained by the patented process is new），則專利權人可享有舉證責任反轉的優惠；亦即，應由被告舉證其侵權產品並非由系爭製程專利所製造。在台灣專利法中，第99條第1項即規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造」；但第2項亦規定該「推定得提出反證推翻之」，而若「被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同」時，「為已提出反證」。

不過，TRIPS協定第34條第1項並未明訂「新的」（new）是相對於該專利之申請日、優先權日、公開日、核准公告日、或侵權行為發生之日。但專利法施行細則第62條[1]卻規定若系爭專利有「主張優先權者」，專利法第99條之「申請前」指「該優先權日前」。這樣的解釋是否符合TRIPS協定，值得討論。

「新的」（new）用語在TRIPS協定的專利規範部分，亦出現在第27條第1項，其要求「應授予專利權之發明」（patents shall be available for any inventions）應是「新的」（new），即新穎性的概念。既然「新的」指涉所申請之「發明」，則雖該條文未明指「新的」之判斷基準日，比較適當的判斷基準日應為「申請日」，因為此符合一般國際上各國「先申請主義」制度的一致性。另「新的」應包括與所請「發明」的「他者」相比較之意義，亦即「新穎性優惠期」（grace period）的概念，而在一定條件下，讓發明人自願的公開不至於造成其發明不具可專利性之後果。

其次，在TRIPS協定第27條第1項未明訂「新的」是相對於申請日或其他日期之情況下，《保護工業財產巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，稱「巴黎公約」）第4條可供解釋上的參考。TRIPS協定第2條第1項指出TRIPS協定的會員國應遵守巴黎公約第4條的規定。亦即，巴黎公約第4條應為TRIPS協定規範內容的一部分，因而可協助解釋判斷「新的」之基準日。

巴黎公約第4條為「國際優先權」規範的來源。只要是於公約會員國內依法完成專利申請之申請人，其可以在其他會員國家於申請專利時享有「優先權」（right or priority）。優先權主張是有期間限制，而其期間的起始點是首次專利申請之申請日之隔日。

對發明專利申請案而言，優先權主張之期間為12個月。優先權主張可避免「後續的申請案」（subsequent filing）因在優先權期間內的申請人之特定活動而讓所請發明為無效（或不具可專利性）。這些特定活動包括發明的發表（publication）或利用（exploitation），亦即屬公開發明之行為。因此，如果無巴黎公約第4條，「首次申請案」後的發表或利用所請發明之活動將構成「後續申請案」的無效理由。

如果要享受優先權的保障，「後續的申請案」的申請日必須早於優先權主張期間之到期日。「後續的申請案」的申請日晚於到期日，則無法主張優先權。如果「後續的申請案」之所請發明已被公開（例如發明的公開實施），該發明在申請日當時將不是「新的」發明，故無法獲得專利。

巴黎公約第4條意涵「申請日」是可專利性的判斷基準日，故必須引入「優先權」概念，以讓於首次申請日後的公開發明的活動不會構成「後續的申請案」核駁事由。既然「申請日」做為巴黎公約下可專利性檢驗的基準日，則為求TRIPS協定和巴黎公約的一致性，TRIPS協定下的可專利性判斷基準日也應以「申請日」為準。因而，雖然TRIPS協定第27條第1項未明訂「新的」所相對的日期，「申請日」應可視為界定「新的」與否之基準日。

TRIPS協定第27條第1項之「新的」是針對「發明」，而TRIPS協定第34條第1項之「新的」是針對「依該專利製程所得到之物品」（the product obtained by the patented process）。因為TRIPS協定第34條第1項之「新的」是指「物品」而並非指「專利製程」（patented process）或專利（或發明），故其判斷「新的」之基準日無法比照第27條第1項而必然為「申請日」。

在「依該專利製程所得到之物品」用語中，「物品」與「專利製程」是共生關係。用來比較是否為「新的」之「物品」是由「專利製程」所得到，因而必須從「專利製程」所涉及的說明書（稱「系爭專利說明書」），以判斷或解釋「物品」應有的特徵或內容。亦即，判斷「物品」是否為「新的」應等於判斷系爭專利說明書所述之「物品」是否為「新的」。

雖然「物品」的客體回到系爭專利說明書來論，但此不表示判斷「新的」之基準日必然是系爭專利的「申請日」。TRIPS協定第27條第1項之「新的」是針對可專利性，但TRIPS協定第34條第1項之「新的」並非針對可專利性認定。因而，「申請日」不必然是TRIPS協定第34條第1項之「新的」所相對應的唯一日期。

因為判斷「依該專利製程所得到之物品」所用的資訊為「專利製程」（patented process）而非「製程專利」（process patent），故重點在於「製程」而非「專利」。雖然「製程」的資訊揭露於系爭專利說明書內，但卻不代表該說明書版本必然是國內案（即主張侵權時所在國的專利申請案）版本。

根據TRIPS協定，相同發明可以有多國申請案。因而，不但TRIPS協定第2條第1項引入巴黎公約的優先權制度；TRIPS協定第29條第1項也提到在判斷發明是否充分揭露時，「優先權日」可視為「申請日」。甚至TRIPS協定第29條第2項意涵專利申請案會有其相對應之外國申請案。因此，「專利製程」是以據以主張優先權之外國申請案（稱「優先權案」）為所揭露的內容為主，或是以國內案為基礎，是可爭論的。

如果對「依該專利製程所得到之物品」之解釋係由優先權案所揭露的內容來認定，則判斷「新的」的基準日應為「優先權日」，因為「新的」是對應於該外國申請案所揭露的製程、及其所得之物品。不過，這觀點的問題在於「專利製程」（patented process）用語係代表「製程」本身是揭露在國內案專利的製程。

再根據巴黎公約第4條，相同發明的各國專利間是互相獨立的，故優先權案於該國所獲得之專利權範圍不見得相同於該案之原始專利權範圍。不同的專利權範圍會導致不同的「依該專利製程所得到之物品」。因此，一派說法是「新的」的判斷基準日應以系爭專利（即國內案）之「申請日」，以透過系爭專利的說明書來解釋「物品」並據以比較，而較能符合「依該專利製程所得到」之意義。不過，這樣的擔心應是多慮的。如果優先權案之請求項範圍有縮減，此表示有引證案揭露相關物品的製程。亦即，「依該專利製程所得到之物品」早已為他人所發明，則系爭製程方法專利權人當然也無從主張舉證責任之反轉。

進一步，如果國內案之專利權範圍同於優先權案之所請權利範圍，則「新的」的判斷基準日應可提早到「優先權日」。對「製程」內容的認定，可回到最初的外國申請案。以該外國申請案的「申請日」為時間點，而檢驗「依該專利製程所得到之物品」是否為「新的」。如此，「新的」之判斷才能以「製程」為中心，以符合TRIPS協定第34條第1項之用語。

綜合上述討論，TRIPS協定第34條第1項之「新的」其判斷基準日可為「申請日」或「優先權日」。因為判斷的客體不是「專利」，而是「依該專利製程所得到之物品」，焦點應放在「製程」。對於有主張優先權之專利，「製程」的內容最早會出現在相關的外國申請案，故「新的」之判斷時點可提早至「優先權日」。

不過，因為「專利製程」為條約用語，「專利」仍是界定「製程」內容之因素。因而，對於製程專利之專利範圍已不同於外國申請案之特殊個案，「新的」判斷基準日應回到我國申請案之「申請日」。

雖專利法施行細則第62條對「申請前」之解釋非違背TRIPS協定第34條第1項，但其仍超過專利法第99條之範圍。雖然舉證責任置換有利於專利權人，但其屬不利於被告之規定，而有損被告訴訟上之利益。亦即，專利法施行細則第62條增加專利法對於侵權人之權利限制。

法院固然不受專利法施行細則之約束。但為避免因法院採用專利法施行細則第62條而造成之「牴觸法律」或「對人民自由權利增加法律所無之限制」爭議，本文建議專利法第99條應新增一項，而納入專利法施行細則第62條之全文，以杜絕爭議。

「本法第五十九條第一項第三款、第九十九條第一項所定申請前，於依本法第二十八條第一項或第三十條第一項規定主張優先權者，指該優先權日前。」