280期
2021 年 03 月 10 日
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USPTO與日韓合作的CSP方案試行期間延長兩年
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

USPTO與JPO、KIPO合作的Expanded CSP方案進入第三期試行,辦理期間自2020年11月1日再延長兩年,初步預定在2022年10月31日結束。若申請人恰好有意同時在美、日、韓申請專利,或可研究是否有適用機會。

USPTO與日本特許廳(JPO)、韓國特許廳(KIPO)合作的擴大版聯合檢索試辦計畫(Expanded CSP,expanded Collaborative Search Pilot),原定2020年10月結束試行,但這項試辦方案顯然有一定成效,農曆年前,USPTO宣布[1]進入第三期試行,辦理期間自2020年11月1日再延長兩年,初步預定在2022年10月31日結束。符合資格並獲准加入試辦計畫者,無額外官方規費,且因參加局依辦法應在限定期間完成並交換初步檢索結果,故有可能在更短時間內取得第一次實質審查意見書(first action on the merits;FAOM)、減輕對USPTO提交IDS的呈報負擔。若申請人恰好有意同時在美、日、韓申請專利,或可研究是否有適用機會。

CSP參加要件,三局各有不同規範,以USPTO為例,目前僅與JPO、KIPO有CSP合作,未來不排除再新增其他合作局。因是雙邊合作性質,也就是兩局就同一發明案交流檢索比對結果,因此必然需有對應案同時在兩局遞件並獲准參加CSP,而為避免排擠正常審查能量,CSP辦法限定每年每局最多有400件名額。依USPTO官網說明,截至2021年2月4日為止,無論是US-JP CSP或US-KR CSP,還留有七成以上的可用名額。

依USPTO公告的基本規則,准予參加者,美國申請案在寄發FAOM前享有Special Status優先排審順位, USPTO及合作局應於4個月內完成初步檢索(期間申請人無法提初步修正修改請求項),並在製發1st OA前交換參考彼此的初步檢索比對結果。合作局初步檢索找到的先前技術文獻會列在USPTO FAOM 所附PTO-892表中,正式納入美國案案卷,同時為USPTO審查官考慮,毋須申請人另行提交IDS呈報。

若有意參加,美國案需符合以下條件:

● 非Reissue的發明正式案,含PCT進入美國的美國國家階段申請案(US-KR CSP適用案件並包括植物申請案);

● 有效申請日落在2013年3月16日或該日後,且與合作局對應案有共同的最早優先權日,而此一最早優先權日落在2013年3月16日或該日後。依美國案及合作局對應案技術內容,請求項有同一先前技術比對日期;

● 獨立項數最多3項,總項數最多20項,無多重附屬項;

● 美國案及合作局對應案尚未開始實審;

● 美國案與合作局對應案所有獨立項需實質對應。所謂實質對應,也就是,排除請求項格式語文等形式問題,合作局對應案請求項內容若會令美國案請求項喪失新穎性或顯而易見,且美國案請求項與合作局對應案請求項屬同一類別(例:方法v.方法、物v.物)。

若有符合要件的美國案及合作局對應案,申請人需分別向USPTO及其合作局提出CSP申請。其中在USPTO部分,其美國案需

● 經EFS-Web或Patent Center提交Form PTO/SB/437。提交這份表格,其制式文字內容包括但不限於:

■ 授權USPTO提供該美國案基本書目資料、檢索結果、引證文獻及比對意見予合作局,並授權USPTO接受及考慮合作局找到的引證文獻及其比對意見;

■ 聲明同意在USPTO是否准予參加的決定書寄發後,不請求退檢索及超項費;及

■ 聲明若USPTO審查官認為需分組,同意電話無異議選組,否則官方視為申請人無異議選Claim 1該組發明;

■ 填入請求項對照表,說明美國案相關各項與合作局對應案各項的對應關係,並聲明美國案獨立項皆符合充分對應要件。

(合作局對應案不必然需同日向合作局遞出規定請求書表,但兩者相距須控制在15天內,倘若USPTO未在20天內收到合作局收件通知,即會初步作成拒予參加的決定);

● 合作局對應案若無英文公開本可供參考,需併提英譯。英譯可使用機器翻譯版本,毋須列出非對應請求項;

● 為符合請求項項數或實質對應要件,可併提初步修正。

若仍有CSP名額,收到請求書後,USPTO及合作局將審核請求書、申請案是否符合各項規定要件,被USPTO拒予參加者,有一次補救機會,官期為1個月或30天(取期限較長者,不可依37 CFR 1.136(a)繳費延期)。若完全符合各項要件,USPTO及合作局將以4個月的時間各自準備並分享檢索結果,故按辦法正常程序,申請人不會有額外的IDS負擔。

但若有例外狀況發生,比方USPTO未在辦法規定期間收到合作局初步檢索審查結果, 這種情況下,USPTO審查官製發FAOM前,實際上未及考慮合作局找到的引證資料,對應案OA引證資料也不會自動匯入美國案PTO-892表,由於CSP辦法中的跨局交流僅止於FAOM製發前,所以假使申請人認為這類引證資料與美國案所請發明可專利性判斷實質相關,那麼依美國專利法規,仍需自行提交IDS呈報,請USPTO審查官加以考慮。另可注意,相對於PPH,CSP實質對應要件對範圍修正的限制只限FAOM製發前,只不過,USPTO作成准予參加決定後,即無法退出CSP,若申請人為退出CSP或其他因素提Express Abandonment主動撤案並請求退檢索及超項費,USPTO將准予撤案,但依CSP辦法不予退費。

簡言之,美國案參加CSP,在FAOM製發前免費享有類似優先審查的加速效果[2],且在審查階段初期,USPTO即需於規定期間與JPO或KIPO交換檢索結果及初步比對意見,大大提升找出最佳先前技術文獻的機率,也方便鎖定可予專利的可能範圍,同一發明在不同專利局的排審時點、審查結果可望更趨一致、更有可預測性,由此取得的專利權預料也可能更為穩固。而據USPTO官網宣傳,參加CSP的申請案,相對較少OA,也比較不需再另以RCE啟動新一輪實審,核准率達90%以上……,雖然個案狀況不可能一概而論,但以上或許都值得申請人納入考量。

 

備註:

 

 

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