2019年5月日本政府公佈了修訂後的特許法(發明專利)等相關法令 (特許法等の一部を改正する法律)，並定於2020年4月1日正式生效。此次修法內容包括特許法新增查證制度、放寬侵權損害賠償的計算方式；意匠法修訂後擴大保護客體、放寬關連意匠的申請限制、延長意匠權存續期間、簡化申請流程、強化仿冒品查緝；而商標法則是對於公益團體（自治體、大學等）所擁有之著名商標，解除非專屬授權之限制等[1]。本文將針對特許法修法內容作一說明，意匠法修法的部份會於下一刊期另文說明。
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是次特許法的主要修法內容包括特許法新增查證 (證據蒐集) 制度及放寬侵權損害賠償的計算方式，現一一說明如下。
特許法修訂概要
本次修訂的查證制度以及損害賠償計算均與專利侵權訴訟相關。日本的專利侵權訴訟從訴訟提起到一審判決可分為兩階段：
(一) 侵害論：針對專利有效性及被控產品侵權與否進行審理
(二) 損害論：針對損害賠償金額進行審理
在第一階段，被告除了在法院審理程序中主張專利無效以外，也可另向特許廳請求特許無效審判(類似專利舉發)。專利權人也能向特許廳請求特許訂正審判 (類似專利更正) 來迴避先前技術。此時法院的侵權訴訟與特許廳的審判程序雙軌併行，法院通常會適度延緩訴訟進程，等待特許廳對於專利有效性的審決作為判斷參考。第一階段在原、被告雙方數次攻防後，法官認為已給予充分的意見陳述機會，便會針對此階段的結果公開心證。若法官認為侵權可能性較高，會請原、被告準備後續損害賠償金額的攻防，也就是進入第二階段損害論；若法官認為專利無效或不侵權的可能性較高，便會宣布審理終結，這也表示被告可以安心回家等判決，原告則要開始研擬和解或上訴的策略。
如圖1所示，本次特許法修訂即是針對此兩階段，於第一階段導入查證制度，於第二階段放寬損害賠償金額計算的限制。
圖1. 日本侵權訴訟新制
製圖/林家珍 (參考JPO修法說明資料製繪)
查證制度之導入
日本訴訟並不像美國有證據開示 (discovery) 制度，目前的證據蒐集相關法規包括文書提出命令 (特許法第105條、民事訴訟法221條)，以及證據保全 (民事訴訟法第234條)。然而，當遇上競爭對手廠內的製程技術、大型機台、未在市面流通的B to B商品，或是伺服器中的軟體程式等類型的侵權訴訟時，不僅證據蒐集難度高，現有的法令也有其應用上的限制。因此，為了降低原告舉證的難度，這次修法增加了訴訟證據的蒐集管道，日本參考了德國的證據檢查 (inspection) 制度而新增特許法105條之2的查證規定，其特點摘要如下：
| （一） |
啟動時點：在訴訟提起後，由原告 (聲請人) 請求啟動查證程序。此點跟德國的證據檢查制度常用在訴訟前證據蒐集有很大的不同。 |
| （二） |
啟動要件：原告必須在書狀中說明以下四點理由，並告知法院欲查證之地點、手段以及證物類型等。
（1） 證據取得的必要性
（2） 侵權的可能性
（3） 使用其他手段取得證據之困難性
（4） 不造成被告 (被查證人) 過度負擔之合理性 |
| （三） |
聽取對造意見： 法院會給予被告表示意見的機會，權衡判斷後決定是否啟動查證。 |
| （四） |
法院指派第三方查證人：法院發出查證命令後，會指派第三方查證人。雙方對於查證人的公正性若有疑義可提出迴避聲請。查證人偕同法院執行官到指定現場，進行查證命令所指定的證據蒐集行為，包括，像是對被告進行詢問、要求提出資料、裝置的確認、作動、計測或實驗等。原則上，原告不能參與查證過程，查證完成後，查證人會製作報告書提交給法院。 |
| （五） |
拒絕查證之後果：被告若無正當理由拒絕配合查證，法院得審酌情形認為原告的主張(侵權行為)為真實。 |
| （六） |
查證報告之送達與保密：法院會將查證報告送達至被告，被告可於兩週內提出不揭露申請，遮蓋營業秘密相關內容，但法院將權衡被告營業秘密的保護性以及原告舉證的必要性，最終決定報告揭露範圍。之後，原告可取得查證報告複本，作為訴訟相關證據。 |
| （七） |
即時抗告：對於法院的查證相關決定，不服的一方可提出即時抗告。 |
圖2. 新日本特許法引進的查證制度之流程
製圖/林家珍 (參考JPO修法說明資料製繪)
損害賠償金額計算方式調整
相較於美國和德國，日本的侵權訴訟敗訴方的損害賠償金額一直給人偏低的印象。法院對於賠償金額判斷偏向保守，勝訴方的律師費補償也僅約賠償金額再加一成，超出的部分無法再行補償。由於日本將損害賠償定位於填補侵權行為所造成的損失，因此也沒有懲罰性賠償的規定。
4月1日以前的現行特許法102條規定三種賠償金額的計算方式可擇一計算，其分別為：
| （1） |
第102條第1項： 原告產品單位利潤X被告產品販售數量 (以不超出原告販售能力為限) |
| （2） |
第102條第2項： 被告產品單位利潤X被告產品販售數量 |
| （3） |
若原告不願意揭露產品單位利潤，又難以舉證被告的產品單位利潤，尚有最低賠償金額的推定，即 第102條第3項: 產品單位權利金X被告產品販售數量 (推定為最低賠償金額) |
此外，第1項規定被告產品販售數量計算時，超過原告販售能力的部分不能被算入。也就是說當專利權人為中小企業，對於國際型企業的侵權行為，不論被告販售多少數量，專利權人只能取得相稱其販售能力的賠償金額，這樣的限制對於侵權行為的遏止效果有限。
於今年4月1號新法上路後，針對損害賠償金的計算方式有兩個重要調整。值得一提的是，新的計算方式同樣適用於實用新案 (新型專利) 法、意匠 (設計專利) 法、以及商標法。
(一) 放寬第102條第1項的限制
新法第102條第1項維持原告販售能力內的損賠計算，針對超出原告販售能力的數量，可以用權利金計算方式納入損賠金額。
舉例來說，假設：
被告販售量 100個
原告販售能力 30個
原告產品單位利潤 10000元
產品單位權利金 2000元
(1)依舊法102條第1項計算，賠償金額為30萬
即30個 X 10000元 =30萬
(2)依新法102條第1項計算，賠償金額提高至44萬
即30個 X 10000元 + (100-30) X 2000元 = 44萬
需說明的是，本例是用來幫助讀者理解計算方式的差異。實際侵權訴訟中，損害賠償金額的計算常需要考量其他競爭者的市場占有率、專利技術對產品的貢獻度等因素，計算上較為繁複。
(二) 放寬權利金的認定標準
此次並新增特許法第102條第4項：權利金之金額認定，可考量是在侵權前提下，被告與原告雙方合意之對價。
一般而言，非訴訟時的授權交涉，雙方會根據市場競爭情況、業界權利金行情、專利價值等進行價碼協商，對專利權人來說由於不確定因素較多，為了儘早達成協議，可能以較優惠的條件給予授權。但若進入訴訟，且被告被判侵權敗訴的風險提高時，雙方合意的權利金條件可能較訴訟前來的高。本條文的設立就是允許以被告侵權為前提，用較高的權利金標準來計算損害賠償金額。
結語
本次特許法的修訂，可以預期對侵權訴訟的審理將產生不少的改變。然而實務操作、判決方向、影響層面等，仍有許多不確定之處，後續仍需要觀察訴訟案件發展才能夠較為明確。
參考資料:
- 日本特許廳 特許法等改正説明会資料
https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/detail.html#ishou
- 令和元年（2019年）特許法改正～査証制度の新設／損害賠償算定方法の見直し～
弁護士法人イノベンティアhttps://innoventier.com/archives/2019/06/8697
- 特許侵害訴訟における査察制度導入の検討 ＩＰ知財塾
http://www.iip.or.jp/juku/pdf/th10/period10-01.pdf
- 特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて 特許庁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2017_11_zentai.pdf
備註：
- 商標法此部分之修訂已於2019年5月27日起施行。
| 作者： |
林家珍 |
| 現任： |
北美智權 專利工程處 |
| 學歷： |
美國加州大學柏克萊分校 法律碩士(LL.M)
陽明大學 生物化學研究所 碩士
清華大學 生命科學系 |
| 經歷： |
億光電子工業股份有限公司 智權處主管
工業技術研究院 東京辦事處 專案經理
台灣知名法律事務所 專利工程師 |
| 專長： |
日本智慧財產權法、國際(德、美、日、中)專利訴訟與專利授權 |
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