美國專利商標局 (USPTO) 於2019年10月再度更新專利適格性審查指南，唯未大幅變動其於年初公布的審查架構，此更新旨在釐清、闡明USPTO審查人員如何適用年初版本的專利適格性審查指南；透過理解10月更新版本，可讓欲申請美國專利的從業人員更清楚USPTO的審查過程與責任。因此，本文就依此次更新劃為五大重點，讓讀者可以快速掌握，包含： (1) 如何評價一申請專利範圍是否「引述」法定例外事項；(2) 2019 PEG所列舉的抽象概念群組再進化；(3) 如何評價一法定例外事項是否整合至實際應用；(4) 審查官因專利適格駁回申請案的釋明責任；(5) 促進申請人適用2019 PEG時與審查官的合作。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

2019年10月17日，USPTO針對其在年初發布的2019年專利適格性審查指南（2019 PEG）實施後所收集到的實務界意見回饋，再度公告一份長達22頁的更新版本（October PEG Update）[1]。如同本刊229期的專題介紹，2019 PEG將美國專利從業人員習知的Alice / Mayo兩步驟測試法中Step 2A另分拆成判斷一（prong one）和判斷二（prong two）兩部份。

更深入一些，根據2019 PEG，審查官於進行兩步驟測試法的2A判斷一中，首先需判斷申請專利範圍是否「引述」（recite）法定例外事項（judicial exception）?若屬抽象概念（abstract idea），需視該項概念是否可歸類為數學概念 （mathematical concepts）、組織人類活動的方法（certain methods of organizing human activity）和心智活動（mental processes）。若可歸類至上述群組，審查官則繼續進行Step 2A的判斷二，評估此法定例外是否可以「整合」（integrate）至「實際應用」（practical application），且申請專利範圍必須具備「額外元素」（additional element）使得此法定例外能整合至實際應用。若該法定例外無法整合至實際應用，審查官應繼續進行Alice / Mayo兩步測試法中的Step 2B，並將審查重點放在檢視其他額外元素之特性是否具備「發明概念」（inventive concept）[2]。本次10月的更新未大幅更動2019 PEG審查架構，而是旨在釐清、闡明USPTO如何適用2019 PEG，本文將之劃為五大重點：

(1) 如何評價一申請專利範圍是否「引述」法定例外事項；

(2) 2019 PEG所列舉的抽象概念群組再進化；

(3) 如何評價一法定例外事項是否整合至實際應用；

(4) 審查官因專利適格駁回申請案的釋明責任；

(5) 促進申請人適用2019 PEG時與審查官的合作。

如何評價一申請專利範圍是否「引述」法定例外事項

如上所述，根據2019 PEG，審查官於進行兩步驟測試法的2A判斷一時需判斷申請專利範圍是否「引述」法定例外事項。October PEG Update闡明所謂斷申請專利範圍「引述」法定例外事項，是指申請專利範圍「闡述」（set forth）或「描述」（described）法定例外事項。October PEG Update進一步分別舉例解釋：

• 「闡述」（set forth）：所稱「闡述」係指審查官可以「明確地」（expressly）在申請專利範圍的文字中找到法定例外事項。例如，若如1981年美國最高法院Diamond v. Diehr案[3]中，被判決不具適格的系爭專利，即是「清楚地」（clearly）以循序的計算步驟描述一數學方程式，則該等申請專利範圍的用字遣詞即是「闡述」法定例外事項。
• 「描述」（described）：所稱「描述」係指審查官無法直接在申請專利範圍的文字中找到，但可以認定該申請專利範圍文字在「暗指」（imply）法定例外事項。例如在Alice案中，系爭申請專利範圍即是在直接使用「第三方中介」（intermediated）和「交割」（settlement）等文字來「描述」第三方中介交割的程序此屬法定例外事項的發明。

由此可知，根據October PEG Update，如何認定申請專利範圍文字是否「描述」法定例外事項較「闡述」給予審查官更多的裁量權限。申請人除不應直接闡述法定例外事項外，亦應避免單純以文字敘述迴避法定例外事項，否則只要是被認定為有暗示性的「描述」，亦會落入此2A判斷一的「引述」法定例外事項。

2019 PEG所列舉的抽象概念群組再進化

October PEG Update澄清USPTO已不再要求審查官在判定申請專利範圍的專利適格時去比對該申請專利範圍是否落入被美國最高法院和聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決屬「抽象概念」等不具專利適格的類似發明案例。而是強調審查官應在兩步驟測試法的2A判斷一的階段判定所請申請專利範圍是否落入下方表格列舉的三個抽象概念群組。

資料來源: October PEG Update內容，李秉燊製表

October PEG Update強調若有申請專利範圍未落入以上列舉的三個抽象概念群組，但審查官仍認為該申請專利範圍有「引述」法定例外事項之虞者，審查官應將其提交至USPTO的科技中心（Technology Center）進行審視。

如何評價一法定例外事項是否整合至實際應用

如同前述，根據2019 PEG，若審查官判定申請專利範圍引述法定例外事項，其應繼續進行Step 2A的判斷二，評估此法定例外是否可以「整合」至「實際應用」。若該法定例外可以整合至實際應用，則該申請專利範圍並非抽象概念。October PEG Update進一步澄清只要申請專利範圍至少達到以下其中一個要件，即符合所謂「可以整合至實際應用」：

• 功能上增進：申請專利範圍具備的「額外元素」對於電腦或其他科技領域達到功能上的增進，進一步可參閱MPEP 2106.04(a)和2106.05(a)。
• 特定機器：在法定例外裝置一特定機器（particular machine or manufacture），進一步可參閱MPEP 2106.05(b)。
• 特定轉換：可以作用於物品的特定轉換，進一步可參閱MPEP 2106.05(c)。
• 特定治療：美國專利法允許醫療方法專利，故若申請專利範圍可以應用於特定治療或預防疾病的發明，在此亦符合所謂「可以整合至實際應用」，進一步定義可參閱USPTO在 2018年6月所發布的 Vanda備忘錄[4]。
• 其他有意義的限制：若欲讓引述法定例外事項的申請專利範圍符合專利適格，其必須包含敘述該物或方法發明可以應用於特定有意義的事物之限制，以避免壟斷法定不予專利的例外，進一步定義可參閱MPEP 2106.05(e)。

October PEG Update強調審查官在判定法定例外是否可以整合至實際應用時，應通盤審視所請申請專利範圍。

審查官因專利適格駁回申請案的釋明責任

October PEG Update要求審查官因所請申請專利範圍欠缺專利適格而駁回申請案時，應負釋明責任，說明所請申請專利範圍是在Step 1、Step 2A的判斷一、判斷二還是Step 2B等階段哪個環節無法通過審查。

首先，在Step 2A判斷一階段，審查官必須指出所請申請專利範圍引述（包含前述的闡述或描述）了何種法定例外事項，並解釋為何其認為該事項會被認為是法定例外。此外，在Step 2A判斷二階段，審查官在核駁時應說明其如何判定（1）所請申請專利範圍並無「額外元素」，或（2）經通盤審視後所請申請專利範圍並無可以整合至實際應用的例外事項。在Step 2B階段，審查官亦必須說明被核駁的申請專利範圍為何不具有「發明概念」。最後，October PEG Update亦指出當申請人修正（amend）所請申請專利範圍時，審查官均需重新承擔起審查的釋明責任。

促進申請人適用2019 PEG時與審查官的合作

October PEG Update強調雖然2019 PEG未訂定審查官沒有遵循時的罰則，但既然作為USPTO的準則（guideline），當然期待機關所屬人員包含審查官甚至是專利審判暨上訴委員會（PTAB）的行政專利法官（administrative patent judges）能夠遵行。但USPTO亦指出，雖然專利申請人得在申請案核駁後上訴至PTAB時爭執審查官未完全遵照2019 PEG規定審查，但PTAB審理的重點仍在審視系爭所請申請專利範圍是否具有專利適格，而非判定審查官是否遵從規定。因此，USPTO強調欲藉由2019 PEG5促進申請人提出專利申請案時在專利適格的議題上多與審查官合作，包含要求會面討論、諮商和審查官說明等，以共同讓在法律上應予專利的申請案達到專利適格的門檻。

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備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 美國杜克大學法學院碩士班 學歷： 國立交通大學科技法律研究所博士候選人 美國杜克大學法學院訪問學者 國立交通大學科技法律研究所碩士生（逕升博士班） 國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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