USPTO提案修改IPR等公告後審理程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則，並有試辦計畫可能全面適用新成案（Institution）案件的相關程序。為求審慎，近期剛涉入或有意提出IPR等程序的相關各方，或有必要了解提案內容。
USPTO 2018年10月發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則變更提案[1] ，徵集公眾意見[2] ，並規畫了一個於本文截稿時尚未推出但隨時可能發布的試辦計畫，且試辦計畫說不定會全面適用該日起成案（Institution）案件的相關程序。因此，提案辦法雖不必然生效，生效辦法也不必然與提案內容相同，但為求審慎，近期剛涉入或有意提出IPR、PGR、CBM等程序的相關各方，或有必要了解提案內容，以免應變不及。
MTA及後續MTA
依現行辦法，專利所有權人（Patent Owner；PO）與PTAB會商後，可提出一次MTA新增合理數目的替代項（Substitute Claim）。所謂合理，一般指原專利一項可在MTA新增一項替代，且替代項不得擴大原專利範圍或寫入New Matter。MTA只能回應程序所涉不予專利事由，並需就每一替代項敘明符合說明書書面敘述要件。至於後續MTA，則需滿足特定要件，即兩造為求和解而共同提出請求，或有其他充分理由，才能在獲得PTAB同意後提出。
然而法規雖有MTA及後續MTA機會，實務上，真正獲准修正的案件量十分有限。根據USPTO先前統計[3] ，截至2018年3月1日為止，已審結的3203件案件中，專利所有權人共提出305份MTA，其中189份請求新增替代項的MTA已有PTAB審理結果，且僅有7件全身而過，所占比例不到4%，部分通過的共11件，比例為6%。
為提供攻守陣營更充分的論述空間及更公平合理的遊戲規則，依此次USPTO提案架構，PTAB可針對MTA作成初步決定（Preliminary Decision），而一旦PTAB製發初步決定，即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件，保證專利所有權人有第二次提MTA的機會。
究竟什麼是PTAB「初步決定」？簡單說，依USPTO提案，IPR、PGR、CBM等程序成案後，專利所有權人即可提MTA新增替代項，程序請求人（Petitioner）有權提異議（Opposition）陳述反對意見，然後由PTAB考量雙方說法作成初步決定：MTA是否有機會符合法規要件？比對案卷記錄所載先前技術，程序請求人是否有機會成功證明替代項不具可專利性？
PTAB撰寫終局決定時，一般只考慮最後版本的MTA及替代項，不受初步決定內容約束，但有機會在程序早期得悉PTAB意向，這紙新增的初步決定，對程序兩造理論上應有相當高的參考價值。
MTA新規則提案
依PTAB初步決定結果，接下來的程序有兩套不同的發展：
1. 專利所有權人先攻
適用前提：
PTAB初步決定內容顯示，1) MTA不符法規要件，至少有一替代項的MTA可能被擋下，或2) 程序請求人證明，以現有案卷資料，有合理贏面可能讓MTA至少一替代項不具可專利性 。
流程概述：
專利所有權人可在規定期限內先手提出以下任一訴狀：
針對PTAB初步決定及程序請求人異議提出PO Reply，而程序請求人保有再 提Petitioner Sur-reply的回應權利；或
修改重送MTA，則程序請求人新增一次異議機會，而在言詞辯論之前，兩造還可再各提一份PO Reply、Petitioner Sur-reply發動攻擊。
若專利所有權人未於期限內先提出PO Replay或重送MTA，則改程序請求人先攻模式發展。
文件規範
重送MTA，僅可針對PTAB初步決定及程序請求人異議出現的議題，提出新的替代項及相關新答辯論點和證據，以佐證新替代項符合MTA法規及具可專利性。只有在PTAB判定原專利請求項不具可專利性時，終局決定才會處理其對應替代項是否具可專利性的問題。
異議及PO Reply可新增相關證據，以回應PTAB初步決定、專利所有權人重送MTA的新增證據或議題 。
Petitioner Sur-reply除交叉詰問PO Reply證人的證詞謄本之外，不得再引入新證據，基本只能回應PO Reply論點，並對其證人證詞及交叉詰問結果發表意見。
2. 程序請求人先攻
適用前提：
PTAB初步決定內容顯示專利所有權人可能取得完全勝利，即1) MTA符合法規要件，MTA所有替代項可望獲准，且2) 程序請求人未能證明，以現有案卷資料，有合理贏面可能讓MTA至少一替代項不具可專利性；或
專利所有權人未於期限內先提出PO Replay或重送MTA。
流程概述：
程序請求人可在規定期限內先針對PTAB初步決定提出Petitioner Reply，隨後程序請求人也可再以PO Sur-reply回應 。
文件規範：
Petitioner Reply可提新證據回應PTAB初步決定新增議題，但MTA異議未寫入的可專利性攻擊論點，不得在Petitioner Reply新增
PO Sur-reply除交叉詰問Petitioner Reply證人的證詞謄本之外，不得再引入新證據，基本只能回應Petitioner Reply論點，並對其證人證詞及交叉詰問結果發表意見。
若專利所有權人已提MTA，但程序請求人因故退出，而PTAB決定走完後續程序，則PTAB可向審查部門尋求協助，比方可由Central Reexamination Unit指派審查官，考慮案卷記錄相關資料及一般援引證據（例如兩造證人宣誓書證詞，但一般不會考慮交叉問證文書，也不涉及證人及證據可信適用度判斷），初步分析MTA有無擴大專利範圍、寫入New Matter等違規問題，以及就專利所有權人呈報或審查官自行檢索找到的先前技術，MTA所列替代項是否具可專利性等事項，寫成審查官諮詢報告（Examiner Advisory Report）。
審查官諮詢報告撰寫過程中，不會有面詢或其他與專利所有權人的直接互動，專利所有權人若有問題，只能聯絡PTAB，如MPEP 1701說明，審查官不會就其決定形成過程發表意見或同意作證。不論PTAB何時向審查部門尋求支援，專利所有權人都有機會回應審查官諮詢報告內容，且可對報告或PTAB初步決定新增的先前技術及議題提出新事證。
MTA新規則試辦計畫
USPTO在常態性實施新辦法或有程序改動時，常先推出中短期試辦計畫測試內部配合是否到位、使用者反應如何、有無需再調整的部分，因此這次為MTA新規則規畫試行辦法，也在意料之中，但如果未先準備，正式推出時，仍有可能打得相關各方措手不及。
適用客體
生效日期
提案辦法[4] ，每一MTA新規則所增加的步驟（請見圖1灰底步驟），USPTO預定只各給一個月的提交期限。依USPTO先前公告，即使是開始試辦後，公告的試行辦法也可能隨時依公眾意見修改。
圖 1. USPTO發布之試辦計畫初步流程圖
IPR、PGR、CBM等程序，PTAB依法需於成案之日起12個月內作成終局決定，受此絕對官期影響，PTAB公告後審理程序各步驟一向節奏緊湊。根據現行辦法，專利所有權人及程序請求人在成案後各有3個月的訴狀準備時間，但依USPTO前述提案新增三份文件（即PTAB初步意見、專利所有權人重送MTA、程序請求人就重送MTA提異議），各方動作時間都會進一步壓縮，有人為此表示憂心，也有人支持試行[5] ，目前無法得知USPTO會如何決定。但以USPTO局長Andrei Iancu上任後劍及履及的行事效率推測，或許這問題很快就會有答案。
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