我國專利制度之要旨在於，政府賦予專利權人專有排除他人未經其同意逕自實施該專利之排他權，以作為專利權人對公眾揭露其發明技術內容之交換，進而達成促進國內產業發展之最終目的。基於上述要旨，如果賦予實質相同之發明一個以上之專利權，各專利權之間會產生彼此互相排除對方實施之情事，最終將會導致該發明之相關技術無法有效地被公眾利用，有礙前述專利制度促進產業發展最終目的之達成。因此，我國專利法中包含了防止實質相同之發明取得複數專利之機制，主要為專利法第23條中關於「擬制喪失新穎性」與第31條中關於「相同發明之複數申請案的處理方式」之規定。

專利法第23條規定的擬制喪失新穎性的重點在於：申請專利之發明（以下稱後申請案），與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案（以下稱先申請案）所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利；但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

專利法第31條規定的相同發明複數申請案之處理方式的重點在於，相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者（以下稱先申請案）准予發明專利；但後申請者（以下稱後申請案）所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限；前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

乍看之下，上述專利法第23條和第31條似乎並沒有關聯性。然而，仔細思考之後，不難發現，這兩個法條規定的內容中有一個共同點。也就是，兩者都是將在後申請案申請前實際上尚未處於能被公眾所知悉狀態下之（先申請案中所記載的）發明，拿來作為可使後申請案的（申請專利範圍所記載）申請專利之發明無法取得專利之理由。也就是說，該等先申請案中所記載之發明，雖非後申請案申請前之已公開的先前技術，卻例外地被等同為使後申請案的申請專利範圍所記載之發明不具新穎性的先前技術。

我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查、第三章專利要件中雖已說明該二法條之相關規定，並提示當該二法條產生競合時，應優先適用專利法第23條之相關規定，然而當發明專利申請人在理解/應用審查基準關於該二法條之相關規定時還是會產生疑惑而無所適從。以下，提出幾個在實務上常遭遇到的問題，提出筆者之觀點。

問題1
專利法第23條（擬制喪失新穎性）制定之用意為何？為何排除相同申請人之適用？為何限制先後申請案均須為國內申請案？

說明：
（1）專利制度係政府授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的技術內容，並無授予專利之必要。因此，申請在後之發明專利申請案（後申請案）申請專利之發明（申請專利範圍）與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告的發明或新型專利申請案（先申請案）所附說明書、申請專利範圍或圖式所載之內容相同者，雖無喪失新穎性之情事，惟考慮已公開給公眾自由使用之發明（的專利權）不應復歸給（先申請案申請人以外之）特定第三人，爰以法律擬制其喪失新穎性，不得取得發明專利。同樣的道理，若先、後申請案之申請人為同一人，因不會發生權利復歸給特定第三人之情事，故排除擬制喪失新穎性之適用。

應注意的是，因為專利制度是採取屬地主義原則，相同發明在外國的（申請日在我國申請案申請日前但公開/公告日在我國申請案申請日後）先申請案並不會與該發明在我國的後申請案產生權利之競合或復歸之情事，所以擬制喪失新穎性之審查，其前後申請案應均為我國之發明或新型申請案。

（2）有關權利之復歸以下例說明：甲方提出一先申請案，其說明書中揭露A發明及B發明，僅於申請專利範圍中請求A發明，未請求保護之B發明自屬甲方公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要；若有一乙方提出一後申請案，於申請專利範圍中請求保護B發明，其申請日在甲方申請案公開前，該後申請案若可核准專利，則會有將可由公眾自由運用之技術（B發明）復歸（甲方以外之）特定第三人所專有，而產生使公眾蒙受不利益之情事，故訂定擬制喪失新穎性之規定處理此問題。但若後申請案由相同申請人（甲方）提出，因A發明及B發明皆為甲方所揭露，是否請求專利權本屬甲方固有之權利，並無權利復歸之問題，故專利法中特別訂定但書，將先後申請案之申請人相同的情況排除擬制喪失新穎性之適用。

問題2
為何審查基準中建議關於相同發明可同時適用專利法第23條與第31條之規定處理時，應優先適用專利法第23條？

說明：
處理相同發明間競合之問題，在實務上須考量的問題包括:當先、後申請案申請專利範圍之記載包含實質相同發明時，亦即問題1之說明（2）中乙方於申請專利範圍中請求A發明，應如何處理？於此情況下理論上，可同時以專利法第23條與第31條之規定進行處理，但專利法第31條之相同發明的認定比較嚴格（例如僅比對先後案申請專利範圍之發明、相同申請日申請案之發明須採雙向比對等，參照發明審查基準第三章相關內容），很容易發生後案申請人修正其申請專利範圍後，雖與先申請案所請非為相同發明但仍有擬制喪失新穎性之情事，故為避免導致申請人需進行多次申復、修正之困擾，審查基準中才會建議實務上優先以專利法第23條之規定處理比較完善。關於專利法第23條與第31條間之適用，筆者嘗試簡單整理如下：

1. 若不同申請日之先後申請案的申請專利範圍包含相同發明時，亦可同時以專利法第23條（擬制喪失新穎性）及專利法第31條（先申請原則）之規定進行處理，但原則上應優先以專利法第23條（擬制喪失新穎性）之規定處理。
2. 承A所述，其理由為：
3. 先申請原則要件所比對者為請求項所請之發明，然其可能因先申請案之申請人於申請過程中修正其請求項而有所變動，因而與後申請案非屬相同發明，導致原核駁理由於日後不適用。相對地，俟先申請案公開或公告後，始優先適用擬制喪失新穎性要件審查，則因先申請案公開後，理論上該公開之內容即不會再變動，據此公開之技述內容作出核駁理由，可使後申請案之申請人在一較穩定的前提下檢討核駁理由，以利後續申復、修正之進行。
4. 專利法第31條之相同發明的比對對象僅為先後申請案之申請專利範圍，很容易發生後案申請人修正其申請專利範圍後，雖與先申請案的申請專利範圍所載之發明非屬相同發明，但仍有擬制喪失新穎性之情事，故實務上仍建議以專利法第23條（擬制喪失新穎性）之規定處理（或同時輔以專利法第31條），比較完善。當然，若先後案申請人相同或申請日相同時，則只能以專利法第31條（先申請原則）之規定進行處理。

問題3
為何審查基準中提示於適用專利法第23條相關規定之際，於後申請案進行審查時先申請案須已公開，先申請案公開後是否撤回或是否取得專利並非須注意之事項；然而於適用專利法第31條相關規定之際，並不以先申請案為已公開為必要，但若先申請案於其申請後有不受理或撤回等情事時，則該先申請案不得做為該法條所謂先申請者？

說明：
如問題1之說明（1）所述，專利法第23條關於擬制喪失新穎性的規定，係基於將先申請案所記載之發明視為先申請案之申請人會揭露給公眾之技術內容，故以法律擬制為後申請案申請前之（關於新穎性）先前技術，該先申請案是否確實已揭露給公眾為是否適用專利法第23條之要件。因此，於後申請案審查之際先申請案必須處於已能為公眾所知悉之狀態，先申請案公開後已符合了專利法將其擬制為先前技術之要件，該先申請案嗣後是否撤回或取得專利，則與在後申請案申請前業已公開而成為先前技術之其他先專利申請案類似，無須注意該等先申案是否撤回或取得專利；專利法第31條之相關規定則並非將先申請案擬制為後申請案申請前之先前技術，僅單純地基於實質相同之發明不可賦予複數專利權之原則，排除後申請案取得專利權之情事，故先申請案是否有可能取得專利權才是適用該法條之要件，因此，若先申請案於其申請後有不受理或撤回等情事時，則該先申請案不得做為專利法第31條相關規定中所謂先申請者，但後申請案審查之際該先申請案是否能為公眾所知悉則不必作為適用該法條之要件。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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