184期
2017 年 5 月 03 日
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PTA時間都去哪兒了?
黃蘭閔/北美智權法規研究組

美國發明專利有Patent Term Adjustment(PTA)的制度,若官方審查程序耽擱,導致取得專利後的實際保護年限縮短,可以PTA機制調整專利權期間,補償專利權人損失。但這制度不只單方面對官方審查有要求,同時也課予申請人積極配合申請審查程序的義務,很多申請人其實不知道,某些申請專利期間常見作法,可能不知不覺吞掉了可能的PTA補償天數。

很多美國發明專利申請人都聽過,美國有專利權期間調整的補償制度,原文作Patent Term Adjustment(PTA),簡言之,如果因為官方審查程序耽擱,導致取得專利後的實際保護年限縮短,USPTO會利用PTA機制調整專利權期間,以補償專利權人損失。所以,若申請人花十年時間與USPTO鬥法角力,拿到發明專利之後,至少也該有兩三年的PTA天數予以補償吧?沒有的話,這PTA天數到底都到哪兒去了?

1995年美國專利制度開始導入PTA機制,經過幾次修訂,以下僅討論2000年5月29起申請之發明專利(不含Reissue案)適用辦法。依據35 USC 154(b),若官方審查過程延誤公告,變相縮短專利權期間,USPTO可以PTA調整延長專利權期間,一日的PTA調整天數,代表該專利之專利權期間可增加一日。若官方造成的各項延誤期間重疊,PTA天數應扣除重覆計算部分,使不超過專利公告實際延誤天數。

不過PTA辦法也課予申請人積極配合申請審查程序的義務,依35 U.S.C. 154(b)(2)(C)規定,申請人未以合理努力積極配合官方程序,PTA天數應扣除申請人延誤審查的天數(Reduction of Period of Adjustment of Patent Term)。申請人在USPTO OA或要求寄發3個月內未回覆、請求暫緩審查或公告、因申請人緣故導致廢案、暫時案轉正式案、答辯修正或其他回覆缺漏需補件、非應官方要求提補充回覆或其他文件、核准後再提修正等文件或RCE……,凡為37 C.F.R. 1.704(b)及(c)(1)~(13)條列事項,USPTO系統都會自動扣除PTA天數。

多數美國發明專利申請人都知道,一般OA通常有3個月的回覆時間,若來不及在官函指定的3個月期限內回覆,仍可依 37 C.F.R. 1.136(a)繳費請求展延回覆期限,最多可再買到3個月的時間。不過使用這條規定請求延期回覆的申請人,並不是人人都知道此舉將導致領證後可取得的PTA天數減少,事實上,逾3個月回覆官方OA或要求,正是USPTO最常引用的PTA扣除事由(37 C.F.R. 1.704(b))。

還有一種常見的PTA黑洞,例如申請人回覆OA後,在官方未主動要求的情況下,申請人又提交追加文件,亦會歸類為申請人延誤(37 CFR 1.704(c)(8)),導致PTA天數扣除。依37 C.F.R. 1.111(a)(2)所提補充答辯,列入這類應扣除項目,想必多數申請人都能接受,不過讓很多申請人感到意外的是IDS也劃了進來。然而,IDS呈報資訊常為美國或外國專利局對應案OA/引證資料,申請人無從預知控制官方審查進度,況且USPTO也希望鼓勵申請人盡早呈報,所以37 C.F.R. 1.704(d)又規定,若為文件收迄日起30日內呈報,只需符合條文各項規定並依37 C.F.R. 1.704(d)提交聲明,即可不計入申請人延誤。

欲延長領證後專利權可行使的期間,應多了解PTA規定

其實PTA是在20年專利權期間基礎上延續專利保護時間,但取得專利後可能面臨技術汰換、市場變化、商業化價值下降,或受其他因素影響,並非所有專利所有權人都會繳滿三期年費(maintenance fee),由此推測,部分申請人不熟悉PTA制度,或許也是因為PTA對其發明保護意義不大。但若申請人希望盡可能延長領證後專利權可行使的期間,就不妨多了解PTA規定。

譬如專利申請期間,申請人可盡量在3個月內回覆OA,倘若超出3個月回覆,申請人也應注意,儘管延期費是以月計價,但要開始倒扣的申請人延誤,是以天為單位扣除PTA天數。又或收到外國OA引證資料,也可盡快評估確認,若需向USPTO呈報,才有可能趕在30天內附37 C.F.R. 1.704(d)聲明完成IDS呈報作業。另方面,經PTA調整後的專利權期間終止日,不得超出TD(Terminal Disclaimer)設定的專利權終止日期,因此面對ODP(Obviousness-type Double Patenting)核駁時,希望最大化專利權期間的申請人,也可再衡量是否除提交TD外別無其他方法可克服核駁。

最後,如USPTO建議,申請人可多注意PAIR PTA記錄,發現錯誤即應立刻通知USPTO。若申請人已盡完全注意責任,仍因不可歸責於申請人的緣故,逾3個月指定期限才回覆官方OA,有機會在公告前依37 CFR 1.705(c)繳費請求加回一定天數,公告後若對USPTO給予的PTA計算結果有異議,也可依其他法規尋求救濟。

 

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