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176期


2017 年 1 月 11 日

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2016年美國專利法規相關事件回顧

黃蘭閔／北美智權法規研究組

美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內頒布AIA新法，帶來美國專利法半世紀最大變革，同時美國最高法院積極審理專利案件，亦為美國專利環境帶來重大影響。2017年隨川普（Donald Trump）政府上台，美國專利業界又將迎來什麼樣的新局？

2009年1月，美國總統歐巴馬（Barack Obama）帶著改革承諾入主白宮，在參眾兩院議員支持下，2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA；編號Public Law No: 112-29）[1]，為美國專利法帶來自1952年以降最大幅度的變革，同時也因美國最高法院積極審理專利案件，美國專利環境經由行政、立法、司法三方力量共同改造，變化不可謂不大。如今歐巴馬政府任期進入倒數計時階段，2017年隨川普（Donald Trump）接任美國總統一職，美國專利業界又將迎來什麼樣的變局？

簡言之，在歐巴馬總統主政的八年期間，一方面因AIA新法導入IPR等公告後審理（trial）程序，迄今已有許多專利在這些程序中遭到無效[2]，而美國最高法院及美國聯邦巡迴上訴法院（Fed. Cir.）近年多項判決，拉高可專利性門檻，生物科技和軟體電商這類新創技術企業，感受尤其深刻，加上時有媒體將Patent Troll[3]濫訴謀利與專利審查品質問題掛鉤，這幾年美國整體輿情似乎對專利所有權人不甚友善。而川普本人對專利的看法，目前外界仍是霧裡看花，但他競選期間誓言「讓美國再次偉大」、「讓下一代的製造及創新根留美國」，讓人好奇美國專利環境的風向是否即將轉變[4]。

例如，Innovation Act（H.R.9）、PATENT Act（S.1137）兩項修法提案[5]，被視為是美國專利訴訟制度改革的重要提案，其產生背景，就與當時高張的反Patent Troll氣氛有關，由於兩項法案的主要提案議員仍在職，很有可能再有後續發展。只不過，最新統計數據[6]顯示，2016年美國專利訴訟案件明顯減少，Unified Patents統計的地院案件量年減幅度達24.8%，且美國最高法院同意審理TC Heartland案[7]，有機會遏止擇地起訴（forum shopping）歪風，因此這兩項被視為會進一步提高專利權施行難度的修法提案，闖關機會或許會更加渺茫。

總體而言，美國保護主義意識擡頭，部分人士認為，簽訂國際協定、調和跨國制度若需「犧牲」美國短期利益及舊例原則，未來或許較難期待川普政府讓步[8]。事實上，預定接任美國商務部長的Wilbur Ross就被視為鷹派人物，而USPTO下任局長的繼任人選，現在仍不明朗[9]。

至於司法體系部分，2016年最重要的判決當然出自美國最高法院：2016年6月13日美國最高法院無異議就Halo案作成宣判[10]，一如事前預期，推翻Fed. Cir. 2007年Seagate案[11]揭示原則，構成蓄意侵權（應負責三倍懲罰性賠償）的門檻降低。而後宣判的Cuzzo案[12]則為USPTO背書，確定IPR程序應採用最寬廣合理解釋（BRI）標準解讀專利範圍，同時PTAB所做IPR程序成案決定不可上訴。而趕在年底前宣判的Samsung Electronics v. Apple案[13]，是美國最高法院百年來首度審理的設計專利案件，關於設計專利損害賠償計算基礎「製造物品」（article of manufacture）應如何擇取，8位大法官一致認為「製造物品」不必然為消費者所購買的整機，三星與蘋果的專利大戰，由三星取得這回合的勝利。

專利適格性仍為關鍵議題之一

同樣值得注意的，還有專利適格性（patent eligibility）相關判例發展。自美國最高法院就Alice、Myriad、Mayo等案作成判決，35 U.S.C. 101就成為美國專利申請案及已領證專利的大殺器，美國智慧財產權人協會（IPO）直言[14]，美國最高法院提示的判定標準難以在現實環境套用，各級法院審理及USPTO審查結果缺乏合理可預測性，嚴重衝擊生命科學及電腦實施發明（CII）產業[15]，不利吸引投資，亟待國會修法解套。

不過國會修法顯然遠水救不了近火，所幸在Fed. Cir.救援把關下，2016年新增Enfish[16]、Bascom[17]、Rapid Litigation Management[18]、McRO[19]、Amdocs[20]等專利適格判例。儘管仍有判決結果因人（即Fed. Cir.合議庭組成法官個人主觀心證）而異的批評[21]，而USPTO幾次公開討論及公告指南顯然也未滿足所有人期待[22]，但終究是慢慢摸索出一些參考方向。另方面，根據統計[23]，2016年截至12月22日為止，美國地方法院涉及35 U.S.C. 101專利適格性的判決共有158件，無效比率為53.8%，相較於2015年全年141件、無效比率69.5%，通過專利適格性檢驗的系爭專利比率明顯提高。只不過，這份統計同時指出，若地院無效判決再上訴，Fed. Cir.維持不具專利適格性的比率仍達七成以上。

IPR發展值得關注

2016年美國專利相關法院判例還有另一個焦點：AIA修法後新增的PTAB公告後審理程序。經過5年的施行操作，除Cuzzo案外，Fed. Cir.今年也有多項重要判例出爐：Ethicon案[24]確認，可由允許IPR成案的同一PTAB合議庭繼續後續程序審理工作；Synopsys案[25]及SAS Institute案[26]肯認，PTAB可依職權僅就一部專利範圍宣告IPR成案及撰寫終局決定；Arendi案[27]指出，常識不能用以替補先前技術組合中所缺少的請求項限制；Unwired Planet案[28]認定PTAB採用錯誤的CBM程序適用定義。至於Aqua Products案聯席審理（en banc）[29]，12月剛召開言辭辯論庭，專利所有權人在IPR程序中的修正限制能否放寬，2017年將見分曉；Fed. Cir.並在1月4日同意聯席審理Wi-Fi One案[30]，涉及IPR程序Petition法定期限問題的成案決定能否上訴，屆時將再有一番辯論。

USPTO統計結果顯示[31]，截至2016年9月底止的該年度間，USPTO受理的IPR案有1565件、CBM案94件、PGR案24件，雖然較2015年度數字略微下滑，然而若依Unified Patents前述統計，2016年美國五大專利紛爭審理處所，是以PTAB居冠，比東德州地方法院還熱門。PTAB程序受人青睞，有其成本優勢：AIPLA的2015年統計，如果是中型規模的專利訴訟，傳統訴訟模式的中位數成本約達美金310萬元，PTAB程序的中位數成本則為美金35萬美元左右，而按RPX去年年中說法，IPR程序多數花費在美金10萬到70萬元之間[32]。不過許多人認為PTAB程序不利專利所有權人，當然也是PTAB程序人氣度高的一大原因。

事實上，PTAB為統整公告後審理程序作業，先後指定多件相關裁定為Precedential Decisions[33]，且為使程序中攻防兩造有更平衡的立足點，USPTO 2016年4月1日再次修訂PTAB程序規則[34]，修法內容包括：程序成案前，准許專利所有權人提交新的專家證詞及其他證據、請求人有機會請求回應專利所有權人所提初步回覆、程序各項提交文件新增類似美國聯邦民事訴訟程序規則Rule 11的宣誓聲明文字、部分案件有機會改採地院Phillips案（非BRI）標準解讀專利範圍、程序主要文件改以字數（非頁數）限制篇幅等。同時PTAB在7月升級相關程序送件查詢系統，以新的PTAB E2E取代舊有平台。

致力提升專利服務品質

猶記得2015年底， USPTO眾多電子平台無預警在送件繳費高峰期癱瘓，迫使USPTO緊急宣布，該段期間視為美國專利法定義之哥倫比亞特區聯邦假日[35]，在那之後，USPTO系統部門面臨諸多檢討壓力，但也順勢翻新多項系統，除PTAB E2E，還有2016年4月上線的繳費系統Financial Manager，同時也積極催生新一代電子送件監控平台Patent Center[36]。根據USPTO統計[37]，截至2016年9月底止的2016年度間，該局受理的專利申請案件量較上年度增加逾5%，總數達65萬多件，1st OA平均於申請日起17.3月時寄發，而正式案平均可在申請日起25.3月時審結，兩項數據均較上年度平均的16.2月、26.6月縮短（2017年度目標則為14.5月、23.5月）。

且為回應各界對提升專利品質的期待，2015年USPTO啟動提升專利品質計畫Enhanced Patent Quality Initiative（EPQI）[38]，陸續拋出自動灌入相關先前技術及簡化公告流程、調整專利審查時間目標等議題，邀請公眾出席圓桌會議當面交流或以書面形式提供建言，又在USPTO內部及外部推動多項試辦計畫，相關評估結果及調整變動，應會在2017年逐一發布展現。

其中一項許多申請人、專利所有權人共同關注的焦點，應是USPTO規費調整計畫[39]。AIA賦予USPTO自訂規費權限，新規費結構及金額原定在2016年公告生效，但因外界對USPTO提案有許多不同意見，加上時值美國新舊政府交接時期，最終調整方案的公告時間一延再延，究竟何時調整，各方訊息並不統一[40]，且因仍有許多團體反對大幅調漲部分規費項目，USPTO最後會端出何種調整結果，只能靜待USPTO公告通知。

備註：